Il problema della tutelabilità con una privativa di intellectual property di una forma o comunque di un trovato realizzato in stretto ossequio ad esigenze funzionali, solitamente esaminato in tema di Marchi e disegni, trova ora esame In Diritto d’autore.
L’Avvocato Generale Sanchez Bordona (poi: AG) nelle sue Conclusioni 6.2.2020, C-833/18, SI-Brompton Bicycle Ltd. c. Chedec/Get2Get, prepara la causa in vista del successivo intervento della Corte di Giustizia (poi: CG)
Nel caso specifico si trattava di una bicicletta pieghevole che aveva ottenuto un brevetto sul meccanismo di piegatura, successivamente era diventato di pubblico dominio (§ 22).
Il creatore fa valere il Diritto d’autore nei confronti di un produttore coreano di una bicicletta molto simile.
La bicicletta su cui vanta diritto l’attore in contraffazione è la seguente:
Quella del convenuto è invece la seguente:
Naturalmente il coreano subito obietta che la privativa azionata è nulla in quanto l’opera (bicicletta) è stata creata in ossequio ad esigenze funzionali
È curioso che nè nel diritto europeo armonizzato né in quello nazionale esista una norma, che escluda la tutela quando la creazione è frutto solo di esigenze tecnico-funzionali: il che invece avviene per i marchi (art. 9 C.P.I.) e per i disegni e modelli (articolo 36 c.p.i.)
La questione si presenta sostanzialmente nuova per il Diritto d’autore: qui la norma, che potrebbe semmai essere utilizzata, è quella relativa alla creatività (art. 6 l. aut.) e/o quella per cui sono proteggibili le singole forme espressive ma non le idee astratte (art. 2 Trattato OMPI: <<Oggetto della protezione del diritto d’autore – La protezione del diritto d’autore copre le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali>> in www.admin.ch).
La normativa europea sul punto tace, come detto, anche se sono arrivate delle buone messe a punto di recente. ad es. v .sentenza CG 12.09.2019, Cofemel – Sociedade de Vestuário SA, contro G‑Star Raw CV, C-683/17 (§§ 29-30-31), la quale al paragrafo 31 cita il precedente CG 01.03.2012, Football Dataco ed altri c. Yahoo ed altri, C-604/10, § 39 in tema di banca dati.
Cofemel diceva cosi’: <<29 La nozione di «opera» considerata dall’insieme di dette disposizioni costituisce, come risulta da costante giurisprudenza della Corte, una nozione autonoma del diritto dell’Unione che deve essere interpretata e applicata in modo uniforme, e che presuppone il ricorrere di due elementi cumulativi. Da una parte, tale nozione implica che esista un oggetto originale, nel senso che detto oggetto rappresenta una creazione intellettuale propria del suo autore. D’altra parte, la qualifica di opera è riservata agli elementi che sono espressione di tale creazione (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2009, Infopaq International, C‑5/08, EU:C:2009:465, punti 37 e 39, e del 13 novembre 2018, Levola Hengelo, C‑310/17, EU:C:2018:899, punti 33 e da 35 a 37, nonché giurisprudenza ivi citata). 30 Quanto al primo di questi elementi, risulta da costante giurisprudenza della Corte che, perché un oggetto possa essere considerato originale, è necessario e sufficiente che rifletta la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del 1o dicembre 2011, Painer, C‑145/10, EU:C:2011:798, punti 88, 89 e 94, nonché del 7 agosto 2018, Renckhoff, C‑161/17, EU:C:2018:634, punto 14). 31 Per contro, quando la realizzazione di un oggetto è stata determinata da considerazioni di carattere tecnico, da regole o altri vincoli che non lasciano margine per la libertà creativa, non può ritenersi che tale oggetto presenti l’originalità necessaria per poter costituire un’opera (v., in tal senso, sentenza del 1o marzo 2012, Football Dataco e a., C‑604/10, EU:C:2012:115, punto 39, e giurisprudenza ivi citata)>>.
Rilevante è pure la sentenza CG 13.11.2018, Levola c. Smilde Foods, C-310/17, ove si legge: <<35 A questo proposito, affinché un oggetto possa essere qualificato come «opera», ai sensi della direttiva 2001/29, occorre che siano soddisfatte due condizioni cumulative. 36 Da una parte, l’oggetto di cui trattasi dev’essere originale, nel senso che costituisce una creazione intellettuale propria del suo autore (sentenza del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., C‑403/08 e C‑429/08, EU:C:2011:631, punto 97 e giurisprudenza ivi citata). 37 Dall’altra parte, la qualificazione come «opera» ai sensi della direttiva 2001/29 è riservata agli elementi che sono espressione di una siffatta creazione intellettuale (v., in tal senso, sentenze del 16 luglio 2009, Infopaq International, C‑5/08, EU:C:2009:465, punto 39, nonché del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., C‑403/08 e C‑429/08, EU:C:2011:631, punto 159).>> .
Tornando a SI-Brompton Bicycle Ltd. c. Chedec/Get2Get , l’AG si richiama alle approfondite conclusioni del collega AG Szpunar nella causa Cofemel, dove è analizzata la nozione di <<Opera>> e quindi passa ad analizzare il concetto di originalità (§ 59 ss).
Conclude dicendo che <<65 Da tali pronunce si può dedurre che, come criterio generale, non sarà possibile proteggere mediante diritto d’autore le opere (oggetti) di arti applicate la cui forma dipenda dalla loro funzione. Se l’aspetto di una di tali opere è dettato unicamente dalla sua funzione tecnica, in quanto fattore determinante, non potrà godere della tutela a titolo del diritto d’autore (40). 66. L’applicazione di questo criterio al diritto d’autore si pone sulla stessa linea vigente per i disegni e modelli e per i marchi: – per quel che riguarda i disegni e modelli (disciplinati dalla direttiva 98/71 o dal regolamento n. 6/2002) (41), né l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, né l’articolo 7 della direttiva 98/71 conferiscono diritti sulle «caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica» (42); – quanto ai marchi dell’Unione europea, l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 40/94 (43) introduce il divieto di registrazione come marchio dei segni costituiti dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico. 67 Riassumendo, i disegni la cui configurazione è determinata da ragioni tecniche che non lasciano spazio all’esercizio della libertà creativa non possono beneficiare della tutela del diritto d’autore. Al contrario, la mera circostanza che un disegno presenti alcuni elementi funzionali non lo priva di detta tutela a titolo del diritto d’autore>>
Ed allora non ci sono problemi applicativi, quando <<le menzionate ragioni tecniche annullano, praticamente, il margine di creatività. Le difficoltà sorgono, tuttavia, quando i disegni coniugano caratteristiche funzionali e artistiche. A priori, siffatti disegni misti non dovrebbero essere esclusi dalla tutela del diritto d’autore, il che succederà invece quando gli elementi funzionali prevalgano su quelli artistici fino al punto che questi ultimi diventino irrilevanti>> (§ 68)
Si avvale in via analogica della nota sentenza CG 14.09.2010, LEGO c. UAMI, C-48/09, relativa al marchio di forma peri famosi mattoncini da gioco: << 73 [La Corte] Ha inoltre sostenuto che, «circoscrivendo l’impedimento alla registrazione stabilito dall’art. 7, n. 1, lett. e), sub ii), del regolamento n. 40/94 ai segni costituiti “esclusivamente” dalla forma del prodotto “necessaria” per ottenere un risultato tecnico, il legislatore ha tenuto debitamente in considerazione la circostanza che tutte le forme di prodotto, in una certa misura, sono funzionali e che pertanto sarebbe inopportuno escludere la registrazione come marchio di una forma di prodotto per il solo motivo che essa presenta caratteristiche funzionali. Impiegando i termini “esclusivamente” e “necessaria”, tale disposizione garantisce che la registrazione sia esclusa solamente per le forme di prodotto che si limitano ad incorporare una soluzione tecnica e la cui registrazione come marchio comprometterebbe quindi effettivamente l’utilizzo di tale soluzione tecnica da parte di altre imprese» (49). 74. Ciò premesso, la Corte ha fornito alcune importanti precisazioni sulla «presenza di uno o più elementi arbitrari minori in un segno tridimensionale i cui elementi essenziali sono tutti dettati dalla soluzione tecnica che tale segno esprime»: – da un lato, questo elemento «non intacca la conclusione che detto segno è costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria ad ottenere un risultato tecnico» (50); – dall’altro, «(…) la registrazione di siffatto segno come marchio non [può] essere rifiutata in base a tale disposizione se la forma di prodotto in causa incorpora un elemento non funzionale principale, quale un elemento ornamentale o di fantasia che ricopre un ruolo importante in detta forma» (51). 75. Quanto alla nozione di forma necessaria per ottenere il risultato tecnico desiderato, la Corte ha confermato la tesi del Tribunale, vale a dire «che tale condizione non implica che la forma in causa debba essere l’unica che consente di conseguire detto risultato» (52). Ha aggiunto che «l’esistenza di altre forme che consentono di ottenere il medesimo risultato tecnico non costituisce (…) una circostanza idonea ad escludere l’impedimento alla registrazione» >>.
L’AG -ecco il punto centrale della Conclusioni- ritiene appropriato applicare in via analogica le argomentazioni della Corte utilizzate in quella sede e quindi conclude così: << è possibile rispondere al giudice del rinvio. Quest’ultimo sembra affermare che l’aspetto della bicicletta controversa era necessario per ottenere il risultato tecnico (54), il che costituisce una valutazione di fatto che spetta esclusivamente ad esso. Se, con tale affermazione, intende dire che sussiste il nesso di esclusività tra l’aspetto e la funzionalità, al quale ho fatto riferimento in precedenza, la risposta alla sua prima questione dovrebbe essere che non può concedersi la tutela a titolo del diritto d’autore.>> (§ 76)
Sulla seconda questione pregiudiziale (<<il giudice del rinvio intende sapere, in particolare, quale incidenza possano avere, al fine di valutare il rapporto tra la concezione della forma dell’oggetto e il raggiungimento del risultato tecnico perseguito, quattro fattori specifici da esso stesso elencati>>, § 77), l’AG passa ad esaminare l’incidenza dei quattro fattori esaminati dal g. del rinvio: i) l’esistenza di un brevetto anteriore, ii) l’esistenza di possibili altre forme che permettono di conseguire lo stesso risultato tecnico, iii) la volontà della serito contraffattore, iv) l’efficacia della forma (profilo non molto chiaro).
Vediamo brevemente il secondo fattore e cioè l’esistenza di possibili altre forme che permettono di giungere al medesimo risultato tecnico
Qui l’AG si rifà al caso Doceram, C-395/16, cit. subito sotto, nel quale era stato stabilito che l’esistenza di altre soluzioni alternative è irrilevante.
L?AG però aggiunge che <<84 La lettura di tale sentenza fa quindi emergere l’irrilevanza delle soluzioni alternative al fine di chiarire il nesso di esclusività tra le caratteristiche dell’aspetto e la funzione tecnica del prodotto. Non autorizza, tuttavia, ad escludere che tali soluzioni alternative possano avere alcuna incidenza, in quanto elemento idoneo per riconoscere un margine alla creazione intellettuale che conduce al medesimo risultato tecnico. 85. Nei modelli in cui l’intersezione dell’arte con il disegno è particolarmente evidente, vi saranno maggiori possibilità di libertà creativa (60) per configurare l’aspetto del prodotto. Come proposto dalla Commissione in udienza, l’integrazione degli aspetti formali con quelli funzionali, nelle opere di arti applicate, dovrà essere analizzata in dettaglio per stabilire se l’aspetto di tali opere non sia interamente determinato dalle esigenze tecniche. In alcuni casi sarà possibile separare, quanto meno idealmente, gli elementi che obbediscono a considerazioni funzionali da quelli che obbediscono soltanto a libere scelte (originali) del loro ideatore, suscettibili di tutela a titolo del diritto d’autore>>
L’AG capisce che queste sue riflessioni <<possano essere considerate piuttosto teoriche e forse non risultano di grande aiuto per il giudice del rinvio, confrontato con il difficile compito di stabilire quali elementi creativi possano essere tutelati in una bicicletta la cui funzionalità richiede la presenza di ruote, catena, telaio e manubrio, a prescindere dalla forma >> (§86). Però, quasi sconsolatamente, aggiunge che <<in una prospettiva legata all’interpretazione della norma, più che alla sua applicazione a una determinata fattispecie, ciò che conta è ricordare che, secondo la Corte, la risposta a questa parte della seconda questione pregiudiziale si deduce dalla sentenza DOCERAM.>> (§ 87),.
Conclude che <<la soluzione esposta in relazione ai disegni e modelli può essere trasposta, mutatis mutandis, per determinare il grado di originalità delle «opere» con applicazione industriale che i loro autori intendono proteggere a titolo del diritto d’autore.>> (§ 88). In pratica non dà un grande ausilio alla CG per applicare l’insegnamento di Doceram.
Passiamo ora brevemente alla predetta sentenza Doceram, Corte di Giustizia 08.03.2018, C-395/16, Doceram GmbH c. CeramTec GmbH.
Sui fatti di causa: <<10 La DOCERAM è una società che produce componenti in ceramica di tipo ingegneristico. Essa fornisce, in particolare, perni di centraggio per saldatura al settore automobilistico, al settore delle macchine tessili e all’industria meccanica. Essa è titolare di diversi disegni o modelli comunitari registrati per perni di centraggio per saldatura di tre diverse geometrie, ciascuna declinata in sei tipi. 11 Anche la CeramTec produce e commercializza perni di centraggio nelle stesse varianti di quelle protette dai disegni o modelli della DOCERAM. 12 Lamentando una violazione dei disegni o modelli comunitari la DOCERAM adiva il Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf, Germania) con un’azione inibitoria nei confronti della CeramTec, la quale proponeva una domanda riconvenzionale volta a far dichiarare la nullità dei disegni o modelli contestati, con la motivazione che le caratteristiche dei prodotti in questione erano determinate unicamente dalla loro funzione tecnica.>>
Le questioni sollevate erano (§ 16) :
<<«1) Se si debba ritenere sussistente una caratteristica determinata unicamente dalla funzione tecnica, non attributiva di protezione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento [n. 6/2002], anche nel caso in cui l’effetto estetico non presenti alcun rilievo per il disegno del prodotto, bensì la funzionalità (tecnica) costituisca l’unico fattore determinante per il disegno stesso.
2) In caso di risposta affermativa della Corte alla prima questione: sotto quale profilo occorra valutare se le singole caratteristiche dell’aspetto di un prodotto siano state determinate unicamente sulla base di considerazioni di funzionalità. Se il criterio determinante sia quello dell’“osservatore obiettivo” e, in caso di risposta affermativa, come debba essere definita tale nozione»>>.
Il caso è importante perché è il primo ad esaminare l’articolo 8 c. 1 del regolamento 6 / sui disegni e modelli , secondo cui <<Articolo 8 Disegni o modelli di aspetto dettato dalla sua funzione tecnica e disegno o modello d’interconnessione – 1. Un disegno o modello comunitario non conferisce diritti sulle caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica.>>
Circa l’espressione «caratteristiche dell’aspetto di un prodotto che sono determinate unicamente dalla sua funzione tecnica», la CG osserva che <<né l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 né altre disposizioni di tale regolamento e neppure la direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998 sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (GU 1998, L 289, pag. 28), che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 36 delle sue conclusioni, è all’origine di tale articolo 8, paragrafo 1, precisano cosa si debba intendere con questa espressione. Inoltre, tale regolamento e tale direttiva non operano alcun rinvio ai diritti nazionali per quanto riguarda il significato da attribuire a detti termini.>>, § 19.
Come sempre in questi casi, mancando rinvio a legge Nazionale, il concetto va determinati in via autonoma livello europeo (§ 20)
La conclusione – un pò frettolosa- è che << 22 Per quanto riguarda, anzitutto, il tenore letterale dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, è giocoforza constatare che, in assenza di definizione di tale espressione, quest’ultimo non stabilisce alcun criterio per valutare se le caratteristiche dell’aspetto di un prodotto siano determinate unicamente dalla funzione tecnica di quest’ultimo. Non risulta quindi né da tale articolo né da nessun’altra disposizione di tale regolamento che l’esistenza di disegni o modelli alternativi in grado di eseguire la medesima funzione tecnica di quella del prodotto in esame costituisca l’unico criterio per determinare l’applicazione del suddetto articolo. 23 Per quanto riguarda, poi, il contesto dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, si deve rilevare che tale disposizione rientra nella sezione 1 del titolo II di tale regolamento, intitolata «Requisiti per la protezione», e concerne il caso in cui la protezione non sia conferita da un disegno o modello comunitario alle caratteristiche dell’aspetto di un prodotto laddove esse siano determinate unicamente dalla funzione tecnica di quest’ultimo. Secondo il considerando 10 di tale regolamento, l’esclusione della protezione in questo caso non comporta la necessità che disegni o modelli possiedano un valore estetico. Non è dunque necessario, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 27 delle sue conclusioni, che l’aspetto del prodotto interessato sia di tipo estetico per poter godere della protezione in forza del medesimo regolamento.>>
Del resto è decisivo l’aspetto, nella tutela dei disegni e modelli (§ 25).
Ne segue che <<una simile affermazione tende a confermare un’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 secondo la quale tale disposizione esclude la protezione conferita da detto regolamento nel caso in cui l’esigenza di realizzare una funzione tecnica del prodotto in questione sia l’unico fattore che abbia dettato la scelta fatta dal creatore di una caratteristica dell’aspetto di tale prodotto, mentre le considerazioni di altra natura, in particolare quelle connesse all’aspetto visivo di detto prodotto, non abbiano svolto alcun ruolo al momento della scelta di tale caratteristica.>>, § 26.
La Corte richiama quindi i §§ 40-41 della Conclusioni dell’AG , cit. sotto, e dice che <<se la sola esistenza di disegni o modelli alternativi che consentano di realizzare la stessa funzione tecnica del prodotto in questione fosse sufficiente per escludere l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, non si potrebbe evitare che un operatore economico faccia registrare, a titolo di disegno o modello comunitario, più concepibili forme di un prodotto che incorporano caratteristiche del suo aspetto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica. Ciò permetterebbe a un operatore economico di godere, per un prodotto del genere, di una protezione in pratica esclusiva ed equivalente a quella offerta dal brevetto, senza essere sottoposto alle condizioni applicabili al rilascio di quest’ultimo, e sarebbe tale da impedire ai concorrenti di offrire un prodotto che incorpori alcune caratteristiche funzionali o limiterebbe le soluzioni tecniche possibili e priverebbe pertanto detto articolo 8, paragrafo 1, del suo effetto utile.>>, § 30.
Ne segue che <<si deve dichiarare che l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 esclude la protezione, ai sensi della normativa in materia di disegni e modelli comunitari, delle caratteristiche dell’aspetto di un prodotto laddove considerazioni di natura diversa dall’esigenza che detto prodotto assolva alla propria funzione tecnica, in particolare quelle connesse all’aspetto visivo, non abbiano svolto alcun ruolo nella scelta delle suddette caratteristiche, quand’anche esistano altri disegni o modelli che consentono di assicurare la medesima funzione. Si deve dichiarare che l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 esclude la protezione, ai sensi della normativa in materia di disegni e modelli comunitari, delle caratteristiche dell’aspetto di un prodotto laddove considerazioni di natura diversa dall’esigenza che detto prodotto assolva alla propria funzione tecnica, in particolare quelle connesse all’aspetto visivo, non abbiano svolto alcun ruolo nella scelta delle suddette caratteristiche, quand’anche esistano altri disegni o modelli che consentono di assicurare la medesima funzione.>>, § 31.
In ultima analisi allora <<occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 deve essere interpretato nel senso che, al fine di accertare se caratteristiche dell’aspetto di un prodotto siano determinate unicamente dalla funzione tecnica di quest’ultimo, occorre dimostrare che tale funzione è il solo fattore che ha determinato dette caratteristiche, non essendo determinante, al riguardo, l’esistenza di disegni o modelli alternativi>>, § 32.
La seconda questione riguarda il se il parametro soggettivo sia quello dell'<<osservatore obiettivo>>, § 33.
La -anche qui- veloce risposta della Corte è quella, secondo cui << 36 in considerazione della finalità perseguita dal regolamento n. 6/2002, in particolare, come si evince dal punto 28 della presente sentenza, di creare un disegno o modello comunitario direttamente applicabile e protetto in tutti gli Stati membri, spetta al giudice nazionale, al fine di valutare se le caratteristiche dell’aspetto di un prodotto rientrino nell’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, tenere conto di tutte le circostante oggettive rilevanti di ciascun caso di specie. 37 Come ha rilevato l’avvocato generale, in sostanza, ai paragrafi 66 e 67 delle sue conclusioni, una simile valutazione deve, segnatamente, essere effettuata con riguardo al disegno o modello di cui trattasi, alle circostanze oggettive indicative dei motivi che hanno dettato la scelta delle caratteristiche dell’aspetto del prodotto in questione, ai dati relativi alla sua utilizzazione o ancora all’esistenza di disegni o modelli alternativi che consentono di realizzare la stessa funzione tecnica, purché corroborati da elementi probatori affidabili>>.
Di conseguenza bisogna <<rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 deve essere interpretato nel senso che, al fine di valutare se le caratteristiche dell’aspetto di un prodotto siano determinate unicamente dalla funzione tecnica di quest’ultimo, ai sensi di tale disposizione, spetta al giudice nazionale tenere conto di tutte le circostanze oggettive rilevanti di ogni caso di specie. A tal proposito, non occorre basarsi sulla percezione di un «osservatore obiettivo»>>, § 38.
Su questa lite però sono molto più interessanti le Conclusioni dell’AG HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE 19.10.2017, C-395/16, che affrontano con ben diversa profondità il tema. Tema assai importante nella pratica poichè, da un lato, la domanda di protezione delle forme è frequente e, dall’altro, spesso (soprattutto con riferimento ai marchi di forma, art. 9 c.p.i.) l’avverbio <<esclusivamente/unicamente>> viene letto come se fosse <<prevalentemente>>: quindi con un certo allontanamento dalla disposizione testuale.
