Mese: Agosto 2021

Ancora sul deposito di marchio in mala fede

Il Trib. UE 09.06.2021, T-396/20, Aeroporto di Villanova d’Albenga SpA (Riviera-Airport), c. EUIPO-Aéroports de la Côte d’Azur di Nizza, interviene sul tema, che sta diventando sempre pi frequententemente occasione di liti.

Si veda nella sentenza il marchio figurativo chiesto in registrazione.

L’opposizione fu basata sull’art. 52 reg. 207/2009 per cui: <<Su domanda presentata all’Ufficio o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione, il marchio UE è dichiarato nullo allorché:a) …;  b) al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente ha agito in malafede.>>

La sentenza non contiene particolari elaborazioni teoriche ma interessanti elementi fattuali, importanti per l’operatore.

In generale ricorda che <<31  When interpreting the concept of bad faith, the Court of Justice has found previously that while, in accordance with its usual meaning in everyday language, bad faith presupposed the presence of a dishonest state of mind or intention, that concept had moreover to be understood in the context of trade mark law, which was that of the course of trade. In that regard, it held that Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark (OJ 2014 L 11, p. 1) and Regulations No 207/2009 and 2017/1001, which were adopted subsequently, had the same objective, namely the establishment and functioning of the internal market. The rules on the EU trade mark are aimed, in particular, at contributing to the system of undistorted competition in the European Union, in which each undertaking must, in order to attract and retain customers by the quality of its goods or services, be able to have registered as trade marks signs which enable the consumer, without any possibility of confusion, to distinguish those goods or services from others which have a different origin (see judgment of 12 September 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, paragraph 45 and the case-law cited).

32      The Court of Justice inferred from this that the absolute ground for invalidity referred to in Article 52(1)(b) of Regulation No 207/2009 applied where it was apparent from relevant and consistent indicia that the proprietor of an EU trade mark had filed the application for registration of that mark not with the aim of engaging fairly in competition but with the intention of undermining, in a manner inconsistent with honest practices, the interests of third parties, or with the intention of obtaining, without even targeting a specific third party, an exclusive right for purposes other than those falling within the functions of a trade mark, in particular the essential function of indicating origin recalled in paragraph 31 above (see judgment of 12 September 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, paragraph 46 and the case-law cited).

33      The Court of Justice has also held that the intention of a trade mark applicant is a subjective factor which, however, had to be determined objectively by EUIPO. Consequently, any claim of bad faith must be the subject of an overall assessment, taking into account all the factual circumstances relevant to the particular case. It is only in that manner that a claim of bad faith can be assessed objectively (see judgment of 12 September 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, paragraph 47 and the case-law cited).>>

L?ufficio aveva rigettato l’opposizione di malafede <<on the basis of the documents in the file, that (i) prior to the date on which the contested mark was filed, namely 22 February 2017, there was no airport called Riviera Airport in Italy, (ii) there was no evidence showing that an air transport service or any other commercially relevant service had actually been provided in that airport under the sign Riviera Airport and (iii) the activities carried out between September 2016 and July 2017 showed only the applicant’s preparatory activities with a view to potentially relaunching Albenga Airport under the name Riviera Airport.  In that regard, it should be noted that all the commercial documents, such as invoices or communications with the public, which the applicant submitted are associated either with the names Aeroporto Clemente Panero or Aeroporto di Villanova d’Albenga, or with the abbreviation AVA, and that it added the element ‘riviera airport spa’ to its company name only in July 2017, namely after initiating opposition proceedings. The Board of Appeal was also unable to find that either an article from the online encyclopaedia Wikipedia or email addresses had probative value since the content of the former could have been created or altered by anyone and there was no proof that the latter had been used in the context of a commercial or professional activity. The only document in the file in which the name Riviera Airport appears is an internal document relating to a modernisation plan referring to the airport with the names above; that plan was not communicated externally. On the basis of the evidence produced by the applicant, the Board of Appeal was able to find, correctly, that the applicant had not proved earlier use of the name Riviera Airport and that its mere plan to use that name in the future was not in itself conclusive for a presumption of bad faith>>, §§ 38-39.

Nè è stata ravvisata la mala fede per l’allegata violazione di un rapporto previo fiduciario, che non  è stato accertato: << 43  In that regard, it must be held that the Board of Appeal did examine other factual circumstances. As a second step, the Board of Appeal focused its examination on the applicant’s arguments relating to the alleged fiduciary relationship between the applicant and the intervener.   44      In that context, according to the applicant, the existence of an earlier cooperation agreement between the applicant and a subsidiary of the intervener establishes that there had been a business and fiduciary relationship between the parties, in the context of which the ‘Riviera Airport Project’ design master plan was sent and a meeting was held, and, as a consequence, the intervener should have refrained from applying to register the contested mark.   45      As the Board of Appeal correctly explained in paragraphs 43 to 54 of the contested decision, neither the contact which was made in February 2017 between the applicant and the intervener nor an investment agreement allow it to be concluded that there was a fiduciary relationship which required the intervener to refrain from applying to register the contested mark or, consequently, that the latter acted in bad faith.   46      As regards the contact which was made in February 2017, it must be noted that that contact is based on the letter of 20 February 2017, sent by A (director and new owner of the applicant) to B (CEO of Aéroports de la Côte d’Azur), in which A wrote that the airport Villanova of Albenga had been privatised and that he was the new owner of it. The following day, A also sent two copies of a design master plan for the ‘Riviera Airport’ project and expressed his hope of having a productive meeting on Friday 24 February. It is apparent from a cease-and-desist letter of 19 May 2017 sent by the intervener to the applicant that that meeting took place and that, during that meeting, the applicant sought the intervener’s consent to use the sign Riviera Airport, which the intervener categorically refused to give.  47      As regards the existence of an earlier cooperation agreement concluded between the applicant and a subsidiary of the intervener, it must be held, as the Board of Appeal found, that that agreement is irrelevant in so far as that agreement, which was entered into at the end of 2012 and the term of which ended in 2014, contains nothing capable of affecting the present case or the contested sign. It follows that there was no obligation on the intervener to refrain from applying to register the contested mark>>

Investitore qualificato nel TUF e nel reg. Consob 11522 del 1998: rilevanza della dichiarazione in tal senso emessa dal cliente

In Cass. 20.249 del 15.07.2021, rel. Amatore, trovi precisazioni sul concetto di <OPERATORE QUALIFICATO> nel TUF ai fini della disciplina del servizio di investimento (art. 21 TUF e art. 31 reg. Consob 11522 del 1998):

<<Giova ricordare in termini generali che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nei contratti di intermediazione finanziaria, la dichiarazione formale di cui all’art. 31, comma 2, Reg. Consob n. 11522 del 1998 (applicabile “rationae temporis”), sottoscritta dal legale rappresentante, in cui si affermi che la società amministrata dispone della competenza ed esperienza richieste in materia di operazioni in strumenti finanziari, vale ad esonerare l’intermediario dall’obbligo di effettuare per suo conto ulteriori verifiche al riguardo, gravando sull’investitore l’onere di provare elementi contrari emergenti dalla documentazione già in possesso dell’intermediario. Ne consegue che in giudizio, sul piano probatorio, l’esistenza dell’autodichiarazione è sufficiente ad integrare una prova presuntiva semplice della qualità di investitore qualificato in capo alla persona giuridica, gravando su quest’ultima l’onere di allegare e provare specifiche circostanze dalle quali emerga che l’intermediario conosceva, o avrebbe dovuto conoscere con l’ordinaria diligenza, l’assenza di dette competenze ed esperienze pregresse (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 8343 del 04/04/2018).

L’art. 31, comma 2, Reg. Consob n. 11522 del 1998 individua come operatore qualificato “ogni società o persona giuridica in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dal legale rappresentante”.

Dal rivestire tale qualifica discende – per la SC- l’inapplicabilità <<di numerose prescrizioni, come dispone l’art. 31, comma 1, del citato regolamento, vale a dire la previsione della forma scritta D.Lgs. n. 58 del 1998, ex art. 23, la disciplina del conflitto di interessi (art. 27 reg. Consob), gli obblighi di informazione attiva e passiva (art. 28 reg. Consob), le previsioni in tema di operazioni inadeguate (art. 29 reg. Consob). La legge prevede forme di tutela differenziata, sulla base della vigilanza regolamentare svolta dalla Consob, riconoscendo la necessità di graduare la tutela giuridica offerta alla clientela degli intermediari finanziari, in particolare nei casi in cui il cliente sia già, di per sé, in grado di riconoscere e valutare le caratteristiche e i rischi specifici dell’operazione finanziaria proposta dall’intermediario.

Occorre anche ricordare la differenza di trattamento, nel vigore del reg. n. 11522 del 1998, delle persone giuridiche dalle persone fisiche, quanto alla qualità di operatore qualificato. Mentre, per le prime, la disposizione richiede una dichiarazione per scritto del cliente (c.d. autoreferenziale), per le persone fisiche l’accento è posto direttamente sul possesso delle effettive qualità, che vanno rese note (“documentino”) all’intermediario, non rilevando la mera autodichiarazione (cfr., al riguardo, infatti, il diverso principio di diritto enunciato da Cass. 27 ottobre 2015, n. 21887).

Secondo questa Corte, nel vigore dell’analogo disposto di cui all’art. 13 del regolamento Consob approvato con delibera 2 luglio 1991 n. 5387, è sufficiente, ai fini dell’appartenenza del soggetto alla categoria delle persone giuridiche aventi la veste di operatore qualificato, l’espressa dichiarazione scritta richiesta dal regolamento, la quale esonera l’intermediario dall’obbligo di ulteriori verifiche, in mancanza di elementi contrari emergenti dalla documentazione già in suo possesso, e permette al giudice ex art. 116 c.p.c. di ritenere sussistente detta qualità (Cass. 26 maggio 2009, n. 12138). Tale sentenza, dunque, ha ritenuto la dichiarazione dell’investitore sufficiente sia per esonerare l’intermediario dal compiere accertamenti ulteriori al riguardo, sia per ritenere provata in giudizio la qualità, anche come unica e sufficiente fonte di prova. A fronte della menzionata dichiarazione scritta per le persone giuridiche, la sentenza sopra ricordata ha dunque reputato come la dichiarazione autoreferenziale dell’investitore, la quale attesti, nella fase genetica del contratto, di essere un operatore qualificato ai fini della normativa di settore, integri una presunzione semplice di tale qualità (cfr. sempre, Cass. n. 8343/2018).>>

Trasferimenti immobiliari in sede di divorzio congiunto: le Sezioni Unite chiariscono che sono ammissibili

Cass. sez. un. 29.07.2021 n. 21.761  chiariscono (annosa questione!) che in sede di divorzio congiutno (e di separazione) sono ammissibili accordi di trasferimento immobiliare. Il verbale di udienza che documenta l’accordo cistituisce atto pubblico.

Al § 3.5: <<Dando, conclusivamente, risposta al quesito posto dall’ordinanza di rimessione, queste Sezioni Unite affermano i seguenti principi di diritto: “sono valide le clausole dell’accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento; il suddetto accordo di divorzio o di separazione, in quanto inserito nel verbale d’udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell’art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio resa ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 16, che, in relazione alle pattuizioni aventi ad oggetto le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa, ovvero dopo l’omologazione che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione a norma dell’art. 2657 c.c.; la validità dei trasferimenti immobiliari presuppone l’attestazione, da parte del cancelliere, che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui alla L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1-bis; non produce nullità del trasferimento, il mancato compimento, da parte dell’ausiliario, dell’ulteriore verifica circa l’intestatario catastale dei beni trasferiti e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.>>

Segnalo solo un precedente passaggio:

<<3.4.4.3 E’ del tutto evidente, pertanto, che – ferma la natura costituiva della sentenza che definisce il procedimento di divorzio a domanda congiunta, con la peculiarità che siffatta pronuncia è emessa sull’accordo delle parti, sia pure avente natura ricognitiva dei presupposti per la pronuncia sullo status, che il Tribunale ha comunque il dovere di verificare – la sentenza in parola viene a rivestire un valore meramente dichiarativo, o di presa d’atto, invece, quanto alle condizioni “inerenti alla prole ed ai rapporti economici”, che la domanda congiunta di divorzio deve “compiutamente” indicare. Fermo il limite invalicabile costituito dalla necessaria mancanza di un contrasto tra gli accordi patrimoniali e norme inderogabili, e dal fatto che gli accordi non collidano con l’interesse dei figli, in special modo se minori.

3.4.5. La pacifica – secondo tutta la giurisprudenza di legittimità succitata – natura negoziale degli accordi dei coniugi, equiparabili a pattuizioni atipiche ex art. 1322 c.c., comma 2, comporta pertanto che – al di fuori delle specifiche ipotesi succitate – nessun sindacato può esercitare il giudice del divorzio sulle pattuizione stipulate dalle parti, e riprodotte nel verbale di separazione. Come del resto – sul piano generale – il giudice non può sindacare qualsiasi accordo di natura contrattuale privato, che corrisponda ad una fattispecie tipica, libere essendo le parti di determinarne liberamente il contenuto (art. 1322 c.c., comma 1), fermo esclusivamente il rispetto dei limiti imposti dalla legge a presidio della liceità delle contrattazioni private e, se si tratta di pattuizioni atipiche, sempre che l’accordo sia anche meritevole di tutela secondo l’ordinamento (art. 1322 c.c., comma 2).

3.4.6. E’ del tutto evidente, pertanto, che l’impostazione seguita – nel caso di specie – dalla Corte d’appello si è tradotta, in concreto, in un limite ingiustificato all’esplicazione dell’autonomia privata, che potrebbe dispiegarsi – ad avviso della Corte territoriale esclusivamente in direzione di un accordo obbligatorio, avente il valore sostanziale di un preliminare, e non di un atto traslativo definitivo. L’operazione ermeneutica che ne è derivata si è concretata, pertanto, in una sorta di peculiare – quanto inammissibile – “conversione” dell’atto di autonomia, che da trasferimento definitivo è stato trasformato d’ufficio, dal giudice, in un mero obbligo di trasferimento immobiliare>>

Conflitto di interessi dell’intermediario e risarcimento dei danni cagionati

Cass. 20.251 del 15.07.2021 rel. Marulli, decide una lite sul conflitto di interessi (cdi)  tra intermediario (I.)  e cliente, regolato dalla’rt. 21.1bis TUF e spt. dall’art. 23 reg. congiunto BANCA D’ITALIA E DELLA CONSOB AI SENSI DELL’ARTICOLO 6, COMMA 2-BIS,  TUF del 29.10.2007.

Detto art. 23 recita: << 1.  Gli intermediari adottano ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o tra clienti, al momento della prestazione di qualunque servizio e attività di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi.
2. Gli intermediari gestiscono i conflitti di interesse anche adottando idonee misure organizzative e assicurando che l’affidamento di una pluralità di funzioni ai soggetti rilevanti impegnati in attività che implicano un conflitto di interesse non impedisca loro di agire in modo indipendente, così da evitare che tali
conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti.
3. Quando le misure adottate ai sensi del comma 2 non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, gli intermediari informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura e/o delle fonti dei conflitti affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano>>

Per l’I., non c’era più l’obbligo di astensione in caso di cdi (§ 3.1) a seguito di modifiche normtive.

Per contro, la SC precisa che semplicemente è stato ritenuto sufficiente il consenso tacito, nulla di meno.

Dice la SC: <<L’art. 23 Reg. congiunto, nel testo applicabile alla specie, non ha affatto abdicato al principio “disclose or abstain” alla base della previgente disciplina del conflitto di interesse risultante dall’art. 27 Reg. Consob 1 luglio 1998, n. 11522, ma nel quadro di una riorganizzazione di essa fondata sul principio della prevenzione si è passati, quanto alla posizione dell’investitore, da un’impostazione basata sul principio del consenso espresso ad un’impostazione basata ora sul principio del consenso tacito.

In ragione dei mutamenti che attraversano senza sosta il mercato finanziario e che rendono il conflitto di interessi una dimensione potenzialmente presente in qualunque contrattazione finanziaria, l’intento dei riformatori si è infatti indirizzato in direzione di un’attualizzazione della relativa disciplina per mezzo principalmente di un’accresciuta responsabilizzazione degli intermediari, chiamati, qui, come già più in generale previsto dall’art. 21, comma 1 bis, TUF, ad adottare “ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o tra clienti” (art. 23, comma 1) e a gestire “i conflitti di interessi anche adottando idonee misure organizzative… da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti” (art. 23, comma 2); e ciò non senza, però, fare nel contempo salva l’avvertenza che “quando le misure adottate ai sensi dell’art. 2 non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, gli intermediari informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano” (art. 23, comma 3).

Quest’ultima disposizione rafforza la convinzione che l’intermediario che intenda promuovere la conclusione di un’operazione in conflitto di interessi deve informarne previamente il cliente (“gli intermediari informano chiaramente i clienti prima di agire per loro conto”) e solo dopo averne ottenuto il consenso (“possano assumere una decisione informata”) l’operazione può avere seguito. E’ vero, a questo riguardo, che la norma non ne fa cenno, ma la prestazione del consenso è implicitamente presupposta dalla circostanza che l’intermediario non può agire se non dopo aver posto il cliente nella condizione di prendere una decisione informata, che non può che essere perciò espressione di assenso da parte sua, dato che diversamente l’intermediario si troverebbe nella condizione di non potere portare a termine l’operazione. Il passaggio normativo rilevante sta piuttosto nel fatto non già che l’intermediario possa prescindere dal consenso dell’investitore, ma che quel consenso che in precedenza doveva essere prestato in forma espressa oggi può essere manifestato anche per mezzo di un comportamento concludente, quale è da ravvisarsi nel fatto che l’investitore, debitamente notiziato della conflittualità dell’operazione, non si opponga ad essa e ne autorizzi così tacitamente la conclusione. Il che e’, all’evidenza, cosa ben diversa da quella predicata dal motivo, persistendo in difetto di /’disclosure,, il dovere dCabstain,, dell’intermediario, che non può infatti effettuare l’operazione in conflitto di interessi se non dopo aver informato il cliente ed avere da questo ottenuto, sia pure per effetto di un comportamento concludente, il consenso alla sua esecuzione.>>

Inoltre  circa la censura dell’aver ravvisato nesso di causa in re ipsa tra inadempimento e danno, quando dovere di astensione -per il ricorrente- non c’era, la SC ribadisce sia il dovere di astensione che la esattezza della tesi della causalità in re ipsa.

Così motiva:  <<Esso riposa su un presupposto (l’insussistenza di un dovere di astensione da parte dell’intermediario in caso di conflitto di interessi) del tutto inveritiero come si è spiegato rigettando il secondo motivo di gravame, non avendo il legislatore – e, per esso, le autorità delegate all’adozione dei provvedimenti attuativi – con le disposizioni regolanti la specie inteso disgiungere l’obbligo di trasparenza, che impone di informare il cliente che l’operazione avviene in conflitto di interessi, ed il dovere di astensione ove il cliente non sia posto in condizione di prendere una decisione informata, prestando il proprio consenso all’operazione. Sicché, come bene ha indicato il P.M. una volta “individuato l’oggetto della tutela che è la consapevole e compiuta informazione del cliente su ogni aspetto dell’operazione in strumenti finanziari, la violazione delle misure apprestate in quella direzione e delle regole poste per impedire il pericolo del pregiudizio definisce come tale la responsabilità del soggetto intermediario o collocatore a titolo omissivo”.

Ciò del resto rispecchia un intendimento già enunciato da questa Corte in relazione alla fattispecie a suo tempo prevista dall’art. 27 Reg. Consob 11522/1998, che postulava, non diversamente del resto da quanto si è osservato in relazione alle disposizioni applicabili al caso di specie, l’obbligo dell’intermediario di astenersi dalle operazioni in conflitto di interessi se non debitamente autorizzate dall’investitori. In tali ipotesi si sosteneva, sottolineandosi segnatamente la peculiarità di essa rispetto alla violazione degli obblighi informativi più generalmente previsti a carico dell’intermediario, ove, come si è ricordato ancora di recente, la funzione dei medesimi di colmare l’asimmettria informativa tra le parti è foriera solo di una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio (Cass., Sez. I, 17/04/2020, n. 7905), “la violazione dell’obbligo giuridico di astensione a carico dell’intermediario esclude la necessità dell’accertamento del nesso causale, da ritenersi in “re ipsa“; invece nella differente ipotesi dell’inosservanza dell’obbligo di informazione attiva, specificamente prevista dall’art. 28, comma 2, del Regolamento Consob n. 11522 del 1998, l’esistenza del nesso causale andrà accertata in concreto, non potendosi escludere che l’investitore, una volta correttamente informato, avrebbe deciso di dar corso ugualmente all’investimento”.

Ne’ vi è ragione di deflettere da siffatto indirizzo in considerazione dei visti mutamenti normativi, poiché come si è precisato, rigettando il secondo motivo di ricorso, il principio in virtù del quale le operazioni in conflitto di interessi non possono avere seguito senza il consenso dell’investitore non è stato accantonato, ma ha solo visto mutare il suo assetto, con la conseguenza che l’operazione posta in essere dall’intermediario in una situazione di conflitto di interessi del quale egli non abbia previamente informato l’investitore e rispetto al compimento della quale, sia pure nella vista forma del consenso tacito, egli non sia stato perciò autorizzato, qualora si riveli pregiudizievole, è fonte di indubbia responsabilità dell’intermediario, dato che solo l’adesione ad essa dell’investitore recide il nesso di causalità altrimenti sussistente tra la violazione dello specifico obbligo informativo a cui è tenuto l’intermediario nel dar corso ad un’operazione in conflitto di interessi e il danno che ne patisce l’investitore.>>

<Indubbia responsabilità>, però, è eccessivo: la responsabilità c’è solo se c’è danno. E’ fonte di eventuale danno <indubbiamente collegato da nesso causale alla violazione>, semmai.

Sul quantum:

<<La Corte d’Appello, nel confermare sul punto l’assunto del giudice di primo grado e nel ritenere quindi corretta la liquidazione del danno patito dal R. nella differenza tra quanto investito e quanto riscosso, mostra di condividere il criterio più generalmente enunciato in materia da questa Corte, che ne raccomanda la parametrazione “in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento del relativo acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria” (Cass., Sez. I, 14/11/2018, n. 29353).>>.

Nell’indirizzarsi in questa direzione la C. di appello <<ha dato forma ad un giudizio di valore che basandosi sull’apprezzamento di circostanze di fatto emerse nel corso della vicenda sostanzia un accertamento di merito non suscettibile di essere sindacato da parte questa Corte, tanto più considerando che la pretesa “potenzialità” del danno, eccepita dalle ricorrenti nel formulare il motivo, è tale non già in forza dei dati concreti disponibili al momento della decisione ma in ragione di ipotetici e non prevedibili rimborsi futuri, sicché, come ancora annota il PM, potenziale non è il danno liquidato dal decidente ma, potenziali sono semmai gli ulteriori rimborsi che l’investitore potrebbe essere deputato a ricevere in futuro.>>.

Pertanto, motivo di ricorso inammissibile.

L’intelligenza artificiale può essere “inventor” per il diritto australiano

La querelle aperta dal dr. Thaler con la sua DABUS machine, che sta cercando di ottenere brevetto inventivo a nome proprio ma come avente causa dall’inventore costituito da intelligenza artificiale (IA), trova ora una soluzione posiiva in Australia.

Qui la Corte Federale con decisione 30.07.2021, Thaler v Commissioner of Patents [2021] FCA 879, file n° VID 108 of 2021, con analitico esame,  riforma la decisione amministrativa di rifiuto.

<<Now whilst DABUS, as an artificial intelligence system, is not a legal person and cannot legally assign the invention, it does not follow that it is not possible to derive title from DABUS. The language of s 15(1)(c) recognises that the rights of a person who derives title to the invention from an inventor extend beyond assignments to encompass other means by which an interest may be conferred.>>, § 178

Per cui dr. Thaler legittimanente dichiara di essere avente causa da DABUS: <<In my view, Dr Thaler, as the owner and controller of DABUS, would own any inventions made by DABUS, when they came into his possession. In this case, Dr Thaler apparently obtained possession of the invention through and from DABUS.  And as a consequence of his possession of the invention, combined with his ownership and control of DABUS, he prima facie obtained title to the invention.  By deriving possession of the invention from DABUS, Dr Thaler prima facie derived title.  In this respect, title can be derived from the inventor notwithstanding that it vests ab initio other than in the inventor.  That is, there is no need for the inventor ever to have owned the invention, and there is no need for title to be derived by an assignment.>>, § 189.

E poi: <<In my view on the present material there is a prima facie basis for saying that Dr Thaler is a person who derives title from the inventor, DABUS, by reason of his possession of DABUS, his ownership of the copyright in DABUS’ source code, and his ownership and possession of the computer on which it resides. Now more generally there are various possibilities for patent ownership of the output of an artificial intelligence system. First, one might have the software programmer or developer of the artificial intelligence system, who no doubt may directly or via an employer own copyright in the program in any event.  Second, one might have the person who selected and provided the input data or training data for and trained the artificial intelligence system.  Indeed, the person who provided the input data may be different from the trainer.  Third, one might have the owner of the artificial intelligence system who invested, and potentially may have lost, their capital to produce the output.  Fourth, one might have the operator of the artificial intelligence system.  But in the present case it would seem that Dr Thaler is the owner>>, §§ 193-194.

In sitnesi, <<in my view an artificial intelligence system can be an inventor for the purposes of the Act. First, an inventor is an agent noun; an agent can be a person or thing that invents.  Second, so to hold reflects the reality in terms of many otherwise patentable inventions where it cannot sensibly be said that a human is the inventor.  Third, nothing in the Act dictates the contrary conclusion.>>, § 10.

Si osservi che dr Thaler <<is the owner of copyright in DABUS’s source code. He is also the owner, is responsible for and is the operator of the computer on which DABUS operates.  But Dr Thaler is not the inventor of the alleged invention the subject of the application.  The inventor is identified on the application as “DABUS, The invention was autonomously generated by an artificial intelligence”.  DABUS is not a natural or legal person.  DABUS is an artificial intelligence system that incorporates artificial neural networks.>>, § 8

Avevo segnalato il precedente inglese contrario con post 02.10.2020.

Un mese prima dr. Thaler aveva ottenuto il brevetto sulla stessa invenzione in Sud Africa: ne dà notizia www.ipwatchdog.com con post 29 luglio u.s. ove anche il link al documento amministrativo in cui si legge che l’istante è Thaler ma l’inventore è DABUS.

(notizia e link alla sentenza da gestaltlaw.com)

Copyright, fair use e Application Programming Interfaces (APIs) alla Corte Suprema (fine della lite Oracle v. Google?)

La Suprema Corte (SC) ha deciso la causa Oracle v .Google reltiva al copiaggio della seconda dilinee di codice della prima proprie di Application Programming Interfaces (APIs) : Supreme Court No. 18–956, April 5, 2021, GOOGLE LLC v. ORACLE AMERICA, INC.

Molti i commenti : ad es. v. la sintesi di  Bernardini-Borgogno in www.lavoce.info del 4 agosto 2021    e l’approfondito esame di Lemley-Samuelson, Interfaces and Interoperability After Google v. Oracle, Texas Law review, 2021, vol. 100/1 .

Ricordo poi il più approfondito lavoro di Lemley-Samuelson, Interfaces and Interoperability After Google v. Oracle, luglio 2021, per cui la SC ha errato nel non esaminare la questione della proteggibilità o meno delle Sun Java Application Program Interface (API), limitandosi a dar ragione a Google in base al fair use (per la ragine più liquida in sostanza; ). Meglio, più che <non esaminando>, si dovrebe dire <ipotizzandone la proteggibilità: “assume[d], but purely for argument’s sake, that the entire Sun Java API falls within the definition of that which can be copyrighted”. Metodo decisionale incomprensibile, dovendosi decidere via via le questioni secondo l’ordine logico, che prevede l’anteriorità di quella sulla proteggibilità rispetto a quella sulla difesa da fair use.

Per gli aa. invece la proteggibilità via copyright va negata.

Rigettata (per ora) la domanda antitrust della FTC statunitense contro Facebook

Leggo in post odierno del prof. Hovenkamp su promarket.org che sono state rigettate le domande giudiziali della FTC Federal Trade Commission  e degli Attorney General statali separatamente presentate contro Faceook: v. sentenze 28 giugno 2021 reperibili qui e rispettivamente qui (link forniti dal cit. post dell’illustre studioso).

La censura si appunta sulla misurazione del market share:

<<Even accepting that merely alleging market share “in excess of 60%” might sometimes be acceptable, it cannot suffice in this context, where Plaintiff does not even allege what it is measuring. Indeed, in its Opposition the FTC expressly contends that it need not “specify which . . . metrics . . . [or] ‘method’ [it] used to calculate Facebook’s [market] share.” FTC Opp. at 18.  In a case involving a more typical goods market, perhaps the Court might be able to reasonably infer how Plaintiff arrived at its calculations — e.g., by proportion of total revenue or of units  sold. See U.S. Dep’t of Justice & FTC, Horizontal Merger Guidelines § 5.2 (2010) (suggesting these to be the typical methods). As the above market–definition analysis underscores, however, the market at issue here is unusual in a number of ways, including that the products therein are not sold for a price, meaning that PSN services earn no direct revenue from users. The Court is thus unable to understand exactly what the agency’s “60%–plus” figure is even referring to, let alone able to infer the underlying facts that might substantiate it.  

Rather than undergirding any inference of market power, Plaintiff’s allegations make it even less clear what the agency might be measuring. The overall revenues earned by PSN services cannot be the right metric for measuring market share here, as those revenues are all earned in a separate market — viz., the market for advertising. See Redacted Compl., ¶ 164; see also, e.g., id., ¶ 101 (noting that prior to its acquisition, in addition to competing in the PSN services market, “Instagram also planned and expected to be an important advertising competitor” to Facebook). Percent of “daily users [or] monthly users” of PSN services — metrics the Complaint mentions offhandedly, see Redacted Compl., ¶¶ 3, 97 — are not much better, as they might significantly overstate or understate any one firm’s market share depending on the various proportions of users who have accounts on multiple services, not to mention how  often users visit each service and for how long>> (v. a p. 28-29).

Ottimista (dal punto di vista della FTC) ciò nonostante  è il post 19 luglio del prof. Newman su promarket.org.

La fusione tra società determina l’estinzione della incorporata

Le sezioni unite enunciano il seg. principio di diritto <<«La fusione per incorporazione estingue la società incorporata, la quale non può dunque iniziare un giudizio in persona del suo ex amministratore, avendo facoltà della società incorporante di spiegare intervento in corso di causa, ai sensi dell’art. 105 cod. proc. civ., nel rispetto delle regole che lo disciplinano». >> (CAss, SU 21970 del 30.07.2021, rel. Nazzicone).

Conclusione esatta (si noti la conseguenza processuale, qui non interessante, ma fondamentale nella pratica): mi pare incoerente con i dati dell’ordinamento e logici ravvisare solamente una vicenda  modificativa del contratto sociale.

L’approfondita analisi è riassunta nelle Conclusioni, p. 30 sub 2.4: <<Gli aspetti «sostanziali» della vicenda della fusione societaria – che si possono riassumere in quelli della concentrazione, della successione e dell’estinzione – non possono essere disgiunti da quelli «processuali»: occorre, infatti, stabilire una coerenza fra di essi, derivando peraltro i profili processuali dalla questione concreta che venga all’esame nel giudizio>>.

I punti su cui si articolano le Conclusioni:

a) concentrazione

b) estinzione

c) successione: <Non si prospetta una mera vicenda modificativa, ricorrendo invece una vera e propria dissoluzione o estinzione giuridica, contestuale ad un fenomeno successorio.  La fusione realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell’estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati. La successione universale, come vicenda giuridica, ben si attaglia invero anche a quella fra enti, avente ad oggetto un patrimonio unitariamente  considerato e non soltanto elementi che lo compongono>>.

Seguono: d) legittimazione processuale;  e) fusione incorso di causa.

Nella specie il problema proessuale era nato dal fatto che la citazione in primo grado aveva visto attore una  SRL , che era stata  in precedenza incorporata in altra società: e dunque, secondo l’orientamento diffuso e fatto proprio dalla CAss., da considerarsi già estinta al momento della proposizione della domanda.

Contraffazione di marchio denominativo nelle vendite online

Il marchio <ALIIGN> (denominativo, parrebbe) per abbigliamento e prodotti per yoga è contraffatto dal marchio <Align mat> (e altro ad es.: <Align pants>) per la stessa merce? Dice di no un Tribunale della California: US D.C. Central District of California ,Aliign Activation Wear, LLC v. lululemon athletica Canada Inc. and lululemon USA Inc., 06 luglio 2021, caso n° 2:20-cv-03339-SVW-JEM .

Secondo il precedente Sleekraft del 1979, secondo la Corte, <<to analyze the likelihood of confusion, courts consider eight factors known as the Sleekcraft factors: (1) strength of the mark(s); (2) relatedness of the goods; (3) similarity of the marks; (4) evidence of actual confusion; (5) marketing channels; (6) degree of consumer care; (7) the defendants’ intent; and (8) the likelihood of expansion by the trademark holder.2 See id. (citing AMF Inc. v. Sleekcraft Boats,  599 F.2d 341, 348–49 (9th Cir. 1979)>>

Inooltre distingue tra forward confusion, reverse confusion e initial interest confusion.

Segue analisi di ciascuno degli otto fattori nel caso de quo.

Conclusione: <<Although a plaintiff need not satisfy every Sleekcraft factor to survive summary judgment, they must make a “strong showing” with respect to at least some of them. Surfvivor, 406 F.3d at 631.  Here, no reasonable juror could find in AAW’s favor on six of the seven relevant Sleekcraft factors. See supra at 6–17. Under these circumstances, no reasonable juror could find that consumers purchasing lululemon think that AAW was either the source of, or was sponsoring, lululemon’s product line. To the contrary, the “record taken as a whole” could only lead a rational trier of fact to one conclusion: consumers
purchasing lululemon products know the products were created by lululemon and not AAW.  Matsushita, 475 U.S. at 587 (“Where the record taken as a whole could not lead a rational trier of fact to  find for the non-moving party, there is no ‘genuine issue for trial.’”) (quoting First National Bank of  Arizona v. Cities Service Co., 391 U.S. 253, 289 (1968)). >>

Negativa risposta anche per la reverse confusion, sub B, e per la initial interest condision, sub C.

Si noti la pregevole idea (sarà una prassi) di allegare alla sentenza  tre appendici con la riproduzione delle schermate contenenti i risultati prodotti da Google Search.

(notizia e link alla sentenza dal blog di Eric Goldman)