Mese: Novembre 2021

Risarcimento del danno da chiusura dell’attività di impresa per infiltrazioni nell’immobile

Dopo due gradi con esito negativo , l’imprenditore danneggiato da infiltrazoni nei suoi locali tenta il ricorso in Cassazione. Ma gli va ancora male.

Questo il passaggio principale sulla liquidazione equitativa ex art. 1226 cc, svolto da Cass. n. 31.251 del 03.11.2021, rel. Scarpa A.: <<Alla liquidazione del danno il giudice può procedere anche in via equitativa, in forza del potere conferitogli dagli artt. 1226 e 2056 c.c., restando, peraltro, la cosiddetta equità giudiziale correttiva ed integrativa subordinata alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare e, a un tempo, non comprendendo tale potere giudiziale anche l’accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo la liquidazione equitativa già assolto l’onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l’entità materiale del danno subito>>

E poi: <<Ora, i danni derivanti dalla perdita del guadagno di un’attività commerciale per loro stessa natura evidenziano la pratica impossibilità di una precisa dimostrazione (cfr. Cass. Sez. 3, 24/04/1997, n. 3596; Cass. Sez. 1, 13/01/1987 n. 132). Ciò non di meno, spetta all’attore l’onere di fornire elementi, di natura contabile o fiscale, con riguardo, indicativamente, alla consistenza ed alla redditività dell’esercizio commerciale, al fatturato e agli utili realizzati negli anni precedenti, all’incidenza del pagamento del canone e degli oneri connessi alla locazione. Invero, l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., non esime la parte interessata  dall’onere di dimostrare non solo l'”an debeatur” del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi “in re ipsa”, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre (cfr. Cass. Sez. 3, 17/10/2016, n. 20889).>>

Recesso pretesamente abusivo da contratto di distribuzione automobilistica e uso dei segni distintivi

App. Milano n. 1326/2021 del 28.04.2021, RG 73/2020, Pulvirenti srl in liq. c. Hyyndai , decide una lite sull’oggetto.

Quin interesa solo rifeire che la caduta del termine minimo di 24 mesi nel passaggio dal reg. 1400/2002 al reg. 461/2010 non signica “validazione” del medesimo, ma -all’opposto- sua caducazione.

Interpretazione condibisibile anche se semplice. Quindi un recesso con preavviso di 12 mesi (come nel caso) è corretto.

Meno semplice è il punto dell’esecuzione non secondo buona fede: H. avrebbe indotto il concessionario a spese , pur avendo già deciso di togliergli la concessione.

La Corte come giudice del fatto entra nel merito e speiga perchè il recesso è giustificato (sintetizzando così : << le circostanze oggettive nell’ambito delle quali il recesso è stato esercitato e il comportamento tenuto da Hyundai nell’esercizio del proprio diritto non presentano profili di illogicità e soprattutto non dimostrano la volontà di perseguire un fine diverso da quello per cui il diritto di recesso è stato previsto>>).

Pertanto <<alla luce di tali rilievi, la decisione di Hyundai di operare una riduzione dei concessionari presenti nell’area di Catania appare coerente con il quadro economico  generale del settore automobilistico e la procedura di selezione seguita, pur risoltasi sfavorevolmente per l’odierna appellante, non risulta viziata da alcun intento abusivo.>>

La Corte però riforma la determinazione di danni per violazione di marchio, dato che si trattò di episodi modestissimi. La riforma escludendola, non solo riducendola.

Limitazione di brevetto europeo e decorrenza dei suoi effetti

Il principio di diritto formulato da Cass. 21.402 del 2019), per cui «Ove un brevetto europeo rilasciato per l’Italia sia assoggetto a una procedura di limitazione avanti all’Ufficio europeo dei brevetti, la protezione deve ritenersi definita dal contenuto della limitazione con effetto retraoattivo, e ciò a prescindere dalla nullità che poteva originariamente investire le rivendicazioni modificate attraverso la procedura stessa», viene applicato da App. Milano n. 1154 del 13.04.2021,  RG 4260/2019, Tecnimed c. Artsana (brevetto su termometro misuratore di temperatura).

Nessuna considerazione particolarmetne interessante sul punto.

In presenza di disposizioni come l’art. 68 Conv. brev. europeo, la retroattività non è evitabile (anche se pare esista dottrina contraria: v. Ubertazzi comm. breve alle letgtgi sulla PI, Cedam, 7 ed., ….). In presenza di rinuncia ad una pretesa giuridica, irrilevante è certo il tipo di eventuale difetto di suo fatto costitutuitvo della stessa (nel caso: il motivo di nullità brevettuale).

Va notato che , a differenza della CBE, la disposizione nazionale (art. 79 cpi) non regola l’effetto temporale prodotto dalla limitazione.

Più interessante è qualche considerazione proessuale. Ad es. il rigetto della domanda di pubblicazione, giustificato sulla passata sospensione della commercializzazione e sul fatto che nelle more il brevetto azionato era scaduto.

Sulla protezione UE di modello parziale: giunge a conclusione la lite Ferrari c. Mansory Design

Avevo dato dato notizia delle conclusioni 15.07.21 dell’Avvocato Generale (AG) nella causa C-123/20 .

La Corte di Giustizia (CG) ha depostato la sentenza il 28.10.2021, che le accoglie in toto.

Le questioni non erano particolarmente complesse.

La prima potrebbe apparire  più semplice: <<Se la divulgazione di una raffigurazione complessiva di un prodotto, conformemente all’articolo 11, paragrafo 1 e paragrafo 2, prima frase, del regolamento n. 6/2002, possa dar vita a disegni o modelli comunitari non registrati relativi a singole parti del prodotto.>>

La risposta è sicuramente positiva.

Così la CG : <<il requisito concernente la capacità di identificare l’oggetto della protezione, il quale contribuisce ad un certo livello di certezza giuridica nell’ambito del regime di protezione dei disegni o modelli comunitari non registrati, non implica un obbligo per i creatori di divulgare in maniera distinta ciascuna delle parti dei loro prodotti per le quali essi desiderano beneficiare di una protezione come disegno o modello comunitario non registrato. ….      In quest’ottica, poiché il legislatore dell’Unione non ha espresso una volontà diversa, l’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 deve essere interpretato nel senso che esso non impone ai creatori un obbligo di divulgazione distinto di ciascuna delle parti dei loro prodotti per le quali essi desiderano beneficiare di una protezione come disegno o modello comunitario non registrato>>, §§ 40 e 43.

La seconda potrebbe sembrare meno semplice: <<In caso di risposta affermativa alla prima questione: Quale sia, nell’ambito dell’esame del carattere individuale previsto dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), e dall’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, il criterio giuridico da applicare per determinare l’impressione generale suscitata da una componente che – come, ad esempio, una parte della carrozzeria di un veicolo – viene incorporata in un prodotto complesso. In particolare, se sia lecito attribuire rilievo determinante al fatto di appurare se, nella percezione dell’utilizzatore informato, l’aspetto della componente non si confonda interamente nell’aspetto del prodotto complesso, ma presenti una certa autonomia e compiutezza in sé della forma, che consentano di constatare un’impressione estetica generale indipendente dalla forma complessiva».

La risposta della CG: <<44    il criterio della presa di conoscenza dei fatti configuranti una divulgazione da parte degli ambienti specializzati presuppone che il disegno o modello della parte o della componente del prodotto sia chiaramente identificabile. Pertanto, qualora, come nel caso di specie, l’atto di divulgazione consista nella pubblicazione di immagini di un prodotto, le caratteristiche della parte o della componente di tale prodotto per la quale il disegno o modello in questione viene rivendicato devono essere chiaramente visibili.   45 … A questo scopo, è essenziale disporre di un’immagine che permetta di visualizzare, in modo preciso e certo, tale disegno o modello rivendicato…. 50   Ne consegue che, al fine di permettere di valutare le condizioni per l’ottenimento della protezione come disegno o modello comunitario, la parte di prodotto o la componente di prodotto complesso in questione deve essere visibile e delimitata in virtù di caratteristiche che costituiscono il suo aspetto particolare, vale a dire in virtù di linee, contorni, colori, forme od anche di una particolare struttura superficiale. Ciò presuppone che l’aspetto di questa parte di prodotto o di questa componente di prodotto complesso sia capace, di per sé stessa, di produrre un’impressione generale e non possa confondersi interamente nel prodotto d’insieme>>.

la risposta della Cg però è quasi scontata. Affinchè l’ordinamento possa concedere (o riconoscere)  l’esclusiva su una creazione intellettuale (anche se applicata ad un corpus mechanicum), bisogna che questa sia individuabile in modo inequivoco: al pari di quanto succede per qualunque diritto, non proteggibile se il suo oggetto non è analogamente individuabile.

Giudizio di confondibilità tra marchi denominativi : altro intervento europeo

Il Trib. UE 27.10.2021, T-356/20, Václav Jiruš, c. EUIPO, si pronuncia sull’oggetto confermando il giudizio di confondibilità già emesso dall’Ufficio.

I marchi a confronto sono SYNDICATE, e RAcing Syndicate (scritto con particolarità grafiche: v. sentenza linkata).

I generi merceologici sono vicini anche se non  sovrapponibili, §§ 3 e 6 (basso grado di affinità, § 53).

Quanto alla somiglianza tra segni, a parte la consueta triade di esame (visual phonetic conceptual) , § 55, il Trib. ricorda che l’assessment of the similarity between two marks means more than taking just one component of a composite trade mark and comparing it with another mark. On the contrary, the comparison must be made by examining each of the marks in question as a whole, which does not mean that the overall impression conveyed to the relevant public by a composite trade mark may not, in certain circumstances, be dominated by one or more of its components (see judgment of 12 June 2007, OHIM v Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, paragraph 41 and the case-law cited). It is only if all the other components of the mark are negligible that the assessment of the similarity can be carried out solely on the basis of the dominant element (judgments of 12 June 2007, OHIM v Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, paragraph 42, and of 20 September 2007, Nestlé v OHIM, C‑193/06 P, not published, EU:C:2007:539, paragraph 43). That could be the case, in particular, where that component is capable on its own of dominating the image of that mark which members of the relevant public retain, with the result that all the other components are negligible in the overall impression created by that mark (judgment of 20 September 2007, Nestlé v OHIM, C‑193/06 P, not published, EU:C:2007:539, paragraph 43), § 56.

Questo in generale.

Nello specifico, poi, the term ‘Racing’ in the contested mark refers in general to the concept of races which take place in the context of sporting events. Consequently, as the Board of Appeal rightly pointed out, so far as concerns the goods in Classes 9 and 28 covered by the contested mark, the term ‘Racing’ refers to a possible use of the protective equipment in question, namely the fact that it is intended or suitable for being used in races which take place in the context of sporting events. It therefore has a weak inherent distinctive character. In view of that finding and, moreover, in the light of the fact that, in the contested sign, the terms ‘Racing’ and ‘Syndicate’ are the same size, the same colour and are stylised in the same way, the term ‘Racing’ cannot, contrary to what the applicant claims, be regarded as dominating the overall impression created by the contested mark. , § 65

Segue applicazione partita per singole classi merceologiche

Si tratta di precisazioni sempre utili al pratico, che vale la pena di rinfrescare .

Il Trib. UE sui marchi di forma (i rossetti per labbra Guerlain)

Nella lite tra l’Ufficio e Guerlain per la registrazione come marchio di forma costituto da  stick portanti rossetto per labbra (e non costituiti direttamente dal rossetto),  il Tribunale ribalta le decisioni negative del’luifficio e mne aferma la validità.

Si trata di Trib. UE 14.07.2021, T-488/20, che decide in base al reg. 1001 del 2017

qualche indicazione realistica sulla loro forma  nei disegni e immagini in sentenza (§§ 2 e 7; solo in francese).

Nella scheda di sintesi in italiano leggiamo che:

<< In primo luogo, il Tribunale ricorda che la valutazione del carattere distintivo non si basa sull’originalità o sul mancato uso del marchio richiesto nel settore cui appartengono i prodotti e i servizi interessati Infatti un marchio tridimensionale costituito dalla forma del prodotto deve necessariamente discostarsi significativamente dalla norma o dagli usi del settore interessato. Pertanto la mera novità di tale forma non è sufficiente per concludere che esiste un carattere distintivo. Tuttavia il fatto che un settore sia caratterizzato da una considerevole varietà di forme di prodotti non implica che un’eventuale nuova forma sia necessariamente percepita come una di esse

In secondo luogo, secondo il Tribunale, la circostanza che taluni prodotti presentino un design di qualità non implica necessariamente che un marchio costituito dalla forma tridimensionale di tali prodotti possa distinguere i prodotti medesimi da quelli di altre imprese. Il Tribunale rileva che la presa in considerazione dell’aspetto estetico del marchio richiesto non equivale ad una valutazione sulla bellezza del prodotto di cui trattasi, bensì mira a verificare se tale aspetto sia idoneo a suscitare un effetto visivo oggettivo e inusuale nella percezione del pubblico di riferimento.

In terzo ed ultimo luogo, tenendo conto delle immagini considerate dalla commissione di ricorso come rappresentative della norma e degli usi del settore interessato, il Tribunale constata che la forma in questione è inusuale per un rossetto e differisce da qualsiasi altra forma presente sul mercato. Infatti il Tribunale osserva innanzitutto che tale forma ricorda quella dello scafo di un battello o di un paniere. Orbene, una forma siffatta differisce significativamente dalle immagini considerate dalla commissione di ricorso, le quali rappresentavano per lo più rossetti di forme cilindriche e parallelepipede. Inoltre la presenza di una piccola forma ovale in rilievo è insolita e contribuisce alla parvenza inconsueta del marchio richiesto. Infine il fatto che il rossetto rappresentato da tale marchio non possa essere posizionato in modo verticale accentua l’aspetto visivo inconsueto della sua forma.

Il Tribunale pertanto ritiene che il pubblico di riferimento rimarrà sorpreso da tale forma facilmente memorizzabile e la percepirà come significativamente diversa dalla norma o dagli usi del settore dei rossetti ed idonea ad indicare l’origine dei prodotti interessati. Il marchio richiesto è quindi dotato di un carattere distintivo che ne consente la registrazione >>.

Precedente di cui tener buona nota nelle (quasi mai semplici) vertenze in tema di marchio tridimensinale

L’assicurazione per conto di chi spetta può anche concernere il rischio di responsabilità verso terzi

La corte di appello milanese con sentenza 21.09.2021, n. 2690/2021, Groupama Assicurazioni c. REA ss, rel. Mammone, RG 1147/2019,  chiarisce che l’assicurazione per conto di chi spetta può anche riguardare la respnsbilità verso terzi e non solo il pregiudizio per la perdita del bene (c.d. garanzia diretta , nel caso : immobile).

Così dice: <<Del resto, non vi sono limiti di carattere logico o giuridico che ostino alla stipulazione di un contratto di assicurazione contro il rischio della responsabilità civile per conto di spetta, così come ha ben chiarito la Corte di cassazione, allorché ha affermato che “oggetto dell’assicurazione è il rischio della responsabilità civile, cioè l’obbligo risarcitorio del danno al soggetto leso, che incombe sull’assicurato. Titolare dell’interesse esposto al rischio è quindi il soggetto assicurato, vale a dire il responsabile civile; il contraente, cioè colui che ha stipulato il contratto di assicurazione, di norma, cioè quando il contratto per conto di altro soggetto determinato è conforme al tipo dell’art. 1891 cod. civ., come nel caso di specie, non è titolare dell’interesse assicurato” (cfr. Cass. n. 15376/2011).    Né può sostenersi che non esistesse un interesse di Maria Grazia Masut a proteggere, oltre che l’immobile, anche il patrimonio di REA, considerato che l’interesse alla stipulazione di un contratto di assicurazione è ravvisabile non solo in relazione al diritto di proprietà o ad altro diritto reale sulla cosa assicurata, ma anche a qualsiasi rapporto economico-giuridico per il quale il titolare sopporti il danno patrimoniale per effetto di un evento dannoso (Cass. n. 15107/2013; Cass. n. 9469/2004; Cass. n. 354130/1981). Maria Grazia Masut è pacificamente usufruttuaria della totalità delle quote sociali di REA e dunque la sua sfera patrimoniale è suscettibile di essere incisa da eventuali azioni risarcitorie nei confronti della società. E, del resto, seguendo il ragionamento di Groupama, non è possibile comprendere in che modo la clausola denominata “Ricorso terzi” potrebbe giovarle, considerato che, dagli atti, la Masut risulta essere sempre stata residente a Milano, in via Solari e non nell’immobile di proprietà della parte appellata, diversamente da quanto adombrato dalla compagnia (dagli atti di indagine, peraltro, emerge che la notte in cui divampò l’incendio l’appartamento era occupato da Chiodelli Andrea e Bosetti Michela – cfr. doc. 17 e 18 di parte attrice).>>

La clausola per conto di chi spetta era questa: <<Il contratto n.1101168, sebbene stipulato da Maria Grazia Masut in qualità di contraente, individua l’assicurato nel “soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione” ed il bene in relazione al quale la garanzia è prestata è incontestatamente l’immobile di proprietà di REA s.s..>>

Risarcimento da mancarto guadagno in caso di violazione di marchio (oltre che danno non patrimoniale per le società commerciali)

Trib. Milano  n. 1989/2021 del 09.03.2021, RG 49780/2016, rel. Barbieri, BTicino spa c. ABS sas e altri, accerta la contraffazione di marchi BTicino e determina il danno così:  << Ai fini della determinazione del lucro cessante subito dalla società attrice si è considerata  la  differenza  dei  flussi  di  vendita  che  il  titolare  della  privativa avrebbe avuto in assenza della contraffazione e quello che ha effettivamente avuto, intendendo il mancato guadagno quale utile netto determinato sottraendo  ai  ricavi  netti  di  vendita  i soli costi di produzione “incrementali” che,  nel  caso  di  specie,  sono  stati  identificati  nei  costi  di  acquisto  della materia  prima,  nei  costi  di  acquisto  dei  semilavorati,  nei  costi  energetici  di produzione  (forza  motrice)  e  nei  costi  dei  materiali  di  consumo  diretti.    Nessun  altro  costo  diretto  è  stato  preso  in  considerazione,  tenuto  conto  che, per  Bticino,  non  sarebbe  stato  necessario  incrementare la propria “capacità produttiva” al fine di produrre le quantità di beni di cui è stata accertata  la contraffazione (cfr. pag. 5 della relazione peritale).

Il margine non realizzato da Bticino è stato determinato confrontando i ricavi medi  di  vendita  che  Bticino  non  ha  realizzato,  con  riferimento  ai  codici prodotto di cui alle fatture di Nuova Quadrimpianti, negli anni 2013, 2014 e 2015  ed  i  costi  industriali  (incrementali)  non  sostenuti  riferiti  ai  medesimi prodotti. Il margine non realizzato da Bticino riferibile ai prodotti venduti da Nuova Quadrimpianti negli anni 2013, 2014 e 2015 somma Euro 210.655,49, a fronte di un numero di vendite di prodotti contrassegnati da codici prodotti Bticino  e  contraffatti  poste  in  essere,  negli  anni  2013,  2014  e  2015  dalla predetta convenuta di 147.389 (cfr. pag. 9 della CTU). Con  riferimento  alle  vendite  di  Gruppo  Elektra,  a  seguito  delle  elaborazioni eseguite  dal  CTU,  sono  state  individuate  le  seguenti  quantità  di  vendite  di prodotti  contraffatti  contrassegnati  con  i  codici  prodotti  Bticino:  696.488 nell’anno 2015 e 200.723 nel 2016.

L’utile netto  non  realizzato  da  Bticino  è  stato  determinato  confrontando  i ricavi medi di vendita che Bticino non ha realizzato, con riferimento ai codici prodotto  di  cui  alle  fatture  di  Gruppo  Elektra,  negli  anni  2015  e  2016  ed  i costi industriali (incrementali) non sostenuti riferiti ai medesimi prodotti. Il  margine  non  realizzato  da  Bticino riferibile  ai  prodotti  venduti da  Gruppo Elektra negli anni 2015 e 2016 somma Euro 1.068.937,74.

Ne consegue che, stante la riconosciuta responsabilità solidale dei convenuti, componenti una “rete commerciale alternativa” di prodotti contraffatti recanti i  marchi  di  titolarità  della  Bticino,  le  stesse  devono  essere  condannate  a corrispondere a parte attrice, a titolo di lucro cessante, la complessiva somma  di  denaro  euro  1.279.593,23,  corrispondenti  all’utile  netto  che  la  Bticino avrebbe  complessivamente ricavato  in  assenza  della complessa condotta contraffattiva.>>

Sul danno non patrimoniale: <<In  favore  di  parte  attrice  deve  poi  essere  liquidato  –  considerato  che  la condotta illecita posta in essere ai suoi danni integra il reato di cui all’art. 473 c.p.  e  tenuto  conto  della  portata  svilente  dei  prezzi  praticati  e,  soprattutto, dell’elevata pericolosità della merce illecitamente commercializzata dai convenuti, tali da ledere l’immagine commerciale del titolare delle privative – anche il danno non patrimoniale, equitativamente liquidato nella misura di un quarto  del  danno  patrimoniale,  dunque  nella  complessiva  somma  di  euro 320.000.>>.

Il collegio sorvola sulla questione del se sia realmente <danno non patriminale>, dato che l’otggetto sociale è la produzine d iutili tramite attività d iimpresa.

Infine non troppo chiaro è l’ultimo  comando , legato alla irrreperibilità di due convenuti: <<Dal momento che, come rilevato, i convenuti diversi da Nuova Quadrimpianti e da Gruppo Elektra si sono posti in condizione di irreperibilità, ovvero hanno adottato condotte di mancato adempimento dell’ordine  giudiziale  di  esibizione  al CTU delle scritture contabili, funzionale a permettere i disposti accertamenti peritali, la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale deve essere incrementata,  per  via  equitativa,  nella  misura  di  euro  200.000,  al  fine  di tenere  conto  dei  minori  flussi  di  vendita  che  il  titolare  ha  prodotto  a  causa delle  condotte  di  contraffazione,  accertate,  poste  in  essere  dai  convenuti  in parola>>.

Conclusione del contratto via e arbitrabilità

nel dubbio sulla conclusione o meno del contratto relativo alla arbitrabilità con Walmart, la corte di appello rinvia a processo sulla stessa arbitrabilità, come prevede la legge federale.

Si tratta dell‘appello dell’8 circuito n. 20-1787 dell’8 ottobre 2021 .

La sentenza è interessante per l’esame delle modalità di conclusione dei contratti via internet, “clickwrap” arrangements oppure “browsewrap” arrangements.

Nel caso de quo era relativo a gift cards di Walmart cui erano stati sottratti ilecitamente i denari ivi caricati.

Il punto per decidere la conclusione o meno del patto è capire se vi sia stata o meno <notice> adeguata:  il rinvio alle condizioni generali di Walmart stava sul retro della carta (ove si leggeva “[s]ee Walmart.com for complete terms.” ), condizioni reperibili nel sito web.

In primo grado la corte aveva escluso la conclusione di patto sul punto; la corte di appello invece è in dubbio e perciò rinvia al trial per decidere sul punto.

(sentenza e link dal blog di Eric Goldman)