App. Milano 31.10.2023, RG 1609/2022, rel. Cortelloni:
<<Sotto altro profilo, la Corte ritiene che non sia meritevole di condivisione l’ulteriore prospettazione, articolata dalla Società appellante, in base alla quale i prodotti Vimar Spa, sebbene in origine privi di capacità individualizzante, l’abbiano acquisita nel tempo, stante la loro ampia e prolungata presenza sul mercato.
L’appellante prospetta l’acquisto di un “secondary meaning” da parte dei propri prodotti e che ciò consentirebbe di ottenere la protezione di cui all’art. 2598 c.c.
La Corte ritiene che la doglianza in esame non sia fondata, per le ragioni che seguono.
Il richiamo al c.d. secondary meaning è evocativo (sebbene l’appellante non vi faccia espresso riferimento) alla disciplina in tema di “marchi” e, segnatamente, all’art. 13, comma 3°, c.p.i.
Invero, tale norma, dopo avere previsto, al primo comma, che non possono costituire oggetto di registrazione – come marchio di impresa – i segni privi di carattere distintivo, al comma 3°, prevede che: “il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo, se prima della proposizione della domanda o dell’eccezione di nullità, il segna che ne forma oggetto, a seguito dell’uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo”.
Secondo la corrente interpretazione, il secondary meaning indica l’acquisizione, da parte del segno sprovvisto in origine di capacità distintiva, in quanto generico o meramente descrittivo, di una tale capacità: “per effetto del consolidarsi del suo uso sul mercato, così l’ordinamento si trova a recepire “il fatto” della acquisizione successiva di una “distintività” attraverso un meccanismo di “convalidazione” del segno”.
Trattasi, pertanto, di un ambito di applicazione diverso da quello oggetto della presente controversia ed avente presupposti differenti.
Tale disciplina (art. 13 cpi) ha ad oggetto il “marchio”, quale segno distintivo di una determinata realtà imprenditoriale e che viene tutelato in quanto tale (cfr. artt. 20 e ss. c.p.i.); al contrario, quella codicistica, in tema di concorrenza sleale per imitazione servile, tutela un “prodotto” nella (sola) misura in cui l’imitazione della sua forma individualizzante risulti idonea a creare confusione nel pubblico di riferimento.
Quindi, mentre l’azione di contraffazione ha natura reale ed è volta a tutelare il diritto all’uso e allo sfruttamento esclusivo del marchio, in sé considerato e nel rispetto delle condizioni e dei limiti temporali previsti dalla tutela brevettuale; l’azione ex art. 2598 n. 1) c.c., invece, tutela il prodotto se ed in quanto l’imitazione possa indurre in inganno circa la sua provenienza>>
Questione interessante ma risposta giudiziale non perspicua ed anzi frettolosa. La applicabilità del S. M. non mi pare esclusa in partenza ma semmai solo dopo approfondito raginamento, valendo la ratio nel marchio forse anche nella condondibilità dell’aspetto.