Autore: lorenzo.albertini

La Cassazione sulla tutela penalistica dei segreti ex art. 623 c.p.

Messa a punto della Cassazione sulla tutela dei segreti approntata dall’art. 623 c.p.

Si tratta di Cass. pen. sez. V, ud. 11.02.2020 (dep.: 04.06.2020), n. 16975, rel. Belmonte, Tinti + 3.

Ivi si legge che <dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che la copertura offerta dall’art. 623 c.p., vada oltre quella predisposta dall’ordinamento civilistico all’invenzione brevettabile, e il giudice di legittimità ha più volte affermato che, ai fini della tutela penale del segreto industriale, novità (intrinseca od estrinseca) ed originalità non sono requisiti essenziali delle applicazioni industriali, poichè non espressamente richiesti dal disposto legislativo e perchè l’interesse alla tutela penale della riservatezza non deve necessariamente desumersi da questi attributi delle notizie protette>, § 5.2 Diritto.

Questo vuol dire che, <anche se la sequenza delle informazioni, che, nel loro insieme, costituiscono un tutt’uno per la concretizzazione di una fase economica specifica dell’attività dell’azienda, è costituita da singole informazioni di per sè note, ove detta sequenza sia invece non conosciuta e sia considerata segreta in modo fattivo dall’azienda, essa è di per sè degna di protezione e tutela. Non è necessario, cioè, che ogni singolo dato cognitivo che compone la sequenza sia “non conosciuto”; è necessario, invece, che il loro insieme organico sia frutto di un’elaborazione dell’azienda. E’ attraverso questo processo, infatti, che l’informazione finale acquisisce un valore economico aggiuntivo rispetto ai singoli elementi che compongono la sequenza cognitiva. E’ ciò che accade, appunto, nel caso di una azienda che adotti una complessa strategia per lanciare un prodotto sul mercato: i suoi singoli elementi sono senz’altro noti agli operatori del settore, ma l’insieme può essere stato ideato in modo tale da rappresentare un qualcosa di nuovo e originale, costituendo, in tal modo, un vero e proprio tesoro dal punto di vista concorrenziale per l’ideatore>, ivi.

Non è dunque possibile <operare … una assimilazione tra il segreto industriale di cui all’art. 623 c.p. e le informazioni segrete aziendali di cui all’art. 98 c.p.i. >,  § 5.3

Per la Corte, <il tema della possibilità di definire l’oggetto dell’art. 623 c.p. (e in parte anche dell’art. 622 c.p.), mutuandone la descrizione dall’art. 98 c.p.i. (…)  non [può]  essere affrontato attribuendo all’art. 98 c.p.i. la funzione di norma integrativa, poichè questo implicherebbe che, al concetto di segreto industriale, come definito da tale norma, possa essere attribuito valore generale. Ma ciò contrasta con il dato che lo stesso codice della proprietà industriale, all’art. 99, facendo salva la disciplina della concorrenza sleale, riconosce l’esistenza di segreti industriali che, pur non rispondendo ai criteri indicati dall’art. 98 c.p.i., sono meritevoli di tutela>, § 5.3.2.

Ne segue che,  anche dopo l’intervento legislativo del 2018, <può escludersi che il concetto penalistico di segreto soffra interferenze ad opera di quello ricavabile dall’art. 98 del codice di proprietà industriale (in tal senso Cass. Pen., Sez. 2, 11 maggio 2010, n. 20647; Sez. 5 n. 48895 del 20/09/2018, entrambe non mass.), risultando accolta, dall’art. 623 c.p., una nozione di segreto commerciale più ampia di quella descritta dall’art. 98 c.p.i.. Questo comporta che, se l’art. 98 c.p.i. non è norma idonea a definire i confini applicativi della fattispecie previsti dall’art. 623 c.p. – potendosi riscontrare, invece, solo una mera identità terminologica nel riferimento ai “segreti commerciali”, non sufficiente per giustificare una assimilazione anche della disciplina, in due settori diversi e indipendenti dell’ordinamento – tuttavia, in presenza di un know-how avente i requisiti previsti dall’art. 98 c.p.i., potrà accordarsi la tutela prevista dall’art. 623 c.p., trattandosi di notizie segrete ed essendovi un interesse giuridicamente tutelato al mantenimento del segreto. Laddove, invece, non sussistano i requisiti previsti dall’art. 98 c.p.i., dovrà individuarsi aliunde l’esistenza di un interesse giuridicamente apprezzabile al mantenimento del segreto>, § § 5.3.2

Si tratta di precisazioni utili a fini pratici, ma non particolarmente interessanti a fini teorici: il dettato dell’art. 623 cp. infatti non lascia molto spazio a posizioni opposte a quelle seguite dalla Corte.

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Finalmente la C.G. sul caso Constantin Film c. Youtube-Google (sul diritto di accesso del soggetto leso verso la piattaforma per informazioni sul vilatore)

Avevo postato la notizia delle conclusioni dell’AG nella causa C-264/19, relativa al diritto del soggetto leso di ottenere da Youtube alcuni dati relativi al violatore (email,  numero celllulare, indirizzi IP e informazioni sul relativo uso come data, durata etc.):

Sulle informazioni che il titolare della privativa violata può ottenere dall’intermediario digitale ex art. 8 § 2 lett. a, dir. 2004/48

Ora interverviene la Corte di Giustizia con sentenza 9 luglio 2020, negando le ragioni del soggetto leso e seguendo le conclusioni dell’AG

La norma di riferimento è l’art. 8 § 2 sub a) dir. 2004/48 e in particolare il cocnetto normativo di <<indirizzo>> (v. § 18 sentenza)

La CG dice che esso non è riferibile all’indirizzo email nè al numero di telefono nè all’indirizzo IP e dati relativi.

Infatti:

1) il senso abituale lo riferisce all’indirizzo postale, per cui se usato senza altre precisazioni non comprende i dati richiesti (§ 30).

2) i lavori preparatori non contengono elementi per accogliere la richeista di interpetazione ampia avanzatqa dal soggetto leso (§ 31)

3) nessub altro atto giuridico UE riferisce l’indirizzo ai dati richiesti dal soggetto leso (§ 32-33)

4) l’interpreaione è conferome all diritto UE posto dalla dir. de qua, la quale non dà tutela assoluta al titolare ma la contempera con diritti antagonistoi (§ 34 ss).

Mi limito ad avanzare dubbi sul punto 1 e circa l’ email.

Molti oggi parlano della casella di posta elettronica (e-mail o email) come di <indirizzo email>: per cui non avrebbe stonato affatto una decisione in senso opposto.   La Corte però nemmeno esamina questo punto.

La Corte Suprema degli Stati Uniti si pronuncia sulla genericità del marchio “Booking.com”

E’ arrivata alla Corte Suprema la questione della distintività del marchio <booking.com> dell’omonima compagnia olandese, nota in tutto il mondo per i servizi di prenotazione on-line di alberghi e simili: è la sentenza 30 giugno 2020 n. 19-46, United States Patent and Trademark Office e altri c. Booking.com B.V.

Lo United States Patent and Trademark Office (USPTO) aveva agito davanti alla Corte Suprema dopo due sconfitte nei gradi inferiori, pp. 5-6: in particolare proponeva alla C.S. l’accoglimento della regola per cui un termine generico rimane generico anche se unito al top level domain <.com>.

La Corte rigetta però la domanda

A p. 6 ricorda le regole principali in materia, secondo cui: i) è generico il termine che indica una classe di beni e servizi anziché alcune specifiche caratteristiche o esempi della classe; ii) Il giudizio di distintività riguarda l’intero segno e non una parte isolata; iii) è e decisivo il significato presso i consumatori.

Visto che le prove hanno dimostrato che<booking.com> non è percepito come generico dei consumatori, ciò basta per non ritenerlo generico, p. 7.

La Suprema Corte rigetta poi la forza del precedente Goodyear’s India Rubber Glove Mfg. Co. v. Goodyear Rubber Co., 128 U. S. 598 (addirittura del 1888!), secondo cui Goodyear Rubber Company non è suscettibile di appropriazione esclusiva: <<Standing alone, the term “Goodyear Rubber” could not serve as a trademark because it referred, in those days, to “well-known classes of goods produced by the process known as Goodyear’s invention.” (…) “[A]ddition of the word ‘Company’” supplied no protectable meaning, the Court concluded, because adding “Company” “only indicates that parties have formed an association or partnership to deal in such goods.” Ibid. Permitting exclusive rights in “Goodyear Rubber Company” (or “Wine Company, Cotton Company, or Grain Company”), the Court explained, would tread on the right of all persons “to deal in such articles, and to publish the fact to the world.”>>, p. 8.

Non si può invocare questo precedente, dice la SC, poichè il sistema dei nomi di dominio un’entità sola può avere un certo nome di dominio (ad es. <booking.com>),  sì che questa non può che essere un entità determinata e non un nome di genere. Ne segue che i consumatori, quando vedono <booking.com> pensano ad una specifica entità imprenditoriale e non ad un tipo generico di servizio, p. 9.

Infatti l’unico criterio è la percezione nel mercato: <<whether any given “generic.com” term is generic, we hold, depends on whether consumers in fact perceive that term as the name of a class or, instead, as a term capable of distinguishing among members of the class>>, p. 11.

Al § B la Corte affronta i profili di riduzione della concorrenza, che la registrazione comporterebbe: sono pure molto interessanti ma qui non possono essere affrontati perché richiederebbero esame specifico (v. sul punto l’opposta posizione del giudice Breyer, infra).

A parte la concurring opinion del giudice Sotomayor su profili secondari, è invece interessante l’opinione dissenziente del giudice Breyer, secondo il quale invece il segno <booking.com> è generico. Secondo lui, aggiungere il suffisso <.com> ad un termine generico, in linea di massima non aggiunge significato a quello proprio delle singole componenti . Infatti <<when a website uses an inherently distinctive secondlevel domain, it is obvious that adding “.com” merely denotes a website associated with that term. Any reasonably well-informed consumer would understand that “postit.com” is the website associated with Post-its. (…) Likewise, “plannedparenthood.com” is obviously just the website of Planned Parenthood (…) . Recognizing this feature of domain names, courts generally ignore the top-level domain when analyzing likelihood of confusion.(…) . Generic second-level domains are no different. The meaning conveyed by “Booking.com” is no more and no less than a website associated with its generic second-level domain, “booking.” This will ordinarily be true of any generic term plus “.com” combination. The term as a whole is just as generic as its constituent parts>>

Il punto più interessante dell’opinione dissenziente è quello relativo alla unicità del nome di dominio. Come detto sopra, questo punto è stato ritenuto decisivo dalla maggioranza per giudicare il segno “non generico” e per rigettare l’autorità della sentenza Goodyear.

La pensa all’opposto il giudice Breyer. Scondo lui (p. 7/8) questo  aspetto di funzionamento tecnico del sistema dei domain names non permette di differenziare dalla fattispecie esaminata in Goodyear.

infatti ad esempio <Wine Incorporated> implica l’esistenza di una specifica ed un’unica società incorporata secondo la legge di qualche Stato _USA. Analogamente i consumatori che si imbattessero in <The Wine Company> penserebbero ad una specifica compagnia e non al genere.  L’aggiunta  <<of the definite article “the” obviously does not transform the generic nature of that term>>, p.7. E’ irrilevante dire che i consumatori non lo usino come termine di genere e cioè che non direbbero mai <travelocity> [concorrente di Booking] è un booking.com intendo il genere, p. 7.

La questione non è semplice da dipanare ma alla fine è preferibile l’opinione del giudice Breyer. Del resto l’aggiunta di <Spa> o <srl> corrisponde  abbastanza sotto il profilo funzionale della comunicazione commerciale all’aggiunta di un top level domain. Anche da noi non può esistere una società con una denominazione identica ad un’altra (artt. 2564 e 2567 c.c.) e il fatto che ciò sia imposto dalla legge, anziché dalla dal profilo tecnico informatico, non permette di giungere a conclusioni diverse.

Quindi il marchio sub iudice doveva essere ritenuto generico, tranne l’effetto salvifico di un secondary meaning (da noi, ex art. 13 comma 3 CPI).

Sul grado di conoscenza del marchio nel mercato, Booking.com aveva portato gli esiti di sondaggi secondo cui <<74.8% of participants thought that “Booking.com” is a brand name, whereas 23.8% believed it was a generic name. App. 66. At the same time, 33% believed that “Washingmachine.com”— which does not correspond to any company—is a brand, and 60.8% thought it was generic>> p. 9.     Tuttavia questo sondaggio non induce il giudice Breyer a cambiare opinione: egli sembra anzi sostenere che l’imprecisione di questi sondaggi impedisca sempre di basarsi su di essi per affermare la distintività del segno. Qui la questione diventa probatoria: bisogna cioè capire se il sondaggio costituisca prova sufficiente di distintività oppure no.  Si tratta di una questione fattuale che può essere decisa solo caso per caso: e potrebbe anche essere decisa nel senso che un sondaggio è sufficiente a dare questa prova qualora secondo le regole della scienza statistica sia fatto molto bene e cioè sia  altamente rappresentativo.

E’ interessante la parte finale dell’opinione di Breyer sui profili anticoncorrenziali della registrazione di termini generici, pp. 10-11. Egli individua i seguenti: – il titolare di brevi e generici nome di dominio sono facili da ricordare;  – possono poi creare l’impressione di una maggiore autorevolezza e affidabilità ; – può comportare vantaggi specifici per la presenza in internet (profilo non chiaro); –  stante il sistema del nome di dominio, attribuisce  una automatica esclusività; – sono più facili da trovare per i consumatori i termini generici; – impediscono l’uso di termini simili (profilo non chiaro poiché se il marchio è assai debole, dobvrà sopportare un avvicinamento notevole dei segni dei concorrenti)

Sulla distintività di un marchio tridimensionale il caso degli stivali da neve Moon Boot

La Commissione di ricorso dell’EUIPO (di seguito solo: la Commissione) ha dato torto alla società italiana, produttrice dei notissimi stivali da neve Moon Boot, che pretendeva di proteggerli come marchio di forma. Si tratta della decisione 18 maggio 2020 nel proc. R 1093/2019-1, Tecnica Group SPA contro Zeitneu GmBH, (leggibile nel database EUIPO https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/1093%2F2019-1 )

Moon Boot richiesti in registrazione come marchio 3D (foto tratta dal database eSearch, EUIPO)

Nel 2011 veniva depositata domanda di marchio tridimensionale del noto stivale (vedi foto sopra) e la domanda veniva accolta con registrazione nell’anno successivo. Nel 2017 ne veniva però richiesto da società svizzera l’annullamento per mancanza di distintività; nel 2019 veniva accolta l’istanza dichiarandosi la nullità del marchio per i motivi indicati al § 6.

La Commissione precisa che la normativa di riferimento è costituita dal reg. 2017/1001, § 11.

Al § 26 la Commissione ricorda la giurisprudenza a cui intende attenersi in materia di marchi tridimensionali.

Particolarmente importanti sono gli ultimi tre trattini che qui riporto

<< –  However, the perception of the average consumer is not necessarily the same in relation to a three-dimensional mark consisting of the appearance of the product itself as it is in relation to a word or figurative mark consisting of a sign which is independent of the appearance of the products it designates. Average consumers are not in the habit of making assumptions about the origin of products on the basis of their shape in the absence of any graphic or textual element, and it could therefore prove more difficult to establish distinctive character in relation to such a three-dimensional mark than in relation to a word or figurative mark (20/10/2011, C-344/10 P and C-345/10 P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 46;    –    Only a mark which departs significantly from the norm or customs of the sector and thereby fulfils its essential function of indicating origin is not devoid of any distinctive character for the purposes of Article 7(1)(b) EUTMR (20/10/2011, C-344/10 P and C-345/10 P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 47);   –    Therefore, where a three-dimensional mark consists of the shape of the product in respect of which registration is sought, the mere fact that that shape is a ‘variant’ of a common shape of that type of product is not sufficient to establish that the mark is not devoid of any distinctive character for the purposes of Article 7(1)(b) EUTMR. It must always be determined whether such a mark permits the average consumer of that product, who is reasonably well informed and reasonably observant and circumspect, to distinguish the product concerned from those of other undertakings without conducting an analytical examination and without paying particular attention (see, to that effect, judgment of 07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 32)>>

Ne segue che <<the shape of the sign must diverge appreciably from the shape that is expected by the consumer – as stated above it must depart significantly from the norm or customs of the sector (19/09/2001, T-30/00, red-white squared washing tablet (fig.), EU:T:2001:223; 04/10/2007, C-144/06 P, Tabs (3D), EU:C:2007:577) – in other words, the shape must be so materially different from basic, common or expected shapes that it enables a consumer to identify the goods just by their appearance. The more closely the shape for which registration is sought resembles the shape most likely to be taken by the product in question, the greater the likelihood of the shape being devoid of any distinctive character for the purposes of Article 7(1)(b) EUTMR  >>, § 27

Dopo una disamina fattuale su altri prodotti concorrenti, la Commisisone affronta il profilo del consumatore d riferimento: è quello di tutta l’UE , non essendo legato a fattori linguistici, § 44. Inoltre si tratta del pubblico medio, dato che il marchio <<was registered in particular for footwear which are common goods for which the attentiveness of the relevant public is considered to be average, as their price is not exorbitant and they are not considered items that last a lifetime>>, ivi.

Poi rirpende quanto detto prima e cioè che the <<the perception of the relevant public is not necessarily the same in relation to a threedimensional mark consisting of the appearance of the goods themselves as it is in relation to a word or figurative mark consisting of a sign which is independent of the appearance of the goods it designates. Average consumers are not in the habit of making assumptions about the origin of goods on the basis of their shape or the shape of their packaging in the absence of any graphic or word element, and it could therefore prove more difficult to establish distinctive character in relation to such a three-dimensional mark than in relation to a word or figurative mark>>, § 45

Le caratteristiche distintive dello stivale o meglio della sua forme, secondo il titolare, sono quelle indicate al § 47: molte però hanno valenza technica o funzionale, § 48.

Inoltre molte sono usate dai concorrenti § 50 e segg. e ciò spt. per il laccio esterno,  § 51.

(si noti poi il profilo procedurale della utilizzabilità dei documenti presenti nei siti puntati da  link indicati dalle parti: ed anche se autonomamente ivi reperiti dall’Ufficio, parrebbe: § 54)

In breve ci sono molti altri concorrenti che offrono prodotti analoghi (per cui non c’è stato il distanziametno dalle prassi commerciali di settore, sopra ricordato) nè c’è stata prova che si tratti di licenziatari del titolare o comunque di prodotti a lui riconducibili, § 55.

La forma sub iudice, del resto, è tipica del c.d. doposci, § 56.

Bisogna insomma capire se <<such a mark permits the average consumer of that product, who is reasonably well informed and reasonably observant and circumspect, to distinguish the product concerned from those of other undertakings without conducting an analytical examination and without paying particular attention>>, § 59

Per cui ciò che alla fine conta è vedere se <<the shape as a whole departs significantly from the norms and customs of the sector. Therefore, although it is relevant, it is not necessarily fatal that some (perhaps even, all) of the features of a shape are not unique to the mark at issue or unusual in the sector concerned. Equally, the presence of one or more features which are  unique to the shape at issue, or at least unusual in the sector concerned, does not automatically mean that the shape as a whole departs significantly from the norms and customs of the sector. This may be a factor when, considered by itself, the unique or unusual feature(s) in question makes only a small contribution to the overall impression created by the shape>> § 61

Nel caso specifico la Commisione conclude che l’associazione, che può fare l’utente tra segno e titolare del marchio, essite ma non è univoca, § 63: infatti <<the design is a recognisable shape that is, and always has, subsisted in the fabric of the skiing industry>> § 65.

Nè serve allegare le molte imitazioni: queste, come la giurisprudenza insegna, provano semmai la mancanza di distintività, § 68 (punto teoricamente interessante e forse un pò frettolosamente trattato)

Del resto la forma ad <<L>>  è tipica degli stivali nè hanno distintività le altre caratteristiche dello stivale (suola antiscivolo, rivestimenti per tener caldo, etc.), § 72. Anche i lacci esterni son diffusi nel mercato, § 74.

In sintesi, <<the constituent elements of the contested mark taken individually and the shape created taken as a whole will be perceived by the relevant consumers as possible — or even common — variants of the presentation and decoration of those goods. It is clear from the above that the contested mark is sufficiently similar to other common shapes which are, thus, likely to be used for the goods at issue>> § 75.

Decisione priva di importanti considerazioni  in diritto ed interessante soprattutto per l’applicazione fattuale ad un prodotto che ebbe grandissimo successo commerciale in Italia.

lite su marchio tra studi legali e concetto di “uso” in caso di presenza su annuari pubblicitari

Interessante caso tedesco portato all’attenzione delle Corte di Giustizia (CG) che lo decide con sentenza 02.07.2020, C-684/19, mk advokaten GbR contro MBK Rechtsanwälte GbR.

Uno studio legale tedesco (MBK Recthtsanäalte, di seguito solo: Mbk R.) ottiene ragione contro altro studio legale (Mk Advokaten, di seguito solo: mk a.) per l’uso indebito del proprio marchio (acronimo, forse) <<MBK>> per servizi giuricici.

La sentenza passa in giudicato.

In seguito Mbk R. si accorge che su Google, digitando <MBK Recthtsanwälte>, le risposte portano ancora a <mk a.> e apre nuova lite.

<mk a.> si difende dicendo che queste nuove presenze in rete derivano dalla propria risalente presenza sull’annuario Das Örtliche . Nulla però può esserle ora addebitato, avendo esso fatto tutto chò che si poteva pretendere e cioè essendosi  cancellata dall’annuario stesso.

Ne segue , direi, che gli utilizzi da parte di terzi (motori di ricerca o altri annuari o comunque servizi pubblicitari) o avevano preso il marchio prima della cancellazione ma l’avevano usato dopo (o già prima ma i titolari non se ne erano accorti) oppuire l’avevano preso dopo poichè l’annuario non aveva dato applicazione (tempstiva) alla domanda di cancellazione (non è chiarito a quando risalga la ripresa da parte di quesrti terzi del segno presso l’annuario, sempre che sia tecnicamente accertabile).

Pertanto la questione giuridica consiste nel capire se la ripresa da parte di terzi dei segni distintivi altrui, presenti sull’annuario, sia qualificabile come <uso del segno> da parte dell’iniziale inserzionista <mk a.> ex art. 5 dir. 2008/95 Diritti conferiti dal marchio di impresa.

La risposta è intuitivamente negativa: la ripresa da parte dei terzi del segno MBK presente sull’annuario non può essere imputato a <mk a.> (in mancanza di responsabilità vicaria o simili).

La Corte così si esprime: <<infatti, il termine «usare» che figura all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/95 implica un comportamento attivo e il controllo, diretto o indiretto, sull’atto che costituisce l’uso. Ciò non accade se tale atto viene effettuato da un operatore indipendente senza il consenso dell’inserzionista … n conformità a tale giurisprudenza della Corte, spetterà, nella specie, al giudice del rinvio esaminare se derivi da un comportamento della mk advokaten, nel contesto di una relazione diretta o indiretta tra essa e i gestori dei siti Internet in parola, che tali gestori avessero messo l’annuncio on-line su commissione e per conto della mk advokaten. In assenza di un comportamento siffatto, si dovrebbe concludere che la MBK Rechtsanwälte non è legittimata, in forza del diritto di esclusiva previsto all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/95, ad agire contro la mk advokaten in conseguenza della pubblicazione on-line dell’inserzione su siti Internet diversi da quello dell’annuario Das Örtliche>> (§§ 23 e 25).

Ciò che non può  essere messo in dubbio.

E’ piuttosto interessante il cenno seguente: <Ciò non pregiudicherebbe, eventualmente, la possibilità per la MBK Rechtsanwälte di reclamare dalla mk advokaten la restituzione di vantaggi economici in base alle norme nazionali né quella di agire contro i gestori dei siti Internet in questione> §26.

Se il riferimetno ai vantaggi è un riferimento all’ingiusto arricchimento, effettivametne la competenza è solo del diritto nazionale.

Se invece il riferimento è al recupero dei profitti illeciti, allora opera l’armonizzazione prodotta dalla possibilità di introdurlo contemplata dall’art. 13 ult. §, dir. 2004/48.

Molto interessante infine è il cenno alla giurisprudenza tedesca sul dovere non solo di cancellarsi da un sito di annunci pubblicitari , su cui ci si era iscritti, ma anche di <<verificare, con l’aiuto degli usuali motori di ricerca, che i gestori di altri siti Internet non abbiano ripreso l’annuncio stesso e, se ciò accade, intraprendere un serio tentativo per far cancellare detti successivi referenziamenti. Tale giurisprudenza sarebbe fondata sulla considerazione che ogni presentazione dell’annuncio va a beneficio della persona i cui prodotti e servizi vengono in tal modo promossi. Spetterebbe di conseguenza a tale persona svolgere, in caso di pregiudizio di un altrui diritto, le attività necessarie affinché tutte le occorrenze su Internet dell’annuncio di cui trattasi siano soppresse.>>, §§ 13-14.

Sarebbe interessante ragionare sul se l’omissione di tale verifica costituisse culpa pure secondo il nostro art. 2043 e/o secondo il (complesso tema del) profilo soggettivo della violazione di marchio.

In sentenza è abbondantamente citato il precedente CG 03.03.2016, C-179/15, Daimler AG contro Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft., di provenienza ungherese ove però i) l’iniziale presenza in internet era stata autorizzata dal titolare in base a contratto poi risolto, ii) l’inserzionista aveva chiesto a vari siti internet di cessare l’abbinamento del proprio nome al segno <Mercedez Benz>. La massima pertinente dice: << L’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2008/95, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, deve essere interpretato nel senso che un terzo, indicato in un annuncio pubblicato su un sito Internet che contiene un segno identico o simile a un marchio di impresa tale da dare l’impressione che sussista un rapporto commerciale tra quest’ultimo e il titolare del marchio, non fa un uso di tale segno che può essere vietato da detto titolare in forza della citata disposizione qualora la pubblicazione di tale annuncio non sia stata eseguita o commissionata da tale terzo, o anche nel caso in cui la pubblicazione dell’annuncio sia stata eseguita o commissionata da tale terzo con il consenso del titolare, qualora detto terzo abbia espressamente preteso dal gestore di tale sito Internet, al quale aveva commissionato l’annuncio, di cancellare quest’ultimo o la dicitura del marchio che vi figura.                  Infatti, se la messa in rete, su un sito Internet di ricerca, di un annuncio pubblicitario che menziona un marchio altrui è imputabile all’inserzionista che ha commissionato tale annuncio e su istruzione del quale il gestore di tale sito, in qualità di prestatore di servizio, ha agito, non si possono, invece, imputare a tale inserzionista atti o omissioni di un tale prestatore che, deliberatamente o per negligenza, non tiene conto delle istruzioni espressamente fornite da detto inserzionista volte, precisamente, a evitare tale uso del marchio. Pertanto, qualora detto prestatore si astenga dal dar seguito alla richiesta dell’inserzionista di cancellare l’annuncio in questione o la dicitura del marchio che vi figura, la comparsa di tale dicitura sul sito Internet di ricerca non può più essere considerata un uso del marchio da parte dell’inserzionista>>

Valutazione comparativa ex art. 2378 c. 4 c.c. per la sospensione cautelare di delibera societaria impugnata: un caso recente

Nella lite ormai annosa Vivendi c. Mediaset ( su cui v. miei post del 10.09.2019 e del 16.01.2019), un recente provvedimento cautelare milanese applica il bilanciamento tra l’interesse dell’impugnante e quello della società resistente, disposto dall’art. 2378 c. 4.

Si tratta dell’ordinanza di Trib. Milano  03.02.2020, giudice : d.ssa Riva Crugnola, procc. riuniti RG 33508/2-3-4-5 del 2019.

Secondo la  disposizione appena citata, <<il giudice designato per la trattazione della causa di merito, sentiti gli amministratori e sindaci, provvede valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la societa’ dalla sospensione dell’esecuzione della deliberazione; puo’ disporre in ogni momento che i soci opponenti prestino idonea garanzia per l’eventuale risarcimento dei danni.>>
Il tribunale con la cit. ord. 03.02.2020, a scioglimento della riserva assunta all’udienza di due giorni prima, nega la cautela.
La domanda di merito mira a annullare due delibere dell’assemblea soci di Mediaset spa: <<I  procedimenti cautelari riuniti qui in esame riguardano la richiesta di sospensione ex art.2378 cc delle due delibere adottate dall’assemblea dei soci di MEDIASET SPA rispettivamente il 4.9.2019 e il 10.1.2020,
– la prima recante approvazione del progetto di fusione transfrontaliera tra MEDIASET SPA (d’ora in avanti anche solo MEDIASET) e MEDIASET ESPANA COMUNICACION SA (d’ora in avanti anche solo MESPANA) con incorporazione di entrambe nella società olandese destinata ad essere ridenominata MEDIAFOREUROPE NV (d’ora in  avanti anche solo MFE),
– la seconda recante approvazione di modifiche allo statuto di MFE post-fusione a seguito dei rilievi svolti dalle socie di MEDIASET impugnanti la prima delibera, VIVENDI SA e Simonfidspa>>, pp. 4-5.
Secondo Vivendi, la delibera è abusiva sostanzialmente perchè ha lo scopo di rafforzare i poteri della maggioranza (in base al più favorevole diritto olandese) senza corrispondere ad alcun progetto industriale , p. 6/7.
Secondo Mediaset invece ci sono solide ragioni di business legate soprattutto alla necessità aumentare la dimensione aziendale. Inoltre l’incoremento di potere corporativo della maggioranza è compensato da specifici diritti per le minoranza, p. 8/9.
Il Tribunale inizia a dire che le delibere vanno considerate unitariamente, p. 9.
Passa poi ad esaminare i pericula (per Mediaset dalla sospensione e per Vivendi dalla non sospenszione) per conclduere che il primo è maggiore del secondo, soprauttto perchè -a differenza da esso- non è risarcibile.
Infatti il rimedio risarcitorio per Vivendi esiste, mentre per Mediaset <<l’impossibilità di procedere alla fusione derivante dalla sospensione delle due delibere  impugnate rappresenterebbe (…) un evento senz’altro  pregiudizievole in termini non solo organizzativi ma anche industriali ed economici, in particolare impedendo uno sviluppo dimensionale ritenuto  indispensabile nel mercato di riferimento e, comunque, risolvendosi nel “blocco” di una iniziativa ampiamente illustrata ai mercati con tutte le ovvie conseguenze anche in termini di valutazione da parte degli stessi mercati; tale pregiudizio, in quanto attinente allo stesso sviluppo trans-nazionale dell’attività imprenditoriale propria della convenuta, o sviluppo la cui evoluzione secondo le linee da tempo programmate sarebbe bruscamente impedito, appare dunque al Tribunale particolarmente rilevante e non suscettibile di futura riparazione risarcitoria adeguata, incidendo sulle stesse modalità di esercizio dell’impresa, i cui risultati alternativi sarebbero -per le innumerevoli varianti da considerare- di difficilissima se non impossibile quantificazione nel caso -all’esito dei procedimenti di merito- le delibere impugnate fossero ritenute valide>>, p. 10.
In sintesi <<all’esito della comparazione dei pregiudizi ex art.2378 cc sono dunque ravvisabili: – da un lato, per la convenuta MEDIASET, un pregiudizio attinente allo stesso funzionamento dell’ente ed alle sue prospettive di sviluppo, come tale da considerare irreparabile; – dall’altro un pregiudizio per le impugnanti riconducibile al minor peso della loro partecipazione post-fusione, risolventesi in un minor valore della partecipazione suscettibile di rimedi risarcitori, con esito finale, dunque, nel senso della maggior rilevanza del pregiudizio che si verificherebbe in capo alla convenuta in caso di accoglimento delle istanze cautelari, istanze che vanno quindi rigettate>>, p. 11.
Concludo ricordando l’interessante questione posta da Vivendi: l’operazione di fusione con spostamento della sede in Olanda avrebbe il solo scopo di incrementare i poteri dei soci di maggiorenza, senza ulteriori scopi industriali. Il che attiene allo scopo della società: che di solito è individuato in quello di fare profitti e, oggi va aggiunto, di farli in modo sostenibile [precisazione densa di conseguenze giuridiche].
Sul purpose of the company v. il post <<A Fuller Sense of Corporate Purpose: A Reply to Martin Lipton’s ‘on the Purpose of the Corporation’>> di Bernard S. Sharfman del 9 giugno nel blog di Oxf. Univ.  che risponde a due post di Martin Lipton (uno dei più noti avvocati di diritto societario statunitense), ivi linkabili.

Tutela d’autore (e da disegno e modello) quando l’opera è stata creata in ossequio solo a esigenze funzionali? La Corte di Giustizia ha risposto

Nel post del 10 febbraio avevo riferito delle conclusioni dell’AG nel caso Brompton c. Chedech/Get2get , in cui un produttore di bicicletta pieghevole ha tentato di proteggere la sua creazione tramite diritto di autore.

Naturalmente il convenuto aveva eccepito la non tutelabilità per il fatto che la forma scelta era stata dettata da esigenze tecnico-funzionali.

Ora è intervenuta la Corte di Giuszia con la sentenza 11.06.2020, C-833/18.

La sua conclusione è in linea con quelle dell’AG.

Del resto non ci sono dubbi che, se la forma espressiva è dettata da esigenze funzionali, viene meno la creatività dell’autore e cioè il suo apporto personale (art .6 l. aut.). La necessità di questo elemento, che costituisce il proprium della creazione proteggibile, non è emerge in modo esplicito da alcuna disposizione europea o internazionale, ma è comunemente affermata. Si v. nel caso Cofemel – Sociedade de Vestuário SA c. G-Star Raw CV, C-683/17, sia le conclusioni 02.05.2019 dell’AG Szpunar (§§ 23-26) che la successiva sentenza 12.09.2019 della CG (§§ 29-31).

la CG aggiunge che gli altri fattori ricordati nellla seconda questione pregiudiziale (altre possibili forme per il medesimo risultato; l’efficacia della forma per ottebere il risultato; la volontà delle parti; l’esistenza di un brefevtto anteriore) non sono affatto decisivi: contano solo i requisiti propri del diritto di autore (creatività/ originalità).

Come sempre, la CG  delega al giudica nazionale l’applicazione di questi generali criteri al caso specifico

Il punto difficile però è rimasto insoluto: quanto di condizionameno impedisce la tutela di autore? solo il condizionament totale o anche quello parziale? Nel secondo caso , in che misura? La disciplina dei marchi ad es. pone un avverbio significativo: non possono essere registrati “i segni costituiti ESCLUSIVAMENTE da una forma che …” (anche se poi nella prassi giudiziale viene parecchio annacquato) .   La Corte aggiunge, per vero, l’avverbio UNICAMENTE (§§ 27 e 33, v. sotto), ma non si sa quanto consapevolmente.

Infine ecco i passaggi argomentativi più interessanti:

<<da una costante giurisprudenza della Corte risulta che, perché un oggetto possa essere considerato originale, è necessario e sufficiente che rifletta la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest’ultimo (sentenza del 12 settembre 2019, Cofemel, C‑683/17, EU:C:2019:721, punto 30 e giurisprudenza ivi citata)>>, § 23.

Ne segue che <<un oggetto che soddisfa il requisito di originalità può beneficiare della protezione ai sensi del diritto d’autore anche qualora la realizzazione di tale oggetto sia stata determinata da considerazioni tecniche, purché una simile determinazione non abbia impedito all’autore di riflettere la sua personalità in tale oggetto, manifestando scelte libere e creative>>, § 26. Infatti il cirterio delloriginalità <<non può essere soddisfatto dalle componenti di un oggetto che siano caratterizzate unicamente dalla loro funzione tecnica, poiché risulta in particolare dall’articolo 2 del Trattato OMPI sul diritto d’autore che la protezione ai sensi del diritto d’autore non si estende alle idee. Proteggere queste ultime mediante il diritto d’autore equivarrebbe infatti a offrire la possibilità di monopolizzare le idee, a discapito, in particolare, del progresso tecnico e dello sviluppo industriale (v., in tal senso, sentenza del 2 maggio 2012, SAS Institute, C‑406/10, EU:C:2012:259, punti 33 e 40). Orbene, quando l’espressione di dette componenti è dettata dalla loro funzione tecnica, i diversi modi di attuare un’idea sono così limitati che l’idea e l’espressione si confondono (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010, Bezpečnostní softwarová asociace, C‑393/09, EU:C:2010:816, punti 48 e 49).>>, § 27.

Si tratta del passaggio più originale: la necessità che siano protette non le idee astratte ma solo quelle concretizzatisi in una specifica forma, è usata per dirimere la questione giuridica astratta.

<<A tale riguardo, come ricordato ai punti 24, 26 e 27 della presente sentenza, ciò non può verificarsi qualora la realizzazione di un oggetto sia stata determinata da considerazioni tecniche, da regole o da altri vincoli che non hanno lasciato spazio all’esercizio di una libertà creativa o le hanno lasciato uno spazio talmente limitato che l’idea e la sua espressione si confondono.>>, § 31.

E del resto <<32  (…) anche se vi è una possibilità di scelta quanto alla forma di un oggetto, non si può concludere che esso rientri necessariamente nella nozione di «opera», ai sensi della direttiva 2001/29. Per stabilire se ciò effettivamente avvenga, spetta al giudice del rinvio verificare che le condizioni ricordate ai punti da 22 a 27 della presente sentenza sono soddisfatte. 33.      Nel caso in cui la forma del prodotto sia dettata unicamente dalla sua funzione tecnica, tale prodotto non potrebbe rientrare nella sfera di protezione ai sensi del diritto d’autore.  34      Pertanto, al fine di stabilire se il prodotto di cui trattasi rientri nella sfera di protezione ai sensi del diritto d’autore, spetta al giudice del rinvio stabilire se, attraverso tale scelta della forma del prodotto, il suo autore abbia espresso la propria capacità creativa in maniera originale effettuando scelte libere e creative e abbia modellato il prodotto in modo da riflettere la propria personalità.>>

Quanto ai quattro fattori ipotizzati nella seconda domanda pregiudiziale:

<<35      In tale contesto, e dato che deve essere valutata solo l’originalità del prodotto in esame, l’esistenza di altre forme possibili che consentono di giungere allo stesso risultato tecnico, benché permetta di constatare l’esistenza di una possibilità di scelta, non è determinante al fine di valutare i fattori che hanno guidato la scelta effettuata dal creatore. Analogamente, la volontà del presunto contraffattore è irrilevante nell’ambito di una simile valutazione. 36      Quanto all’esistenza di un brevetto anteriore, oggi scaduto nel procedimento principale, nonché all’efficacia della forma per pervenire al medesimo risultato tecnico, se ne dovrebbe tener conto solo nei limiti in cui tali elementi consentano di rivelare le considerazioni effettuate nella scelta della forma del prodotto di cui trattasi>>.

Curiosa la precisazione finale: <<In ogni caso, occorre sottolineare che, al fine di valutare se la bicicletta pieghevole di cui al procedimento principale sia una creazione originale e sia quindi protetta ai sensi del diritto d’autore, spetta al giudice del rinvio tener conto di tutti gli elementi pertinenti del caso di specie, quali esistevano al momento dell’ideazione di tale oggetto, indipendentemente dai fattori esterni e successivi alla creazione del prodotto.>>,  § 37.

Sulle informazioni che il titolare della privativa violata può ottenere dall’intermediario digitale ex art. 8 § 2 lett. a, dir. 2004/48

L’articolo 8 della direttiva enforcement (dir. 2004/48) prevede che il giudice possa ordinare a certi soggetti la comunicazione di informazioni sull’origine sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi illeciti.

Queste informazioni possono concernere <<nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti;>>

Era capitato che la Constantin Film, titolare in Germania dei diritti di sfruttamento esclusivo sui film Parker e Scary Movie 5, tra il 2013 e il 2014 si era accorta che erano state caricate copie illecite  su YouTube. Aveva quindi chiesto (ex art. 101/1 legge tedesca sul diritto di autore) a Google e YouTube  una serie di informazioni sugli utenti uploader. Non è chiaro se la richiesta fosse stata anche stragiudiziale o solo giudiziale (par. 15) : tuttavia, dato il tenore della disposizione UE, tedesca e italiana (art. 156 ter l. aut.), l’unica produttiva di effetti giuridici favorevoli al titolare è quella giudiziale. .

Sono state depositate il 2 aprile u.s. le conclusioni dell’ avvocato generale SAUGMANDSGAARD ØE  AG 2 aprile 2020 , C-264/19 , Constantin Film Verleih GmbH contro YouTube LLC, Google Inc.

il giudice del rinvio aveva sollevato da questione dell’ ampiezza del concetto di <<informazioni>< utilizzato dal citato articolo 8

la questione pregiudiziale precisamenteriguarda il se comprendo pure

<<1) … a)      gli indirizzi e-mail degli utenti dei servizi e/o

b)      i numeri di telefono degli utenti dei servizi e/o

c)      gli indirizzi IP utilizzati dagli utenti dei servizi per caricare file lesivo di un diritto, nonché l’ora esatta del caricamento.

2) In caso di soluzione affermativa della prima questione sub c): Se le informazioni da fornire ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), [di detta] direttiva (…) riguardino anche l’ultimo indirizzo IP utilizzato dall’utente, che in precedenza ha caricato file lesivo di un diritto, per accedere al proprio account Google/YouTube, nonché l’ora esatta dell’accesso, indipendentemente dal fatto che durante tale ultimo accesso siano state commesse violazioni».>>

l’AG alla prima domanda risponde negativamente: le informazioni del soggetto leso diritto di ottenere non comprendono negli indirizzi email né i numeri di telefono né i numeri IP, paragrafo 27.

Inizia con la solita osservazione per cui in mancanza di rinvio al diritto nazionale si tratta di concetto autonomo dell’Unione, paragrafo 28.

Prosegue dicendo che il <senso abituale nel linguaggio corrente>> deve essere il punto di partenza e come tale L’indirizzo è solo l’indirizzo postale, paragrafo 30

Ancora, il numero di telefono certamente non rientra nel concetto di <<Nome e indirizzo>>, paragrafo 31

Pertanto sotto il profilo dell’interpretazione letterale la domanda pregiudiziale proposta non può che trovare risposta negativa, paragrafo 36 . Tale conclusione è corroborata dell’interpretazione storica e in particolare dall’esame dei lavori preparatori, paragrafo 37

Il soggetto leso però propone di dare risposta positiva secondo un criterio di interpretazione teleologica. Afferna che articolo 8 vuole consentire l’identificazione dei soggetti indicati in esso punto per cui il paragrafo 2 dovrebbe essere inteso nel senso di comprendere <<«qualsiasi informazione che consenta di identificare» tali persone, potendo dette informazioni includere, a seconda della loro disponibilità, il numero di telefono, l’indirizzo e-mail, l’indirizzo IP o ancora le coordinate bancarie.>>, pragrafo 42

 Tuttavia, secondo l’AG questa interpretazione è troppo ampia in quanto equivale ad una riscrittura della disposizione da parte della Corte, paragrafo 43

Del resto un’interpretazione dinamica teleologica <<deve essere esclusa in un contesto del genere. Infatti, i termini utilizzati all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/48 non offrono un margine di interpretazione sufficiente a consentire siffatta interpretazione per includere le informazioni menzionate nelle questioni pregiudiziali.>>, § 45. Infatti la possibilità di un’interpretazione dinamica o teleologica <<sussiste soltanto qualora «il testo della norma stessa [sia] suscettibile di interpretazioni diverse, presentando un qualche grado di ambiguità testuale e di vaghezza>>, § 46.

Si tratta del passaggio centrale del ragionamento condotto dalla AG, che si presta però a qualche obiezione .

Il criterio in claris non fit interpretatio è ormai abbandonato. Per capire se veramente la disposizione sia shiara, serve infatti un procedimento interpretativo, per cui il criterio non ha alcuna utilità. L”interpretazione teleologica dunque non può essere esclusa a priori per una presunta chiarezza della disposizione.

 Inoltre il soggetto leso aveva richiamato gli obietti di tutela dell’IP  disposta dalla direttiva enforcement per allargare il concetto di <<informazioni>> e di <<nome ed indirizzo>>, § 48.

 L’AG qui ha buon gioco nel ricordare che il diritto di autore è fornito sì di tutela, ma non assoluta: tutela che che mira a creare un equilibrio tra interessi confliggenti,  paragrafo 51-52.

In particolare l’interesse confliggente con quello del d’autore è il diritto alla privacy o meglio alla protezione dei dati personali, che la Direttiva enforcement non intende ridurre (cons. 2 e 15 nonchè art. 2.3.a ), § 56.

Vedremo la posizione che prenderà la Corte.

Riscaldamento globale, stabilità finanziaria e prezzi azionari : report del Fondo Monetario Internazionale

Il Fondo Monetario Internazionale (IMF) ha fatto uscire in aprile 2020 un interessante Global Financial Stability Report: Markets in the Time of COVID-19.

Qui interessa riferire del chapter 5  Climate Change: Physical Risk and Equity Prices .

Qui si leggono considerazioni interessanti sul fatto sia che le imprese e gli analisti hanno tenuto in scarsa considerazione i rischi da cambiamentoclimatico, sia che invece dovrebbero farlo (o avrebbero dovuto farlo). Ci sono anche indicazioni metodologiche allo scopo.

Il climate change può influire sulla stabilità finanziaria in due modi:

<<First, a climatic hazard can turn into a disaster if it happens in an area where the exposure is large and vulnerability is high. Such a disaster affects households, nonfinancial firms, and the government sector through the loss of physical and human capital, thereby causing economic disruptions that can possibly be significant. Financial sector firms are exposed to these shocks through their underwriting activity (insurers), lending activity (mostly banks), and the portfolio holdings of affected securities (all financial firms). Financial institutions could also be exposed to operational risk (such as in cases in which their structures, systems, and personnel are directly affected by an event) or to liquidity risk (such as if a disaster triggers sizable withdrawal of customer deposits). Insurers play a special role in absorbing shocks. The provision of insurance concentrates the impact of the shock on the insurance sector and reduces the impact on other economic agents.3 Governments also generally play an important cushioning role by providing some forms of insurance, as well as relief and support in the aftermath of a disaster. The strain on government balance sheets after a disaster could potentially have financial stability implications given the strong sovereign-bank nexus in many economies.

Second, investors form beliefs about physical risk—the result of a combination of climatic hazards, exposures, and vulnerabilities—as well as insurance coverage (and risk sharing more broadly, including through the government) at various time horizons in the future. Standard asset pricing theory suggests that investors should demand a premium for holding assets exposed to a future increase in physical risk induced by climate change. In other words, these assets should have a lower price compared with assets with similar characteristics but not exposed to this change in physical risk. However, because the nature of the risk is long term, and depends on complex interactions between climate variables and socioeconomic developments that are difficult to model, markets may not price future physical risk correctly, potentially leading to capital misallocation and economic inefficiency. Perhaps more important from a financial stability perspective, a sudden shift in investors’ perception of this future risk could lead to a drop in asset values, generating a ripple effect on investor portfolios and financial institutions’ balance sheets>>, p. 86/7

I risultati dell’indagine son così riassunti:

<< Climate change is a source of financial risk for investors that could lead to adverse consequences for financial stability. However, over the past several decades, the reactions of aggregate equity prices, bank equity prices, and insurance equity prices to large climatic disasters have generally been modest, in particular in economies with high rates of insurance penetration and sovereign financial strength. Pricing future climate risks is extremely challenging, given the large uncertainties around climate science projections and the economic cost of predicted hazards. However,  current economy-level equity valuations as of 2019 are generally not statistically significantly associated with the currently available proxies of future changes in physical risk. Furthermore, equity investors do not seem to have paid full attention to temperature, which could suggest that they do not pay full attention to climate change either. The analysis implies that, in the current baseline scenario, in which climate change mitigation policies are projected to remain weak globally, domestic financial stability will be best protected if governments preserve or enhance their financial strength, reduce barriers to non–life insurance penetration while ensuring adequate capital in the insurance sector, and encourage adaptation. Soberingly, preserving or enhancing financial strength appears challenging as public debt ratios continue to increase (see Chapter 1). In addition, better measurement and increased disclosure of exposure and vulnerability to climatic hazards would help reduce investors’ informational challenges and facilitate risk pricing>>, p. 88.

Si v. infine il § Equity Pricing of Future Climate Change Physical Risk sui metodi di pricing, p. 93 ss

L’applicabilità della business judgement rule alle scelte organizzative (più un cenno alla pretesa rinuncia al credito ravvisabile nella cancellazione della società creditrice)

Un provvedimento cautelare romano esamina i due temi in oggetto. Si tratta della odinanza cautelare 08.04.2020, RG 8159/2017-8159-1/2017, giudice Guido Romano, relativa all’azione di responsabilità contro gli amministratori di Enpam Sicura srl (di cui socio unico era Enpam, cassa di previdenzxa dei medici).

L’ordinanza  è leggibile in  www.giurisprudenzadelleimprese.it con massime di P.F. Mondini.

1°  – Circa il primo profilo il tribunale si adegua all’orientamento dominante, secondo cui la richiesta di cancellazione di una società di capitali, in presenza di posti attive, comporta tacita rinuncia ai crediti relativi.

<<dunque, la giurisprudenza distingue, nell’ambito delle posizioni attive residue, non definite o sopravvenute, a seconda che si tratti di posizioni «gestite» da parte del liquidatore prima di richiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese, oppure di mere pretese rispetto alle quali il mancato espletamento di un’attività di gestione delle medesime, da parte del liquidatore, fa presumere un disinteresse e, quindi, una tacita rinunzia da parte della società, poi estinta. Con riferimento alle prime, invece, l’effetto «rinunziativo» è impedito da una attività – «ulteriore» rispetto alla sola cancellazione della società dal registro delle imprese – del liquidatore, consistente in una «espressa» gestione della posizione, attraverso, ad es., la cessione del credito (ancorché litigioso) a terzi e l’inclusione del corrispettivo nel bilancio di liquidazione (e, dunque, nella distribuzione del ricavato) ovvero ancora nella attribuzione di un diritto già azionato ad un determinato socio (con menzione nella nota integrativa)>> p. 8/9

Nel caso specifico il giudice rigetta la domanda di accertamento di tacita rinuncia, dal momento che il giudizio introdotto da Enpam andava qualificato come rapporto giuridico “coltivato” prima di procedere a chiedere la cancellazione. Per questo il credito non  è ritenuto abbandonato e nella suta titolarità sono subentrati i soci (socio unico) della società cancellata. Tuttavia Il tribunale dichiara in generale di attenersi all’orientamento dominante.

Qui mi limito a dire che tale tesi, del tutto dominante, non persuade. Infatti l’atto di rinuncia comportante l’abdicazione ad un proprio diritto per poter essere ravvisato nella modalità tacita richiede fatti del tutto significativi, inequivocabilmente concludenti: certo tale non è una semplice condotta omissiva, quale la non menzione nel bilancio di liquidazione e/o nella delibera di assegnazione ai soci subentranti uti singuli.

La remissione del debito (art.1236 cc), che per i più è un negozio unilaterale, può sì consistere in condotte diverse dalla dichiarazione ad hoc: purchè, tuttavia, si tratti di fatti concludenti e non equivoci. La legge stessa ne ipotizza uno: restituzione volontaria del titolo originale ex art. 1237/1.

La posizione maggioritaria cennata, dunque, non trova rispondenza nell’ordinamento-.

2° – E’ invece condivisibile l’affermazione, secondo cui -in tema di responsabilità degli amministratori- la business judgment rule si applica non solo alle scelte gestionali in senso stretto ma anche a quelle (per così dire a monte) di tipo organizzativo.

La tesi è da molti contestata; a me pare invece esatta.

Il tribunale dà per scontati profili importanti come la natura contrattuale dell’azione sociale (rectius della responsabilità fatta valere con l’azione sociale), e come la natura colposa della responsabilità, trascurando che questo tema -al netto di molta confusione terminologico/concettuale- è molto controverso nella responsabilità contrattuale generale (forse proprio per la confusione).

A parte ciò però (e una certa imprecisione da dove a pagina 15 chiede la riconducibilità della lesione- invece che del danno-  al fatto dell’amministratore), le successive considerazioni in tema di business Judgement rule convincono. Vale la pena di riportarle.

Il tribunale procede dicendo che<<il principio della insindacabilità delle scelte di gestione non è assoluto, avendo la giurisprudenza elaborato due ordini di limiti alla sua operatività. La scelta di gestione è insindacabile, in primo luogo, solo se essaè stata legittimamente compiuta (sindacato sul modo in cui la scelta è stata assunta) e, sotto altro aspetto, solo se non è irrazionale (sindacato sulle ragioni per cui la scelta compiuta è stata preferita ad altre)>>Pagina 15/16.

Ricordato il dovere di curare l’adetguatezza dell’assetto ex art. 2381 cc (p. 16 in fine), il tribunale così osserva:

<<Ebbene, sebbene debba darsi atto di un orientamento dottrinario che  ritiene che  on sia possibile traslare i principi che sorreggono la regola sopra evidenziata alle scelte non gestorie, ma organizzative, ritiene il Tribunale che sia condivisibile la conclusione favorevole. In tale prospettiva, in estrema sintesi, si evidenzia che la funzione organizzativa rientra pur sempre nel più vasto ambito della gestione sociale e che essa deve necessariamente essere esercitata impiegando un insopprimibile margine di libertà, per cui le decisioni relative all’espletamento della stessa vengono incluse tra le decisioni strategiche. In altre parole, la predisposizione di un assetto organizzativo non costituisce l’oggetto di un obbligo a contenuto specifico, ma al contrario, di un obbligo non predeterminato nel suo contenuto, che acquisisce concretezza solo avuto riguardo alla specificità dell’impresa esercitata e del momento in cui quella scelta organizzativa viene posta in essere.  E va da sé che tale obbligo organizzativo può essere efficacemente assolto guardando non tanto a rigidi parametri normativi (non essendo enucleabile dal codice un modello di assetto utile per tutte le situazioni), quanto ai principi elaborati dalle scienze aziendalistiche ovvero da associazioni di categoria o dai codici di autodisciplina.  Così, come è stato efficacemente affermato, l’esistenza di un ambito discrezionale entro il quale gli amministratori possono compiere le loro scelte aventi carattere organizzativo deriva dal fatto che il legislatore ha utilizzato come criterio di condotta, a cui essi devono attenersi nella configurazione e nella verifica degli assetti societari, la clausola generale dell’adeguatezza e, dunque, una clausola elastica, al pari, della clausola di diligenza dovuta nel realizzare una scelta imprenditoriale. In definitiva, la scelta organizzativa rimane pur sempre una scelta afferente al merito gestorio, per la quale vale il criterio della insindacabilità e ciò pur sempre nella vigenza dei limiti sopra esposti e, cioè, che la scelta effettuata sia razionale (o ragionevole), non sia ab origine connotata da imprudenza tenuto conto del contesto e sia stata accompagnata dalle verifiche imposte dalla diligenza richiesta dalla natura dell’incarico>>

Nulla da aggiungere, tutto esatto (tranne, volendo sottilizzare: l’adeguatezza non è clausola elastica, al pari della diligenza: l’adeguatezza è proprio la diligenza, applicata al profilo organizzativo della prestazione gestoria).

Del resto a ben vedere non può che essere così: dovunque ci sia discrezionalità e cioè pluralità di scelte tutte ex-ante razionalmente giustificabili, non si può che lasciare libero l’amministratore. Ci si deve infatti sempre mettere nell’ottica ex ante e curando al massimo (con specifico sforzo psicologico)  di non farsi depistare dal senno di poi, c.d.  hindsight bias

Questa affermazione di applicabilità della b.i.r. alle scelte organizzative è stata successivamente condivisa da Trib. Roma sez. spec. decr. 24.09.2020, rel. Bernardo, Giuffrida e aa. c. Prandi e aa., Foro. it., 2020/12, 3965 (che richiama il precedente “concittadino” di aprile).

Questa pronuncia del 2020, però, limita il concetto di <gestione>, quando il cocnetto sia quello di cui all’art. 2409 cc (gravi irregolarità), osservando:  <<La nuova formulazione della norma, che fa riferimento all’esistenza del fondato sospetto di «gravi irregolarità nella gestione» — a differenza della precedente formulazione dell’art. 2409 c.c. che richiedeva il «fondato sospetto di gravi irregolarità nell’adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci» — consente di affermare come non assuma rilievo qualsiasi violazione di doveri gravanti sull’organo amministrativo, ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate, con esclusione di qualsiasi rilevanza, invece, dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei.>>

Il punto è interessante e merita approfondimento.    A prima vista però pare arbitrario restringere il concetto di gestione nell’art. 2409 mentre lo si allarga nell’art. 2392. Nè giova la differenza di dettato tra la precedente (gr. irr. nell’adempimento dei doveri) e l’attuale versione (gr. irr. nella gestione) dell’art. 2409, come opina il Tribunale: anche nell’art. 2392, infatti,  si parla indirettamente ma sicuramente di doveri <gestionali>, dato che per l’art. 2381/1 agli amministratori incombe proprio la gestione dell’impresa (è irrilevante che la disposizione, sotto il profilo letterale, non menzioni <obblighi>) (ma non cambierebbe nulla anche considerando solamente l’art. 2392 cc).