PROPRIETA’ INTELLETTUALE / DIRITTO INDUSTRIALE/ANTITRUST

Utilizzatore informato ed estensione della protezione nella valutazione di contraffazione di prodotti modulari (ancora sui mattoncini Lego)

L’AG Szpunar ha presentato le sue conclusioni 6 marzo 2025 in C-211/24 , Lego c. Pozitív Energiaforrás Kft.

<<48. Tenuto conto delle informazioni incluse nella domanda di pronuncia pregiudiziale, proprio la preoccupazione di preservare l’obiettivo menzionato al paragrafo 46 delle presenti conclusioni ha indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’opportunità di applicare, per stabilire l’estensione della protezione dei disegni o modelli che rientrano nelle previsioni dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002, criteri specifici, che prendano in considerazione la specificità di tali disegni o modelli.

49. Come risulta dalle precedenti considerazioni, ritengo tuttavia che, al contrario, proprio l’applicazione rigorosa e integrale delle disposizioni del regolamento n. 6/2002, come interpretate dai giudici dell’Unione, permetta di raggiungere tale obiettivo, rispettando al contempo l’effetto utile dell’articolo 8, paragrafo 3, di tale regolamento.

50. Propongo dunque di rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 10 del regolamento n. 6/2002 dev’essere interpretato nel senso che l’estensione della protezione di un disegno o modello rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 8, paragrafo 3, di tale regolamento è determinata mediante riferimento all’impressione generale prodotta da tale disegno o modello in un utilizzatore informato che, senza essere un progettista o un esperto tecnico, conosce vari disegni o modelli esistenti nel comparto di riferimento, dispone di un certo grado di conoscenze quanto agli elementi che questi disegni o modelli comportano di regola e, a causa del suo interesse per i prodotti in questione, dà prova di un grado di attenzione relativamente elevato quando li utilizza in quanto elementi del sistema modulare di cui fanno parte. In sede di valutazione dell’estensione della protezione, si tiene conto del margine di libertà dell’autore del disegno o modello di cui trattasi, anche nell’elaborazione delle caratteristiche dell’aspetto del prodotto necessarie per l’interconnessione.

Conclusione

51. Alla luce dell’insieme delle precedenti considerazioni, propongo alla Corte di fornire la seguente risposta alla prima questione pregiudiziale sollevata dalla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest‑Capitale, Ungheria):

L’articolo 10 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari,

dev’essere interpretato nel senso che:

l’estensione della protezione di un disegno o modello rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 8, paragrafo 3, di tale regolamento è determinata mediante riferimento all’impressione generale prodotta da tale disegno o modello in un utilizzatore informato che, senza essere un progettista o un esperto tecnico, conosce vari disegni o modelli esistenti nel comparto di riferimento, dispone di un certo grado di conoscenze quanto agli elementi che questi disegni o modelli comportano di regola e, a causa del suo interesse per i prodotti in questione, dà prova di un grado di attenzione relativamente elevato quando li utilizza in quanto elementi del sistema modulare di cui fanno parte. In sede di valutazione dell’estensione della protezione, si tiene conto del margine di libertà dell’autore del disegno o modello di cui trattasi, anche nell’elaborazione delle caratteristiche dell’aspetto del prodotto necessarie per l’interconnessione>>.

La prova del preuso e cioè della notorietà del marchio non registrato, ostativa alla registrazione del marchio successivo (art. 12.1.a) c.p.i.)

Molte utili precisaizoni per l’operatore in EUIPO 5° Comm. di ricorso 27.01.2025, proc. R 1470/2024-5, caso FAEG.

In particolare qui ricordo il riferimento alla prova di uso, costituita da pagine web e relativi hiperlink:

<<46 Con un numero limitato di eccezioni (come un collegamento ipertestuale o un URL alla banca dati ufficiale di uno degli uffici della PI degli Stati membri, alle banche dati ufficiali gestite dalle istituzioni dell’UE e agli organismi o alle organizzazioni internazionali), i collegamenti ipertestuali o gli URL, di per sé, non possono essere considerati prove sufficienti (05/09/2023, R 2232/2022-2, KENZO, § 72; 10/08/2023, R 125/2023-1, ParkOne, § 59; 01/03/2022, R 940/2021-2, BlefOX (fig. / Blefa baby, § 33). Blefa baby, § 33-34; 13/06/2022, R 1505/2021-2, MEGA SPLITS / SPLITZ et al, § 61). Questo perché le informazioni accessibili tramite un collegamento ipertestuale o un URL potrebbero essere modificate o cancellate in una fase successiva. Inoltre, potrebbe essere difficile identificare il contenuto pertinente (08/12/2021, T-294/20, 27/01/2025, R 1470/2024-5, FAEG / FAEG et al. Kaas keys as a service, EU:T:2021:867, § 23; 10/08/2023, R 125/2023-1, ParkOne, § 60).
47 Pertanto, l’autenticità e la completezza delle informazioni citate non possono essere verificate fornendo semplicemente un collegamento ipertestuale a un sito web o un indirizzo URL (10/08/2023, R 125/2023-1, ParkOne, § 60). Di conseguenza, la semplice presentazione di una lista di collegamenti ipertestuali e URL a siti web non può essere considerata una prova valida e non può essere presa in considerazione (07/02/2007, T-317/05, Guitar, EU:T:2007:39, § 59).
48 Pertanto, i collegamenti ipertestuali e gli URL devono essere integrati da prove
aggiuntive, come una stampa o una schermata delle informazioni pertinenti contenute.
Questo approccio è in linea con la “Comunicazione comune CP10 – Criteri di
valutazione della divulgazione di disegni e modelli su Internet” (sezione 2.4.4, pag. 29) e con la “Comunicazione comune CP12 – Prove nei procedimenti di ricorso in materia di marchi: presentazione, struttura e disposizione delle prove e trattamento delle prove riservate” (sezione 3.1.2.8, pag. 14). Queste comunicazioni sono state redatte dagli uffici di PI dell’Unione europea nell’ambito della Rete dell’Unione europea dei marchi e dei disegni e modelli, al fine di fornire indicazioni sulle fonti, l’affidabilità e la presentazione delle prove online. Entrambe le comunicazioni congiunte tengono conto della giurisprudenza consolidata dei tribunali europei e riflettono pertanto la situazione giuridica attuale (10/08/2023, R 125/2023-1, ParkOne, § 64).
49 Alla luce delle obiezioni mosse nella decisione impugnata in merito a questa lista di collegamenti ipertestuali e URL, sarebbe stato facile per l’opponente fornire stampe o schermate corrispondenti ai contenuti a cui presumibilmente rimandano i collegamenti ipertestuali e URL in questione. Tuttavia, nulla di tutto ciò è stato fornito dal titolare, pertanto la Commissione conferma la conclusione della Divisione di Opposizione secondo cui l’elenco di collegamenti ipertestuali e URL a contenuti internet fornito come Allegato 4 non fornisce informazioni utili sull’uso dei marchi anteriori>>

Predivulgazione del disegno o modello che non distrugge il “carattere individuale” ex art. 6 reg. n. 6/2002

Il Trib. UE 12.03.2025, T-66/24, Lidl. v. EUIPO, si impegna per motivare il fatto che che la previdulgazione, non distruttiva del carattere individuale ex art. 7.2 reg. 6/2002, riguarda anche modelli non identici purchè “suscitanti la stessa impressione generale”, secondo la disciplina del precedente art. 6.

E ciò a differenza dall’art. 5 sulla novità, in cui invece è chiesta l’identità del modello.

Il giudizio è esatto, anche tutto sommato ovvio; però, dato che l’art. 7.2 è muto in proposito, è stato bene chiarirlo.

Riporto un passo sulla ratio del termine di grazia (di tolleranza) dei 12 mesi:

<< 37 Peraltro, occorre ricordare che, conformemente al considerando 7 del regolamento n. 6/2002, il sistema di protezione dei disegni e modelli comunitari mira a incoraggiare i processi innovativi e l’emergere di nuovi prodotti e gli investimenti produttivi.

38 Orbene, il perseguimento degli obiettivi ricordati ai punti 18, 36 e 37 supra sarebbe compromesso se, dopo aver sottoposto alla prova del mercato un disegno o modello, l’autore o il suo avente causa che intendesse beneficiare del periodo di tolleranza fosse tenuto, in ogni caso, a chiedere la registrazione del disegno o modello come inizialmente sottoposto alla prova del mercato, senza poter prendere in considerazione i risultati concreti di tale prova, per apportare a detto disegno o modello gli eventuali adeguamenti necessari al fine di garantirne il successo commerciale, e senza poter, quindi, chiedere la registrazione di un disegno o modello che, senza essere identico, susciterebbe la stessa impressione generale di quello inizialmente sottoposto alla prova del mercato.

39 Infatti, l’interpretazione difesa dalla ricorrente implicherebbe che, registrando un disegno o modello che non sia identico al disegno o modello sottoposto alla prova del mercato, l’autore o il suo avente causa rischierebbe di vedersi opporre, in un procedimento di dichiarazione di nullità, la divulgazione, da parte sua, durante il periodo di tolleranza, di tale disegno o modello anteriore.

40 Infatti, una tale interpretazione sarebbe contraria all’obiettivo dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 e, più in generale, del sistema di protezione dei disegni o modelli comunitari, volto a consentire all’autore di sottoporre alla prova del mercato un disegno o modello e a incoraggiare i processi innovativi e l’emergere di nuovi prodotti.

41 Da tutto quanto precede deriva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 6 del medesimo regolamento, non richiede che il disegno o modello anteriore, la cui divulgazione può non essere presa in considerazione, sia identico al disegno o modello contestato>>

L’appello del Columbia District conferma che l’opera prodotta con AI non è registrabile come opera dell’ingegno

Dopo il rigetto del Tribunale di Washington del 2023 (v. mio post), dr. Thaler subisce altra sconfitta nella sua indefessa battaglia per far riconoscere la privativa d’autore alla sua intelligenza artificiale per l’opera “A Recent Entrance to Paradise”. V.la qui sotto:

Si tratta di US C. of appeals, Dist. of Columbia Circuit, n° 23-5233, 18.03.2025.

la Corte ricorda che secondo il diritto usa la ratio è la diffusione delle opere nel pubblico, più che la ricompensa per l’autore, e che la necessità di intervento umano non impedisce la protezione.

<<Copyright law incentivizes the creation of original works
so they can be used and enjoyed by the public. Since the
founding, Congress has given authors short term monopolies
over their original work. See Act of May 31, 1790, ch. 15, 1st
Cong., 1 Stat. 124. This protection is not extended as “a special
reward” to the author, but rather “to encourage the production
of works that others might reproduce more cheaply.” Google
LLC v. Oracle Am., Inc., 593 U.S. 1, 16 (2021). By ensuring
that easily reproducible work is protected, individuals are
incentivized to undertake the effort of creating original works
that otherwise would be easily plagiarized. (…)

Dr. Thaler also argues that the human-authorship
requirement wrongly prevents copyright law from protecting
works made with artificial intelligence. Thaler Opening Br. 38.
But the Supreme Court has long held that copyright law is
intended to benefit the public, not authors. Copyright law
“makes reward to the owner a secondary consideration. * * *
‘[T]he primary object in conferring the monopoly lie[s] in the
general benefits derived by the public from the labors of
authors.’” United States v. Loew’s, Inc., 371 U.S. 38, 46-47
(1962) (quoting Fox Film Co. v. Doyal, 286 U.S. 123, 127
(1932)). (…)

Contrary to Dr. Thaler’s assumption, adhering to the
human-authorship requirement does not impede the protection
of works made with artificial intelligence. Thaler Opening Br.
38-39.
First, the human authorship requirement does not prohibit
copyrighting work that was made by or with the assistance of
artificial intelligence. The rule requires only that the author of
19
that work be a human being—the person who created,
operated, or used artificial intelligence—and not the machine
itself. The Copyright Office, in fact, has allowed the
registration of works made by human authors who use artificial
intelligence. See Copyright Registration Guidance: Works
Containing Material Generated by Artificial Intelligence, 88
Fed. Reg. 16,190, 16,192 (March 16, 2023) (Whether a work
made with artificial intelligence is registerable depends “on the
circumstances, particularly how the AI tool operates and how
it was used to create the final work.”).
To be sure, the Copyright Office has rejected some
copyright applications based on the human-authorship
requirement even when a human being is listed as the author.
See Copyright Office, Re: Zarya of the Dawn (Registration #
VAu001480196) (Feb. 21, 2023), https://perma.cc/AD86-
WGPM (denying copyright registration for a comic book’s
images made with generative artificial intelligence). Some
have disagreed with these decisions. See Motion Picture
Association, Comment Letter on Artificial Intelligence and
Copyright at 5 (Oct. 30, 2023), https://perma.cc/9W9X-3EZE
(This “very broad definition of ‘generative AI’ has the potential
to sweep in technologies that are not new and that members use
to assist creators in making motion pictures.”); 2 W. P ATRY,
C OPYRIGHT § 3:60.52 (2024); Legal Professors Amicus Br. 36-
37 (“The U.S. Copyright Office guidelines are somewhat
paradoxical: human contributions must be demonstrated within
the creative works generated by AI.”).
Those line-drawing disagreements over how much
artificial intelligence contributed to a particular human author’s
work are neither here nor there in this case. That is because Dr.
Thaler listed the Creativity Machine as the sole author of the
work before us, and it is undeniably a machine, not a human
being. Dr. Thaler, in other words, argues only for the
20
copyrightability of a work authored exclusively by artificial
intelligence. Contrast Rearden LLC v. Walt Disney Co., 293
F. Supp. 3d 963 (N.D. Cal. 2018) (holding that companies may
copyright work made with motion capture software).
Second, Dr. Thaler has not explained how a ban on
machines being authors would result in less original work
because machines, including the Creativity Machine, do not
respond to economic incentives.
Dr. Thaler worries that the human-authorship requirement
will disincentivize creativity by the creators and operators of
artificial intelligence. Thaler Opening Br. 36. That argument
overlooks that the requirement still incentivizes humans like
Dr. Thaler to create and to pursue exclusive rights to works that
they make with the assistance of artificial intelligence.
Of course, the Creativity Machine does not represent the
limits of human technical ingenuity when it comes to artificial
intelligence. Humans at some point might produce creative
non-humans capable of responding to economic incentives.
Science fiction is replete with examples of creative machines
that far exceed the capacities of current generative artificial
intelligence. For example, Star Trek’s Data might be worse
than ChatGPT at writing poetry, but Data’s intelligence is
comparable to that of a human being. See Star Trek: The Next
Generation: Schism (Paramount television broadcast Oct. 19,
1992) (“Felis catus is your taxonomic nomenclature, an
endothermic quadruped, carnivorous by nature”). There will
be time enough for Congress and the Copyright Office to tackle
those issues when they arise.
Third, Congress’s choice not to amend the law since 1976
to allow artificial-intelligence authorship “might well be taken
to be an acquiescence in the judicial construction given to the
21
copyright laws.” White-Smith Music Pub. Co. v. Apollo Co.,
209 U.S. 1, 14 (1908). The human-authorship requirement is
not new and has been the subject of multiple judicial decisions.
The Seventh Circuit has squarely held that authors “of
copyrightable works must be human.” Kelley v. Chicago Park
Dist., 635 F.3d 290, 304 (7th Cir. 2011). And the Ninth Circuit
has strongly implied the same when deciding that an author
must be a “worldly entity,” Urantia Foundation v. Maaherra,
114 F.3d 955, 958 (9th Cir. 1997), and cannot be an animal,
Naruto v. Slater, 888 F.3d 418, 426 (9th Cir. 2018).
Finally, even if the human authorship requirement were at
some point to stymy the creation of original work, that would
be a policy argument for Congress to address. U.S. C ONST. Art.
I, § 8, cl. 8. “Congress has the constitutional authority and the
institutional ability to accommodate fully the varied
permutations of competing interests that are inevitably
implicated by such new technology.” Sony, 464 U.S. at 431>>

Parte denominativa identica (sebbene in due diverse lingue) ma per il resto diversi: il Tribunale UE disconosce la confondibilità tra i marchi

Interessante caso deciso da Trib. UE 26.02.2025, Joined Cases T‑1066/23 to T‑1069/23, Schweppes v. EUIPO, di cui vi avvisa Marcel Pemsel in IPkat, relativo (per la parte denominativa) alla comparazione tra lingua inglese e l’esatta traduzione in lingua lituana (similissima al russo, pare).

marchi di cui è chiesta l’annullamento (+ altri analoghi)

Bene il Trib. conferma che nonostante la uguiaglianza concettuale (seppur in linguje diverse) agevomente percepuibile dal consumatore lituano,non c’è confondibilità: ciò per la scarsa rilevanzz della compmnente denomiantiva rispetto alla compentne figuratia e per la debolezza , direi meglio nullitòa della prima.

<<63 The Board of Appeal concluded, in paragraphs 51 to 53 of the contested decisions, that there was a likelihood of confusion or association on the part of the target public, namely the part of the relevant Latvian public that would understand the contested marks as being the literal translation of the Cyrillic script of the earlier mark, taking into account the identity or similarity of the goods at issue, the average level of attention of that public, and the fact that the conceptually identical nature of the marks at issue outweighed their phonetic and visual differences, irrespective of the normal distinctive character of the earlier mark.

64 The Board of Appeal also found that the average Latvian consumer might believe that the goods covered by the marks at issue came from the same undertaking or from economically linked undertakings. That public, while noticing the differences between the marks, could perceive the contested marks as being a variation of the earlier mark adapted to meet the needs of consumers throughout the market of the European Union. In that regard, the Board of Appeal stated that the use of different languages was a marketing practice in order to better adapt the marks to different national markets.

65 The applicant submits that there is no likelihood of confusion. It maintains, in essence, that the significant visual and phonetic differences between the marks at issue outweigh any possible conceptual similarity.

66 EUIPO and the intervener dispute the applicant’s arguments.

67 EUIPO reproduces, in that regard and in essence, the assessment of the Board of Appeal and notes in particular that, contrary to the applicant’s assertions, account should be taken of the Latvian public and not the entire public of the European Union. After specifying, inter alia, that the method of buying the goods covered by the marks at issue was only one factor among all the elements which it was required to take into account in that global assessment, EUIPO concludes, in essence, that the points of dissimilarity between the signs at issue are not sufficient to dispel the relevant consumer’s impression that those signs are similar.

68 In this instance, it is necessary, first, to note that the marks at issue have many visual differences in respect of both their word elements and, as the applicant states, their figurative elements, which, while they do not dominate the overall impression, are nonetheless not negligible. As regards everyday food products, as the applicant rightly emphasises, purchasing is primarily based on their visual aspects in so far as they are usually sold in self-service stores where consumers choose the product themselves and must therefore rely primarily on the image of the mark applied to that product (see, to that effect, judgments of 11 December 2013, Eckes-Granini v OHIM – Panini (PANINI), T‑487/12, not published, EU:T:2013:637, paragraphs 63 and 65, and of 23 February 2022, Ancor Group v EUIPO – Cody’s Drinks International (CODE-X), T‑198/21, EU:T:2022:83, paragraph 61 and the case-law cited).

69 Second, it follows from paragraphs 37 and 38 above that the marks at issue had, overall, a very low degree of phonetic similarity, if any.

70 Third, although the signs at issue, as has been concluded in paragraph 59 above, are conceptually identical for a part of the relevant public, the word elements ‘tea’ and ‘чай’, on which, in particular, that conceptual identity is based, are devoid, as has been noted in paragraph 29 above, of distinctive character given that, for that public, they are descriptive of the goods covered by the marks. Those signs being conceptually identical is therefore likely, in the circumstances of the case, to play a limited role in the assessment of the likelihood of confusion on the part of that part of the public, in accordance with the case-law cited in paragraph 62 above.

71 Fourth, as regards the EUIPO decisions relied on by the intervener, it is sufficient to note that, in its review of legality, the Court is not bound by EUIPO’s decision-making practice (judgment of 26 April 2007, Alcon v OHIM, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, paragraph 65).

72 In those circumstances, and although the goods at issue were directed at the public at large which had a merely average level of attention, it must be held that, taking into account the normal distinctive character of the earlier mark, which is not disputed by the applicant, and the significant visual and phonetic differences between the marks at issue, the Board of Appeal, irrespective of whether the marks are conceptually identical for the part of the relevant public which it took into account in its examination, made an error of assessment in finding that there was a likelihood of confusion, within the meaning of Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009 in Cases T‑1066/23 and T‑1067/23, and within the meaning of Article 8(1)(b) of Regulation 2017/1001 in Cases T‑1068/23 and T‑1069/23.

73 Therefore, as the error of assessment thus made by the Board of Appeal is such as to, in itself, lead to the annulment of the contested decisions in their entirety, it follows that the single plea in law must be upheld, without it being necessary to examine the first complaint of that plea, and, consequently, the contested decisions must be annulled.>>

Decisione esatta,

La creatività di un nuovo metodo espositivo/narrativo in un libro per bambini non è proteggibile col diritto di autore

Cass. sez. I, 10/02/2025 n.3.393, rel. Falabella:

fatto processuale:

<<1. – Fa.Ma. ha evocato in giudizio davanti al Tribunale di Firenze, Co.Ni. e EDIZIONI DEL BORGO Srl invocando la tutela del proprio diritto morale di autore in relazione ad alcuni cofanetti di libri per bambini, pubblicati tra il dal 1982 e il 1994 da altra casa editrice, Fatatrac Srl, di cui il medesimo era stato socio sino al 1994, nonché, amministratore fino al 1993.

L’attore ha dedotto di essere autore dei testi e curatore del progetto iconografico del prodotto editoriale, la cui particolarità era data dalla rappresentazione di fiabe tradizionali tramite delle carte, recanti illustrazioni e brevi testi narrativi: la storia era quindi definita dalla sequenza di carte, attraverso le immagini e le parole.>>

Diritto

<<2. – La Corte di merito ha prestato adesione ai rilievi espressi dalla sentenza di primo grado quanto alla possibilità di qualificare Fa.Ma. come autore di un’opera dell’ingegno con riguardo al prodotto editoriale oggetto della controversia. Il Tribunale aveva ritenuto che la soluzione narrativa attuata attraverso “serie di schede sulla quali da un lato vi è il racconto della storia e, dall’altro, il disegno corrispondente, così che poi poggiando tutte le carte in sequenza emerge la rappresentazione in disegni dell’intera fiaba” fosse caratterizzata da innovazione ed originalità. Per parte sua, la Corte distrettuale ha osservato essere condivisibile l’affermazione del Giudice di primo grado, secondo cui l’opera “Carte in tavola” presentava un contenuto creativo, e ciò in quanto Fa.Ma. aveva “inteso rappresentare e narrare delle fiabe tramite una nuova metodologia comunicativa, ovvero quella della sequenza di carte contenenti delle illustrazioni, che nella loro successione raccontano la storia”. Si trova ancora scritto nella sentenza impugnata: “Tale metodologia di racconto si presenta… come innovativa rispetto alla tradizione, differenziandosi dalla narrazione tramite libri e manuali. L’innovazione creativa determinata dalla differente metodologia narrativa, pertanto, connota il Fa.Ma. quale autore dell’opera, in quanto tale legittimato a richiedere il riconoscimento della paternità della stessa”.

3. – La ricorrente, col primo motivo, ha contestato alla sentenza impugnata di aver riferito la tutela autorale a una semplice idea, in violazione del principio che accorda tutela solo alla trasposizione dell’idea stessa in una specifica opera compiuta ed identificabile.

4. – Per la giurisprudenza di questa Corte, la protezione del diritto d’autore postula l’originalità e della creatività: queste sussistono anche quando l’opera sia composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell’opera stessa, purché formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetto alle precedenti (Cass. 13 giugno 2014, n. 13524; cfr. pure: Cass. 2 dicembre 1993, n. 11953; Cass. 12 marzo 2004, n. 5089; Cass. 28 novembre 2011, n. 25173); la creatività, poi, consiste non già nell’idea che è alla base della sua realizzazione, ma nella forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere d’autore, come è ovvio nelle opere degli artisti, le quali tuttavia sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende, e che in quanto tale rileva per l’ottenimento della protezione (Cass. 12 marzo 2004, n. 5089, cit.; Cass. 28 novembre 2011, n. 25173, cit.; Cass. 29 maggio 2020, n. 10300).

5. – Questi enunciati non sono difformi dai principi elaborati, in materia, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Secondo detta Corte, la nozione di “opera” che figura nella dir. 2001/29/CE implica che esista un oggetto originale, nel senso che detto oggetto rappresenta una creazione intellettuale propria del suo autore, anche se la qualifica di opera è riservata agli elementi che sono espressione di tale creazione (Corte giust. UE 16 luglio 2009, Infopaq, C-5/08, punti 37 e 39; Corte giust. UE 13 novembre 2018, Levola Hengelo, C-310/17, punti 33 e da 35 a 37; Corte giust. UE 12 settembre 2019, Cofemel, C-683/17, punto 29). Perché un oggetto possa essere considerato originale, è necessario e sufficiente che rifletta la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest’ultimo (Corte giust. UE 10 dicembre 2011, Painer, C 145/10, punti 88, 89 e 94; Corte giust. UE 7 agosto 2018, Renckhoff, C-161/17, punto 14; Corte giust. UE 12 settembre 2019, Cofemel, cit., punto 30); la nozione di “opera”, poi, importa necessariamente l’esistenza di un oggetto identificabile con sufficiente precisione e oggettività (Corte giust. UE 13 novembre 2018, Levola Hengelo, cit., punto 40; Corte giust. UE 12 settembre 2019, Cofemel, cit., punto 32).

6. – Nel caso in esame, la Corte di appello, come si è visto, ha apprezzato l’idea creativa senza considerarla nella sua declinazione espressiva, ma attribuendo valore al solo carattere innovativo della “metodologia narrativa” elaborata da Fa.Ma. Ha conseguentemente reputato “irrilevante che altri soggetti (fossero) gli autori del testo e delle illustrazioni”, finendo così con l’associare il diritto di paternità intellettuale non già a un’opera dell’ingegno ma a una semplice idea, separata dalla traduzione espressiva dei relativi contenuti, verbali e grafici. D’altro canto, se, sul versante del diritto unionale, la nozione di “opera” di cui alla direttiva 2001/29/CE va riferita ai soli elementi di espressione della creazione intellettuale, il metodo di rappresentazione di una storia non rientra in tale nozione: e ciò conferma l’erroneità della decisione impugnata>>.

Negato il copyright sulle Birkenstock modello “Madrid” e “Arizona”

Il BGH tedesco nega la tutela d’autore da disegno industriale (da noi art. 2.10 l. aut.) alle Birkenstock (modello e suola col suo particolare motivo.): si tratta di BGH 20.20.2025 , I ZR 16/24.

Dal Syllabo iniziale le massime:

Una creazione intellettuale personale ai sensi dell’art. 2 (2) UrhG è una creazione di carattere individuale il cui contenuto estetico ha raggiunto un grado tale che, secondo l’opinione di ambienti ricettivi all’arte e ragionevolmente familiari con le opinioni artistiche, può essere considerata una realizzazione L’effetto estetico del disegno può giustificare la tutela del diritto d’autore solo se si basa ed esprime una realizzazione artistica. Affinché la tutela del diritto d’autore sia concessa, è necessario che vi sia una libertà creativa utilizzata in modo artistico. La creazione intellettuale personale è esclusa quando non c’è spazio per il design artistico perché il design è predeterminato da requisiti tecnici. Una realizzazione artistica significa niente di più e niente di meno che una realizzazione creativa e originale nel campo dell’arte che riflette la personalità individuale del suo autore.
Per la tutela del diritto d’autore di un’opera d’arte applicata ai sensi dell’art. 2 (1) n. 4 UrhG, come per tutti gli altri tipi di opere, il livello di design non deve essere troppo basso. Le creazioni puramente tecniche che utilizzano elementi formali di design non possono essere tutelate dal diritto d’autore. Per la tutela del diritto d’autore, invece, è necessario raggiungere un livello di design che consenta di riconoscere l’individualità.
Nei procedimenti per violazione del diritto d’autore, l’attore ha l’onere di provare l’esistenza di una creazione intellettuale Deve quindi presentare non solo l’opera in questione, ma anche gli elementi specifici del design da cui derivare la protezione del diritto d’autore. Nel caso di oggetti di utilità, deve essere dimostrato con precisione e chiarezza in che misura essi siano stati progettati artisticamente al di là della forma dettata dalla loro funzione.

(traduzione automatica online)

Decisione istruttiva sul profilo probatorio della rinomanza dei marchi (il caso della vodka “Chopin”)

La 5 comm. ricorso EUIPO 13.02.2025, R 304/2024-5, Giossina v. Podlaska, (qui la pag. web dell’ufficio) utile ai pratici per la preprazione dell’istruttoria sulla rinomanza del marchio.

59 L’esistenza di una notorietà dev’essere valutata tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie, vale a dire, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata del suo uso, nonché l’importo speso dall’impresa per promuoverlo (05/10/2022, T 711/20-, CMS Italy (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2022:604, § 82; 02/10/2015, T-624/13, Darjeeling/DARJEELING et al., EU:T:2015:743, § 75; 27/09/2012, T-373/09, Emidio Tucci, EU:T:2012:500, § 58; 10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131, § 46; 06/02/2007, T-477/04, TDK, EU:T:2007:35, § 48; 14/09/1999, 375/97-, Chevy, EU:C:1999:408, § 26, 27).
60 Per quanto riguarda la qualità delle prove della notorietà, occorre che esso sia chiaro, preciso e convincente, nel senso che il titolare del marchio anteriore deve dimostrare tutti i fatti necessari per concludere con certezza che il suo marchio è conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato. La notorietà del marchio anteriore deve essere sufficientemente dimostrata e non semplicemente presunta. Risulta altresì dalla giurisprudenza che la prova della notorietà deve includere elementi oggettivi adeguatamente documentati o verificabili per consentire di valutare i fattori pertinenti
(05/10/2022, T 711/20-, CMS Italy (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2022:604, § 84).
61 Nel caso di specie, la Divisione di Opposizione ha concluso che le prove presentate dall’opponente, considerate nel loro complesso, dimostrano che la registrazione del marchio dell’Unione europea anteriore godeva di notorietà, almeno sul mercato polacco, per vodka nella Classe 33.
62 L’opponente ha presentato due studi di mercato (Allegati 5 e 6) relativi alla conoscenza del marchio dei marchi Chopin dell’opponente in relazione alla vodka. Il primo studio di mercato è stato realizzato da Millward Brown (attualmente Kantar Millward Brown, una principale agenzia di ricerca globale) e il secondo da KPMG Sp. z o.o.
63 A seguito di questi studi, la conoscenza del marchio Chopin è riconosciuta dal 69 % del numero complessivo di intervistati, compreso il 80 % del pubblico principale (ossia i normali consumatori di vodka). Il 29 % degli intervistati ha sentito parlare di questo marchio di vodka per la prima volta più di 10 anni fa e il 45 % conosce il marchio da 3 a
10 anni. Il marchio Chopin è stato il marchio al premio polacco più indicato (conoscenza spontanea) della categoria delle bevande spiritose (32 % degli intervistati, prima di Belvedere, Wyborowa, Żubrówka e Sobieski vodkas).
64 Tali studi dimostrano che il marchio anteriore ha raggiunto un livello significativo di consapevolezza e conoscenza presso i consumatori in Polonia, in particolare quelli che consumano regolarmente bevande alcoliche come la vodka.
Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi.
65 Inoltre, l’opponente ha presentato nell’allegato n. 1 circa 180 fatture che dimostrano la vendita di migliaia di bottiglie di vodka in Polonia e in altri Stati membri, come nei Paesi Bassi, in Belgio, Germania, Lettonia, Lituania, Italia, Romania e Regno Unito. Tali fatture coprono un lungo periodo dal 2015 al 2022 che mostra un uso costante e molto frequente del marchio anteriore.
66 L’opponente è stato molto attivo nella promozione e nella pubblicità del marchio anteriore (Allegati 7 e 8). Ha presentato un’ampia selezione di immagini di prodotti promozionali in stand esclusivi presso negozi senza merci in aeroporti polacchi (datati 2015-2017, 2019-2020), eventi diversi (ad esempio la presentazione di McLaren presso lo Stadium nazionale polacco nel 2019 e la presentazione di Lamborghini a Varsavia nel 2021) e fiere (ad esempio Festival Wódki I Zakcontrollori ski 2017, 2018, 2019; JEDZ IJ Warszawo 2019). Nell’UE, l’opponente ha anche prodotto diverse immagini di eventi di sponsorizzazione e festival in cui sono stati promossi i prodotti “Chopin”, quali: Bar Convent Berlin (Germania) nel 2019, il Festival internazionale del Tribunale Cuisine
2018, Duty Free TFWA Cannes (Francia) 2018 e 2019.
67 Negli allegati 9 e 10, l’opponente ha incluso anche una grande varietà di articoli pubblicitari e di articoli di stampa datati 2015-2020, in riviste pubblicate in Polonia quali gli Highneth 2015, Acqua Vitae 2016, Ereca 2017, Tendances & Emballages 2018, Born in Polonia catalogo 2018, 2019 e 2021 o online in un articolo Forbare dal titolo “How è troppo elevato per la vodka ultra luxury?” dal 24/07/2020; e l’articolo Parade titava “18 marchi Best vodka da laterare, sulle rocce o su un cocktail artigianale” del 03/01/2023.
La vodka Chopin è citata in relazione alla sua collaborazione con Vera Wang (designer).
68 Va sottolineato che la vodka Chopin è stata considerata il settimo marchio di lusso da KPMG il 23 marzo 2016 e anche il gennaio 2020 in un articolo online di “The spruce eats”, che è una pubblicazione online vincente a livello mondiale su una missione voltaad aiutare il pubblico a fare il loro meglio condividendo “i migliori” nelle ricette di cibo e bevande, la vodka Chopin è stata considerata il secondo marchio più popolare di vodka
premium.
69 L’opponente è anche molto attivo con il proprio marchio anteriore su social media e collabora anche a eventi cinematografici e musicali molto famosi, dove il marchio “Chopin” è stato ampiamente promosso (ad esempio, presso il Festival di Santa Barbara International Film Film, la fondazione Grammy, il premio Kirk Douglas Award, il premio internazionale Transatlantic Film e Music Award, con la partecipazione di storari cinematografici come Angelina Jolie, Sandra Bullock, Penéning, 12).
70 Infine, l’opponente ha presentato una sentenza del Tribunale di Varsavia del 22/10/2020, nel caso XXII GWzt 21/20, che riguardava un procedimento per contraffazione in cui, tra l’altro, era in discussione il marchio anteriore (allegato 15).
71 In tale sentenza il tribunale polacco ha stabilito che il marchio anteriore godeva di notorietà e ha tenuto conto anche degli studi di mercato (Allegati 5 e 6) presentati anch’essi in tale procedimento. Ha affermato che la presenza nel mercato della vodka Chopin nel corso degli anni e le spese elevate per il marketing e le attività promozionali dimostrano la notorietà e l’elevata qualità del marchio anteriore. La produzione della vodka viene effettuata in piccole partite e il produttore controlla l’intero processo, compreso l’acquisto di materie prime. La vodka presenta un gusto eccezionale, ottenuto grazie alla ricetta e all’eccellente qualità degli ingredienti.
Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi.
72 Alla luce di quanto precede, la Commissione conferma le conclusioni della decisione impugnata in merito alla notorietà del marchio anteriore, che è presente nel mercato della vodka dall’inizio degli anni’ 1990 ed è stata utilizzata da allora in modo costante e molto frequente, come dimostrato dalle fatture che costituiscono semplicemente una selezione di tutti i volumi di vendita dei prodotti derivati dalla vodka sotto il marchio anteriore”

In caso di violazione di marchio, il recupero dei profitti del violatore è limitato a questi e non può estendersi a quelli realizzati dalle società da lui controllate

Il recupero dei profitti può concernere solo quelli della convenuta capogruppo, non quello delle controllate, pur coautrici della violazione ma non chiamate in giudizio.

Del resto l’attore non aveva azionato il diritto di “pierce the corporate veil” cioè di superaee la distinzione soggettiva tra le società del gruppo.

Così la Corte Suprema USA 26.02.2025, n. 23-900, Deweberry Group inc. v. Deweberry Ebgineers inc (qui la pag. web in Justia e qui il link diretto alla sentenza) .

Vanno distinti peraltro la chiamata in causa e l’efficacia di giudicato opponibile, da un latom, dall’accertametnmo della responsabiità e quindi dall’individuazione dell’autore (v. ns. art. 125.3 cpi) , dall’altro.

Il superamento della distinzione soggettiva, del resto, se è possibile per i creditori volontari, deve esserlo anche per quelli involcontari.

DAl Syllabus:

The federal Lanham Act provides for a prevailing plaintiff to recover the
“defendant’s profits” deriving from improper use of a mark. 15 U. S. C.
§1117(a). Dewberry Engineers successfully sued Dewberry Group—a
competitor real-estate development company—for trademark infringe-
ment under the Lanham Act. Dewberry Group provides services
needed to generate rental income from properties owned by separately
incorporated affiliates. That income goes on the affiliates’ books; Dew-
berry Group receives only agreed-upon fees. And those fees are appar-
ently set at less than market rates—the Group has operated at a loss
for decades, surviving only through cash infusions by John Dewberry,
who owns both the Group and the affiliates. To reflect that “economic
reality,” the District Court treated Dewberry Group and its affiliates
“as a single corporate entity” for purposes of calculating a profits
award. The District Court thus totaled the affiliates’ real-estate prof-
its from the years Dewberry Group infringed, producing an award of
nearly $43 million. A divided Court of Appeals panel affirmed that
award.
Held: In awarding the “defendant’s profits” to the prevailing plaintiff in
a trademark infringement suit under the Lanham Act, §1117(a), a
court can award only profits ascribable to the “defendant” itself. And
the term “defendant” bears its usual legal meaning: the party against
whom relief or recovery is sought—here, Dewberry Group. The Engi-
neers chose not to add the Group’s affiliates as defendants. Accord-
ingly, the affiliates’ profits are not the (statutorily disgorgable) “de-
fendant’s profits” as ordinarily understood.

Nor do background principles of corporate law convert the one into
the other. This Court has often read federal statutes to incorporate
such principles. So if corporate law treated all affiliated companies as
“a single corporate entity,” there could be reason to construe the term
“defendant” in the same vein. See United States v. Bestfoods, 524 U. S.
51, 62. But the usual rule is the opposite. “[I]t is long settled as a
matter of American corporate law that separately incorporated organ-
izations are separate legal units with distinct legal rights and obliga-
tions.” Agency for Int’l Development v. Alliance for Open Society Int’l
Inc., 591 U. S. 430, 435. And that is so even if the entities are affili-
ated—as they are here by virtue of having a common owner. While a
court may in select circumstances “pierc[e] the corporate veil,” espe-
cially to prevent corporate formalities from shielding fraudulent con-
duct, Bestfoods, 524 U. S., at 62, Dewberry Engineers admits that it
never tried to make the showing needed for veil-piercing. So the de-
mand to respect corporate formalities remains. And that demand ac-
cords with the Lanham Act’s text: the “defendant’s profits” are the de-
fendant’s profits, not its plus its affiliates’.
Dewberry Engineers does not contest these points; it instead argues
that a court may take account of an affiliate’s profits under a later sen-
tence in the Lanham Act’s remedies section: “If the court shall find that
the amount of the recovery based on profits is either inadequate or ex-
cessive[,] the court may in its discretion enter judgment for such sum
as the court shall find to be just, according to the circumstances.”
§1117(a). In the Engineers’ view, this so-called “just-sum provision”
enables a court, after first assessing the “defendant’s profits,” to deter-
mine that a different figure better reflects the “defendant’s true finan-
cial gain.” Brief for Respondent 24. And at that “second step” of the
process, the court can consider “as relevant evidence” the profits of re-
lated entities. But the District Court did not rely on the just-sum pro-
vision. It simply treated Dewberry Group and its affiliates as a single
corporate entity in calculating the “defendant’s profits.” And the
Fourth Circuit approved that approach, thinking it justifiable in the
circumstances to ignore the corporate separateness of the affiliated
companies. The just-sum provision did not come into the analysis and
therefore does not support the $43 million award given

Tutelabilità col diritto d’autore dell’output da intelligenza artificiale secondo il US copyright office

dopo la parte 1, è uscita a fine gennaio la parte 2 sulla copyrightability dei lavori da IA da parte dll’Ufficio IUSA.

Qui la pagina e qui il link diretto al testo del Report (Copyright and Artificial IntelligencePart 2: Copyrightability-A REPORT Of The Register of CoPyRighTs January 2025).

Nessuna novità:

– i prompts sono insufficienti;

– la AI se usata come tool può dare protezione ma negli elementi riconoscibili come input umani (“As illustrated in this example, where a human inputs their own copyrightable work and that work is perceptible in the output, they will be the author of at least that portion of the output. Their own creative expression will be protected by copyright, with a scope analogous to that in a derivative work. Just as derivative work protection is limited to the material added by the later author,125 copyright in this type of AI-generated output would cover the perceptible human expression. It may also cover the selection, coordination, and arrangement of the human-authored and AI-generated material, even though it would not extend to the AI-generated elements standing alone”, p. 24).

La parte 3, di prossima uscita, riguarderà il problema specuilare e cioè la quialificaizone giuridica dell’uso da apret dellAI di opere protette per il suo training