acquisto e perdita della capacità distintiva: i marchi di forma – Pagina 2

Validità e prova del marchio tridimensionale : il caso italiano delle borse Kelly e Birkin di Hermes

Cass. n° 30.455 del 17.10.2022 , sez. 1, rel Lamorgese, Hermes c. Buti sas sull’oggetto.

Hermes agisce per contraffazione ma nei gradi di merito è accolta la riconvenzionale di nullità

H. allora ricorre in Cass. e ottiene ragione con rinvio ad appello Firenze-

<<4.1.1.- E’ principio generale che la forma tridimensionale di un prodotto, sebbene presenti un design di qualità o esteticamente apprezzabile, non è suscettibile di privativa, in quanto, almeno di regola, non idonea di per sé a identificare il produttore, a meno che non vi sia un legame esplicito che leghi il prodotto alla sua origine (ad esempio, mediante apposizione del nome o di un segno riferibile al produttore). (…. ).

E’ quindi centrale la verifica della capacità distintiva del marchio, questione esaminata nella giurisprudenza eurounitaria anche con riferimento al marchio di forma e risolta nel senso che “solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore e che, di conseguenza, assolva la sua funzione essenziale d’indicatore d’origine, non è privo di carattere distintivo nel senso della detta disposizione (art. 7, n. 1, lett. b, Regolamento del Consiglio sui marchi comunitari n. 40 del 1994, analogamente i Regolamenti n. 207 del 2009 e n. 1001 del 2017)” (Corte giustizia UE, 29 aprile 2004, C-468-472/01, p. 36-37). La “maniera significativa” in cui deve consistere lo scostamento della forma da quella usuale del prodotto, secondo le pertinenti prassi di settore, dev’essere agevolmente rilevabile dai consumatori, a prescindere dalla “mera novità” della forma che “non è sufficiente per concludere che tale carattere (distintivo) esiste, in quanto il criterio determinante è la capacità di tale forma di svolgere la funzione di indicazione dell’origine commerciale” (Tribunale UE, 5 febbraio 2020, T-573/18).

La giurisprudenza Europea ha osservato che “non si può tuttavia escludere che l’aspetto estetico di un marchio (…) che assume (una determinata) forma (…) possa essere tenuto in considerazione, tra gli altri elementi, per accertare uno scostamento dalla norma e dagli usi del settore, purché tale aspetto estetico sia inteso come richiamante l’effetto visivo oggettivo e inusuale del design specifico del marchio suddetto (sentenza del 12 dicembre 2019, Euipo/Wajos, C-783/18, p. 32)” (Tribunale UE, 14 luglio 2021, T488/20, p. 43 e 44); di conseguenza, “la presa in considerazione dell’aspetto estetico del marchio (…) mira a verificare (…) se tale aspetto è idoneo a suscitare un effetto visivo oggettivo e inusuale presso il pubblico di riferimento” (Tribunale UE 14 luglio 2021 cit., p. 44, che ha annullato la decisione di rigetto per mancanza di distintività della registrazione di un rossetto come marchio di forma). Tale pronuncia ha precisato che, se è vero che una semplice variante di una delle forme abituali di un tipo di prodotti “non è sufficiente a stabilire che detta forma non è priva di carattere distintivo”, tuttavia ciò non esclude la possibilità che una “nuova forma” possa avere capacità distintiva (p. 50)>>.

sentenza impugnata e critica della SC:

<<4.1.2.- La sentenza impugnata è motivata nel senso che la nutrita documentazione, non solo pubblicitaria, prodotta dalle appellanti a dimostrazione della fama conseguita dal prodotto (di lusso) e, per quanto qui interessa, dalla sua forma, riconducibile alla Herme’s, è “non probante” “in quanto, in sostanza, di provenienza della produttrice e non espressione della considerazione dei consumatori e della riconducibilità, da parte dei medesimi, della forma della produttrice” (pag. 11); in altri termini, non sarebbe indicativa del valore che i consumatori attribuiscono al prodotto, trattandosi di messaggi veicolati o filtrati dal produttore stesso (pag. 12).

Si tratta di affermazioni poco comprensibili laddove rilevano la non terzietà della documentazione prodotta dalle appellanti, diligentemente indicata nel motivo di ricorso e genericamente richiamata nella sentenza impugnata senza sottoporla a un esame specifico, al cospetto della vastità della stessa.

Inoltre, la possibilità di registrare come marchio anche “la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche” quando aventi capacità distintiva (art. 7 c.p.i.), può avvenire anche attraverso investimenti pubblicitari che consentono una vasta commercializzazione del prodotto, con l’effetto di favorirne la diffusione nel pubblico e la generalizzata riconducibilità di quella forma del prodotto a una determinata impresa, consentendo l’acquisto (tramite secondary meaning) di capacità distintiva del marchio che ne sia originariamente privo. Se ne ha conferma nella giurisprudenza Europea, la quale ha costantemente ribadito che “ai fini della valutazione dell’acquisizione di un carattere distintivo mediante l’uso, occorre tener conto di fattori come, fra l’altro, la quota di mercato detenuta dal marchio, la frequenza, l’estensione geografica e la durata dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo e la percentuale degli ambienti interessati che identifica, grazie al marchio, il prodotto come proveniente da una determinata impresa. Mezzi di prova adeguati in proposito sono, in particolare, le dichiarazioni delle camere di commercio e d’industria o di altre associazioni professionali” (Tribunale I grado CE, 14 giugno 2007, T-207/06).

La sentenza impugnata, laddove ha affermato che le borse (Omissis) “rispettano nel loro insieme i parametri canonici delle borse normalmente in commercio” e, in altri termini, che le loro forme sono “standardizzate”, risulta quindi apodittica, non essendosi fatta carico di spiegare le ragioni del difetto dell’autonoma capacità distintiva di quelle forme sia originariamente sia alla luce dell’uso e della fama acquisita nel tempo (cfr. Cass. n. 7254 del 2008).

Tale esito non supera il vaglio di legittimità relativo al parametro normativo di cui all’art. 9 c.p.i., alla luce del quale i giudici di merito avrebbero dovuto accertare la sussistenza delle specifiche e autonome ipotesi di non registrabilità dei marchi di forma ivi previste, mediante esame separato, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 22929 del 2009, con riferimento all’analoga previsione di cui al R.D. n. 929 del 1942, art. 18, lett. c, come sostituito dal D.Lgs. n. 480 del 1992, art. 18)>>.

Indagini demoscopiche ai fini del secondary meaning (la parte più interessnte):

< Si osserva che, ai fini dell’accertamento del secondary meaning, cioè della prova del conseguimento del carattere distintivo in seguito all’uso del marchio, i dati risultanti dalle indagini demoscopiche costituiscono indizi, di per sé non decisivi, che devono essere ponderati quanto al valore dei risultati dei sondaggi di opinione, in relazione alla percentuale e al grado complessivo di attendibilità tecnico-scientifica degli stessi (non richiedendosi che la funzione identificativa acquisita dal segno, che può essere costituito anche dalla forma del prodotto, sia accertata sulla totalità o sulla quasi-totalità del pubblico destinatario), nonché accompagnati da altri indizi gravi, precisi e concordanti.

Tanto premesso, le indagini demoscopiche possono essere compiute (e prodotte in giudizio) dalla parte interessata, ma possono anche essere acquisite dal giudice di merito d’ufficio mediante una c.t.u., al quale l’art. 121, comma 5, c.p.i. consente di ricevere nuovi documenti ancora non prodotti in causa per favorire l’efficienza delle operazioni peritali, anche in deroga alla disciplina generale dettata per il deposito dei documenti sia in primo grado che in appello (Cass. n. 31182 del 2018). Analogamente è possibile trarre elementi probatori del carattere distintivo (della forma) del marchio nel pubblico dei consumatori da fonti (documentali e non) diverse (sempreché “almeno una frazione significativa del pubblico destinatario identifichi grazie al marchio i prodotti o servizi di cui trattasi come provenienti da un’impresa determinata” (cfr. Trib. I gr. CE, 2 luglio 2009, T-414/07; analogamente Corte Giust. CE, 4 maggio 1999, C-108/97)>>.

Due report di case law dell’EUIPO sui segni distintivi: i) contrarietà a ordine pubblico e morale; ii) slogan

qui la pagina EUIPO 31 marzo 2022 con la notizia ;

iovi i due link ai due pdf :

i) OP e morale ;

ii) slogan .

Marchio di forma e diritto di autore da design a protezione di borsa creata da stilista

Circa l’oggetto, Trib. Milano 13.12.2021 n. 10.280/2021, RG 17345/2019, rel. Barbuto (il convenuto è restato contumace) dà alcuni noti ma sempre utili insegnamenti.

La borsa è oggetto di marchio tridimensionale, ma viene chiesta pure la tutela da autore ex art. 2 n. 10 l. aut.

La violazione di marchio registrato è accertata (i prodotti sono quasi identici: v. foto in sentenza)

E’ negata invece la tutela d’autore per non aver la parte provato la artisticità ( o meglio : fatti sufficienti a persuadere il giudice in tale senso) e si richiama a proprio precedente:

<<Quanto, invece, alla dedotta violazione del diritto d’autore -in linea col precedente di questo Tribunale (n.5443/2017) -non può, qui, ritenersi “applicabile al modello di borsa in questione la tutela autorale di cui all’art.2, comma 1, n.10 L.A. relativa alle opere dell’industrial design, posto che non appare concretamente individuabile nel caso di specie l’effettiva sussistenza del carattere artistico necessario perché dette forme possano godere di tale specifica tutela. In effetti, al di là dell’innegabile successo commerciale di tale modello di borsa, non risultano nemmeno allegati gli elementi che dovrebbero confermare la presenza di un valore artistico nella creazione dell’aspetto esteriore del modello di borsa in questione, la cui prova spetta alla parte che ne invoca la protezione. Come è noto tale valore artistico può essere desunto da una serie di parametri oggettivi, non necessariamente tutti presenti in concreto, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l’esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l’attribuzione di premi, l’acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista”. Infatti, nessuno di tali profili risulta
allegato dalle attrici. Inoltre, “tenuto conto del grande successo del modello di borsa delle parti attrici, della sua ampia diffusione e del fatto che esso certamente appare distaccarsi dal contesto del settore come si manifestava all’epoca della sua immissione in commercio, originalità consolidata e sviluppata a seguito dell’apprezzamento del pubblico dei consumatori –la comparazione tra la borsa “Le Pliage” e i modelli che sono stati acquistati dalle attrici presso le
parti convenute dimostri con tutta evidenza la riproduzione del tutto fedele sia della forma generale del prodotto delle attrici che di tutti i suoi particolari, anche non necessariamente determinanti rispetto alla sua forma esteriore”>>.

Rilevante a fini pratici, stante l’incerttezza anche teorica che regna in proposito , il rigetto della domanda circa la slealtà ex art. 2598 cc, in quanto assorbita dalla tutela da marchio.

La somma liquidata è di 200,00 euro sia per giorno di ritardo nell’adempimento che per ogni violazione successiva.

(notizia e link alla sentenza da Eleonora Rosati in IPkat blog)

Marchi di forma: la Corte Suprema svizzera afferma regole simili a quelle dell’UE

1. The ratio legis for excluding shapes that are technically
necessary is the same in Swiss law and in European law:
shapes incorporating a technical solution must remain
freely available to the public. It is important to avoid
granting a perpetual monopoly through trademark law,
and under other intellectual property rights legislators
have given inventors a time-limited advantage to recover
their investment before allowing free competition after
the expiry of a protection.
2. In the present case only those alternative shapes of cap-
sules that are compatible with the overall device (coffee
machine) must be assessed to determine whether the con-
tested capsule shape is technically necessary.
3. Two elements are to be considered when assessing the
exclusion of technically necessary shapes. First, a strict
standard must be applied when considering the existence
of alternative solutions: these must be equivalent and not
entail any disadvantages for the competitors, who must
be placed on an equal footing. A solution that entails only
minor additional costs or which is less efficient is already
inadmissible. Second, the alternative capsules have to be
sufficiently different from the contested shape in the mind
of the purchasing public.

Queste le massime di Corte Suprema Federale svizzera, 07.09.2021, 4A_61/2021, tradotta in inglese in GRUR International, 2022, 1–11.

La decisione riguardava la questione della registrabilità come marchio delle forma della capsule di caffè Nespresso, scdaduto il brevetto inventivo. Nestlè l’aveva ottenutga uin Svizzera ma non in altri imporanti paesi (tra cui UE).

Il Tribunale del cantone Vaud annulla la registrazione e così pure la corte Suprema. Questa però cambia lamotivaizone (da noi una simile disposizione processuale prob. è ,l’art. 384/2 cpc): la ragione dell anullità non è il fatto che il marchio è di uso comune nel commercio (emendabile dalla rinomanza), bensì che è costgituito da forma tenciametne necessitata (non emendabile). Il passso più importante allora è quello nella massima 3. Ad es.: <<Furthermore, expert E3.___ indicated that the perforation of the double-cone capsules could be insufficient. It could also be incomplete or non-existent in the case of parabolic capsules. A test with a prototype parabolic capsule (based on capsule 2 [93]) showed that perforation was zero; this type of capsule should be pre-punched. The diameter of the parabolic capsules was also likely to cause sealing problems and even the risk of tearing. Moreover, the five capsules had a smaller volume, allowing less than 5 g of coffee to be stored and causing the drip tray to fill up more quickly. Finally, it is worth noting the ‘theoretical’ aspect of these designs and prototypes, as opposed to competing capsules that have passed the test of commercialization.

These disadvantages already rule out the possibility that these alternative shapes could be reasonably imposed on competitors ‒ not to mention the fact that they do not appear to be sufficiently distinct from the Nespresso capsule.>>

Tutela degli emoji come opera dell’ingegno o almeno come marchio di forma?

Tutele negate dalla corte del nord della california 16.02.2022, Case No. 21-cv-06948-VC, Cub Club Investment c. Apple.

Il creatore di emoji <racially diverse> cita Apple che li aveva copiati, anche se con alcune differenze.

<<The copyrighted works are expressions of Cub Club’s idea of racially diverse emoji. Each of the emoji described in the complaint are variations on this theme, depicting body parts in certain positions (thumbs up; thumbs down; a fist; etc.) in varying skin tones. There aren’t many ways that someone could implement this idea. After all, there are only so many ways to draw a thumbs up. And the range of colors that could be chosen is similarly narrow—only realistic skin colors (hues of brown, black, and beige, rather than purple or blue) fall within the scope of the idea. Cub Club’s emoji are therefore “entitled to only thin copyright protection against virtually identical copying.” Mattel, 616 F.3d at 915>>.

Quelli di A. sono assai simili ma non identici: <<As alleged in the complaint, Apple’s emoji are not “virtually identical” to Cub Club’s. Compared side by side, there are numerous differences. Whereas Cub Club’s emoji are filled in with a gradient, the coloring of Apple’s emoji are more consistent. The shape of Apple’s thumbs-up emoji is cartoonish and bubbled, while Cub Club’s is somewhat flatter. Many of Cub Club’s emoji have shadows; Apple’s do not. Even the colors used are distinct—although both Cub Club and Apple have chosen a variety of
skin tones ranging from dark to light, the specific colors vary. These differences are sufficient to take Apple’s emoji outside the realm of Cub Club’s protected expression>.

Anche la tutela da trade dress (marchio di forma, o disegno, suppergiù) è negata e per ragioni simili, ovviamente: <<Cub Club’s allegations that the asserted trade dress goes beyond these functional elements to the “look and feel” of the product
is not enough to save its claim. “As a matter of law, a product’s ‘overall appearance’ is functional, and thus unprotectable, where the product is ‘nothing other than the assemblage of functional parts.’ ” Blumenthal Distributing, Inc., 963 F.3d at 866 (quoting Leatherman Tool Group, Inc. v. Cooper Industries, Inc., 199 F.3d 1009, 1013 (9th Cir. 1999)). In the absence of allegations identifying non-functional elements of Cub Club’s product, such a conclusory statement is not sufficient to plausibly allege that the asserted trade dress is non-functional>>

(notizia e link alla sentenza dal blog de lprof. Eric Goldman)

Il Trib. UE sui marchi di forma (i rossetti per labbra Guerlain)

Nella lite tra l’Ufficio e Guerlain per la registrazione come marchio di forma costituto da stick portanti rossetto per labbra (e non costituiti direttamente dal rossetto), il Tribunale ribalta le decisioni negative del’luifficio e mne aferma la validità.

Si trata di Trib. UE 14.07.2021, T-488/20, che decide in base al reg. 1001 del 2017

qualche indicazione realistica sulla loro forma nei disegni e immagini in sentenza (§§ 2 e 7; solo in francese).

Nella scheda di sintesi in italiano leggiamo che:

<< In primo luogo, il Tribunale ricorda che la valutazione del carattere distintivo non si basa sull’originalità o sul mancato uso del marchio richiesto nel settore cui appartengono i prodotti e i servizi interessati Infatti un marchio tridimensionale costituito dalla forma del prodotto deve necessariamente discostarsi significativamente dalla norma o dagli usi del settore interessato. Pertanto la mera novità di tale forma non è sufficiente per concludere che esiste un carattere distintivo. Tuttavia il fatto che un settore sia caratterizzato da una considerevole varietà di forme di prodotti non implica che un’eventuale nuova forma sia necessariamente percepita come una di esse

In secondo luogo, secondo il Tribunale, la circostanza che taluni prodotti presentino un design di qualità non implica necessariamente che un marchio costituito dalla forma tridimensionale di tali prodotti possa distinguere i prodotti medesimi da quelli di altre imprese. Il Tribunale rileva che la presa in considerazione dell’aspetto estetico del marchio richiesto non equivale ad una valutazione sulla bellezza del prodotto di cui trattasi, bensì mira a verificare se tale aspetto sia idoneo a suscitare un effetto visivo oggettivo e inusuale nella percezione del pubblico di riferimento.

In terzo ed ultimo luogo, tenendo conto delle immagini considerate dalla commissione di ricorso come rappresentative della norma e degli usi del settore interessato, il Tribunale constata che la forma in questione è inusuale per un rossetto e differisce da qualsiasi altra forma presente sul mercato. Infatti il Tribunale osserva innanzitutto che tale forma ricorda quella dello scafo di un battello o di un paniere. Orbene, una forma siffatta differisce significativamente dalle immagini considerate dalla commissione di ricorso, le quali rappresentavano per lo più rossetti di forme cilindriche e parallelepipede. Inoltre la presenza di una piccola forma ovale in rilievo è insolita e contribuisce alla parvenza inconsueta del marchio richiesto. Infine il fatto che il rossetto rappresentato da tale marchio non possa essere posizionato in modo verticale accentua l’aspetto visivo inconsueto della sua forma.

Il Tribunale pertanto ritiene che il pubblico di riferimento rimarrà sorpreso da tale forma facilmente memorizzabile e la percepirà come significativamente diversa dalla norma o dagli usi del settore dei rossetti ed idonea ad indicare l’origine dei prodotti interessati. Il marchio richiesto è quindi dotato di un carattere distintivo che ne consente la registrazione >>.

Precedente di cui tener buona nota nelle (quasi mai semplici) vertenze in tema di marchio tridimensinale

Marchio di forma costituito dalla forma del calzare (sul sandalo Crocs)

Si pronuncia la corte di appello svedese IP sulla registrabilità del marchio di forma costituito dalla forma dei sandali Crocs:

Crocs - CLASSIC UNISEX - Sandali da bagno - red

(immagine presa da internet, in zalando.it)

Il sempre difficile tema dei marchi di forma è esaminato dal Patent and Market Court of Appeal (Patent- och marknadso ̈verdomstolen), decision of 2 December 2020 – PMT 7014-19: ne dà notizia GRUR International, in corso di pubblicazione , offrendo traduzione inglese e breve nota di B. Marusic.

Qui segnalo che:

1) le caratteristiche essenziali trovate in primo grado sono cinque: <<The parties in the case are of the opinion that the essential features of the mark are the heel strap, the flat rivets, the wide and round toe part, and that there are holes onthe top and on both sides.>>.

2) la corte di appello le riduce a due, anzi tre: <<According to the Patent and Market Court of Appeal, the essential features of the trade mark thus consist partly of the heel strap and partly of the holes on the top and on the sides>> (stringa di chiusura e fori superiori/laterali)

3) circa i fori, l’aspetto pià interessante, essi non sono dettati dalla esigenza funzionale di favorire la ventilazione e lo scorrimento dell’acqua, osserva la Corte: infatti avrebbero potuto essere collocati o disegnati diversamente o altrove, senza pregiudicare la esigenza funzionale: <<The assessment of whether the mark consists only of a shape which results from the nature of the good will thus be made with regard to the holes on the shoe and the heel strap. Like the Patent and Market Court, the Patent and Market Court of Appeal assesses that the heel strap only has a generic function of holding the shoe in place. Regarding the holes on the shoe as an essential feature, in this context they must be understood as holes with the number, size and detailed design as well as the location that appears from the trade mark registration. The evidentiary procedure in the case shows that the holes have the function of increasing ventilation. The holes on the sides have been designed and placed in such a way that water, for example, should be able to flow out easily. The fact that an item of footwear of the current type has good ventilation and enables water to drain out must certainly be assumed to be considered as properties that a consumer demands from competitors’ goods. However, this can be accomplished in several different ways. It is possible to vary the design – for example in terms of the number of holes, their size, shape and location – to achieve the same functions as in the holes in the Crocs shoe. The scope for variations in the design is thus almost infinite. The conclusion of the Patent and Market Court of Appeal is therefore that the trade mark cannot be considered to consist only of a shape that results from the nature of the goods>>.

Questione spinosa: da un lato, il margine d manovra per i concorrenti è limitato, non avendo altri spazi in cui inserire i fori; dall’altro, anche la diversa realizzabilità dei fori non toglie che il loro inserimento sia dovuto solo a motivi funzinali o comunque abbia di fatto scarsa arbitrarietà e dunque distintività.

Marchi di forma: forme tecniche e valore sostanziale in un intervento della Corte di Giustizia

La Corte di Giustizia con sentenza 23 aprile 2020, causa C 237/19, relativa all’oggetto prodotto dalla impresa Gomboc, affronta la questione della tutela di un marchio di forma sia sotto il profilo della forma necessaria per ottenere un risultato tecnico sia sotto il profilo della forma che attribuisce un valore sostanziale.

Si tratta di questioni pregiudiziali non particolarmente difficili, a ben vedere, anche se magari in prima battuta possono generare qualche dubbio (come spesso succede nella non facile materia dei marchi tridimensionali).

La forma sub iudice è costituita da un oggetto che ha la peculiare caratteristica di avere un unico punto di equilibrio e di essere strutturato per tornare sempre in tale punto equilibrio. Precisamente: <<Un gömböc è un solido convesso di densità uniforme che, se poggiato su una superficie piana, ha un solo punto di equilibrio stabile e un solo punto di equilibrio instabile. Ha la proprietà di tornare da solo nella posizione stabile quando viene appoggiato in ogni altra posizione. Un oggetto con questa proprietà è detto anche “mono-monostabile”>> (voce Gomboc in Wikipedia Italia).

Maggiori dettagli scientifici nella voce inglese di Wikipedia.

Si veda dalla foto tratta da Wikipedia (dovrebe essere la stessa sub iudice):

La normativa pertinente è la direttiva 2008/95 e in particolare l’articolo 3 paragrafo 1 lettera E.ii) (forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico) e lettera E.iii) (forma che dà un valore sostanziale al prodotto).

Con la prima questione pregiudiziale la Corte deve decidere sulla forma tecnica e in particolare se <<ci si deve limitare all’esame della rappresentazione grafica di detto segno o se occorre anche tener conto di altri elementi di informazione, come la percezione del pubblico di riferimento>>, § 23 ss.

Qui la risposta non è difficile, se si va alla ratio della norma, la quale è ricordatga dalla CG: <<l’obiettivo dell’impedimento alla registrazione previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), ii), della direttiva 2008/95 consiste nel fatto di evitare che il diritto dei marchi sfoci nel conferimento a un’impresa di un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche utilitarie di un prodotto, che possono essere ricercate dall’utilizzatore nei prodotti dei concorrenti. Tale impedimento alla registrazione intende in tal modo evitare che la tutela conferita dal diritto dei marchi si estenda oltre i segni che permettono di distinguere un prodotto o servizio da quelli offerti dai concorrenti, impedendo a questi ultimi di offrire liberamente prodotti che incorporano dette soluzioni tecniche o dette caratteristiche utilitarie in concorrenza con il titolare del marchio>>, § 25.

Inoltre <<la presenza di uno o più elementi arbitrari minori in un segno tridimensionale i cui elementi essenziali sono tutti dettati dalla soluzione tecnica che tale segno esprime non intacca la conclusione che detto segno è costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria ad ottenere un risultato tecnico>>, § 26 (precisazione importante a fini operativi, dato che spesso ci saranno elementi arbitrati).

Infatti <<le imprese non possano avvalersi del diritto dei marchi per perpetuare, senza limiti nel tempo, diritti esclusivi vertenti su soluzioni tecniche>>, § 27.

Inoltre <<l’impedimento alla registrazione previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), ii), della direttiva 2008/95, può trovare applicazione quando la rappresentazione grafica della forma del prodotto consente di percepire solo una parte di tale forma, a condizione che tale parte visibile di detta forma sia necessaria ai fini del conseguimento di un risultato tecnico di questo prodotto, non essendo, di per sé, sufficiente per ottenere un siffatto risultato>>, § 32.

Il che signifca -parrebbe- che se la parte visibile della forma è necessaria a produrre il risultato tecnico, il divieto opera anche se non è l’unica, dal momento che ce ne sono altre non visibili. Questa interpretazione parrebbe confermata dall’ultima parte del paragrafo 32 <<In tal senso, come indicato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, detto impedimento alla registrazione è applicabile a un segno costituito dalla forma del prodotto interessato che non evidenzia tutte le caratteristiche essenziali richieste per ottenere il risultato tecnico ricercato, purché almeno una delle caratteristiche essenziali richieste per conseguire tale risultato tecnico sia visibile sulla rappresentazione grafica della forma di detto prodotto>>.

Concludenso, stanti questi presupposti teorici, è chiaro che il giudizio va dato in base ad elementi di informazione obiettivi e affidabili (§ 34), non alle percezioni del pubblico. Queste ultime infatti <<ricadono in una valutazione che comporta necessariamente elementi soggettivi, che sono potenzialmente fonte di incertezze quanto alla portata e all’esattezza delle conoscenze di questo pubblico, circostanza che rischia di pregiudicare l’obiettivo perseguito dall’impedimento alla registrazione previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), ii), della direttiva 2008/95, che consiste nell’evitare che il diritto dei marchi conferisca a un’impresa un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche funzionali di un prodotto.> § 35

Con la seconda questione pregiudiziale il giudice chiede se sia possibile far operare il divieto del valore sostanziale ex lettera iii) quando è solo in ragione della percezione del pubblico che può essere attribuito al prodotto detto valore sostanziale, § 38. La domanda non è molto comprensibile

La risposta è positiva, perché il valore sostanziale non può che essere quello attribuito dal pubblico di riferimento cioè dei consumatori

Nel caso specifico poi il valore sostanziale sembra sia costituito non tanto dal fattore estetico, quanto del fatto che l’oggetto concretizza precedenti scoperte matematiche, § 45. Questo aspetto (che il valore sostanziale non derivi da un fattore estetico) è però irrilevante: la Direttiva chiede solamente che la forma attribuisca un valore sostanziale, qjuindi per qualunque ragione.

Pertanto anche qui la risposta è abbastanza semplice: quello che conta è solo che la forma sia motivo di acquisto per i consumatori (§§ 41 e 47), a prescindere dalla ragione di ciò. Il punto è importante dato che in passato c’erano state interpretazioni diverse della disposizione: ma questa è ora diventata quella prevalente.

La terza questione pregiudiziale si divide in due parti . La prima riguarda il rapporto con la tutela da disegni e modelli: il giudice a quo chiede se il divieto di registrare forme dotate di valore sostanziale operi quando il prodotto è già tutelato come disegno un modello

La risposta, anche qui non è particolarmente difficile, è positiva, purché siano rispettate le norme dei rispettivi istituti: i quali quindi in sostanza operano autonomamente e cioè in via indipendente, §§ 51-54

Meno chiara è la seconda parte della terza questione: parrebbe riguardare il rapporto tra divieto di forme attributive di valore sostanziale e oggetti dotati di valore (o di destinazione) artistico-ornamentale. La risposta è senz’altro che si applica anche a questi oggetti : in particolare che il divieto non opera automaticamente solo perché questi oggetti siano merceologicamente classificati come <<decorativi di cristallo e ìceramica > e compresi i compresi nelle classi 14:21 dell’accordo di Nizza.

La precisazione parrebbe abbastanza ovvia

Sulla distintività di un marchio di forma bidimensionale: interviene il Tribunale UE

Il Tribunale UE con la sentenza 3 dicembre 2019 T-658/18,Hästens Sängar AB, c. EUIPO, impartisce alcuni insegnamenti in materia di marchi di forma, anche se bidimensionali. E’ noto che nella disciplina dei marchi di forma ci rientrano anche quelli bidimensionali, come precisa il Tribunale stesso.

Il marchio chiesto in registrazione era quello qui sotto riprodotto e per le classi indicate al § 3 : arredi tessuti vestiti e simili (classi 20 24 25 35)

L’esaminatore e anche la Commissione di Appello (Board of Appeal, BoA) rigettano la domanda per mancanza di distintività ex articolo 7 comma 1 lettera B del regolamento 1001 del 2017 secondo cui <<Sono esclusi dalla registrazione: …; b) i marchi privi di carattere distintivo;>>

A parte altre due censure sulla motivazione , che qui non verranno considerate, il T. si sofferma su quella relativa alla violazione della regola sulla distintività

La Corte inizia ricordando alcuni principi noti e cioè che:

– è sufficiente un grado minimo di distintività, paragrafo 16;

-la distintività non ha nulla a che fare con la creatività, paragrafo 17

– marchi tridimensionali sono sottoposti alla stessa disciplina degli altri Marchi paragrafo 19.

Su quest’ultimo punto però il T. precisa che la percezione del consumatore medio non è necessariamente la stessa quando il marchio tridimensionale e consiste nell’ apparenza del prodotto stesso , § 20.

Infatt il consumatore medio non ha l’abitudine <<of making assumptions about the origin of products on the basis of their shape or the shape of their packaging in the absence of any graphic or word element, and it could therefore prove more difficult to establish distinctiveness in relation to such a three-dimensional mark than in relation to a word or figurative mark>>, § 21

Inoltre quanto più vicino la forma chiesta in registrazione ricorda la forma più usuale dei prodotti, tanto maggiore è il rischio che il marchio sia privo di ogni distintività, § 22. Infatti in tali casi <<only a mark which departs significantly from the norm or customs of the sector and thereby fulfils its essential function of indicating origin is not devoid of any distinctive character for the purposes of Article 7(1)(b) of Regulation 2017/1001>>, § 22.

Poi ricorda che la disciplina dei marchi bidimensionali si applica anche ai tridimensionali, § 23. Il che vale pure per il caso di un marchio figurativo che consiste in una parte della forma del prodotto che designa, poiché <<the relevant public will immediately and without further thought perceive it as a representation of a particularly interesting or attractive detail of the product in question, rather than as an indication of its commercial origin (judgment of 21 April 2015, Representation of a grey chequerboard pattern, T‑360/12, not published, EU:T:2015:214, paragraph 25)>> § 24 (la sentenza citata viene citata in moltri altri passi della sentenza).

Applicando queste regole al caso sub iudice, il T. trova che correttamente il BoA <<found that the mark applied for consisted of a representation of a fabric pattern, in other words the representation of the possible outward appearance of the goods covered by the application for registration, which are fabrics, are made from fabrics or have fabric surfaces>> § 33

Bisogna poi accertare se la domanda di marchio richiesto differisca significativamente dagli usi del settore, § 40.

E sul punto il BoA aveva deciso che <<the chequered pattern is a basic and commonplace style for fabric, since it is composed of a regular succession of squares of the same size which are differentiated by alternating different colours, in this case grey-blue and white. It deduced from this that the pattern did not contain any notable variation in relation to the conventional representation of a chequered design found everywhere in the field of textiles>>, § 41.

Il T. non ha motivo di censurare questa statuoizione, § 42

In fatti in primo luogo <<43. … the colours used in the pattern will be perceived by the relevant public as being used for aesthetic purposes or to display the goods and services in question and will not be sufficient, on their own, to distinguish the goods and services of the applicant from those of other undertakings (judgment of 19 September 2012, Fraas v OHIM (Tartan pattern in dark grey, light grey, black, beige, dark red and light red), T‑50/11, not published, EU:T:2012:442, paragraph 66)>>.

In secondo luogo <<44. … graphically, the representation of squares at issue does not contain any notable variation in relation to the conventional representation of such patterns and that, as a result, the relevant public will in fact only perceive a commonplace and everyday pattern (judgment of 19 September 2012, Tartan pattern in dark grey, light grey, black, beige, dark red and light red, T‑50/11, not published, EU:T:2012:442, paragraph 68)>>.

Di conseguenza, tenendo dei beni e servizi richiesti e il modo in cjui son percepiti dal pubblico rielvante, <<the mark applied for will not be understood and remembered as an indicator of the commercial origin of those goods and services>>., § 45