Gli impedimenti assoluti: l’assenza di capacità distintiva

Il marchio di posizione si conferma difficile da registrare per la sua scarsa distintività

Marcel Pemsel in IPKat ci notizia di Trib. UE 05.02.2025, T-195/24, VistaJet c. EUIPO (ingl./franc.). Il segno chiesto in registrazione era la linea rossa sul fianco dell’areo per servizi di trasporto aereo (v. disegno sotto).

L’istante è risultato soccombente sia presso l’Ufficio che davanti al Trib.

Il passaggio pertinente:

<< 21 In the present case, first, it must be noted that the services covered by the mark applied for are transportation and private aircraft flight planning services, intended primarily for very rich members of the general public, the ‘ultra-wealthy’, who are likely to display a high level of attention, since the factors of safety, punctuality and reliability are all important for the services in question.

22 Second, it must be noted, as the Board of Appeal did, that the mark applied for will not be perceived by the relevant public as having a distinctive character.

23 As the Board of Appeal correctly stated, the mark applied for consists of a red line along the side of a silver aeroplane fuselage, which curves slightly as it follows the line of the fuselage and tapers to a thin point at the front end of the aeroplane.

24 However, a line, which is defined as a continuous set of points or an unbroken elongated line the extent of which is virtually reduced to the single dimension of length, is a simple geometric form, which is not, in itself, capable of conveying a message which consumers will be able to remember. That line and its colour red will be perceived by the relevant public as nothing more than banal decorative devices, as will the choice of a silver fuselage.

25 It is clear from settled case-law that a sign which is excessively simple and is constituted of a basic geometrical figure, such as a circle, a line, a rectangle or a conventional pentagon, is not, in itself, capable of conveying a message which consumers will be able to remember, with the result that they will not regard it as a trade mark unless it has acquired distinctive character through use (see, to that effect, judgments of 15 September 2005, BioID v OHIM, C‑37/03 P, EU:C:2005:547, paragraphs 72 and 74, and of 29 September 2009, The Smiley Company v OHIM (Representation of half a smiley smile), T‑139/08, EU:T:2009:364, paragraph 26 and the case-law cited).

26 In any event, the fact that it could be argued that the mark applied for does not merely represent a basic geometrical figure does not suffice, as such, to support the view that it has the minimum distinctive character necessary for registration as an EU trade mark. There must also be certain characteristics of the sign which may be easily and instantly memorised by the relevant public and which would make it possible for the sign to be perceived immediately as an indication of the commercial origin of the goods and services in question (see, to that effect, judgment of 15 December 2016, Novartis v EUIPO (Representation of a grey curve and representation of a green curve), T‑678/15 and T‑679/15, not published, EU:T:2016:749, paragraphs 40 and 41 and the case-law cited).

27 It has also already been held that, whilst colours are capable of conveying certain associations of ideas and of arousing feelings, they possess little inherent capacity for communicating specific information. That is all the more the case since they are commonly and widely used, because of their appeal, in order to advertise and market goods and services without any specific message (see judgment of 6 September 2023, Groz-Beckert v EUIPO (Position of the colours white, red and dark green on cuboid packaging), T‑276/22, not published, EU:T:2023:497, paragraph 20 and the case-law cited; see also, by analogy, judgment of 24 June 2004, Heidelberger Bauchemie, C‑49/02, EU:C:2004:384, paragraph 38).

28 In the present case, in the absence of elements capable of distinguishing it in such a way that it does not appear as a simple geometrical figure, the red line cannot fulfil an identifying function with respect to the services in question. The colour red is, by its very nature, highly visible and striking and is used primarily for decorative purposes, or to attract attention. Accordingly, it is, in itself, devoid of distinctive character. As for the silver fuselage, the Court considers that that colour does not particularly stand out from the colour white, which is traditionally used in the aviation sector.

29 The Court concludes that, taken as a whole, the mark applied for is excessively simple>>.

Marcel ci notizia nel medesimo post di altra sentenza del Trib. UE (29.01.2025,T‑147/24, Doorinn GmbH v. EUIPO, Franc./ted.) che pure affossa un altro marchio di posizione qui riprodotto (etichetta rossa nell’angolo del materasso).

In entrambi i casi la decisione mi pare esatta (con maggior sicurezza nel secondo).

Mancanza di distintività del noto marchio figurativo CHIQUITA

Questo il marchio chiesto in registrazione da Chiquita Brands per alimenti.

TRIB UE 13.11.2024 , T-426/23, Chiquita Brands v. EUIPO, rigetta la domanda perchè privo di distintività.

Dal comunicato stampa del Trib.:

<<Nella sua sentenza, il Tribunale respinge il ricorso e conferma quindi la nullità del marchio per la frutta fresca.
Il Tribunale ritiene che né la forma né lo schema di colori blu e giallo del marchio gli conferiscano carattere distintivo. Infatti, la forma del marchio corrisponde a quella di una semplice figura geometrica (una variazione di un ovale), senza caratteristiche facilmente e immediatamente memorizzabili. Inoltre, le etichette di forma ovale sono comunemente utilizzate nel settore delle banane, in quanto sono facili da applicare su frutti incurvati. Di conseguenza, tale forma non sarà idonea ad attirare l’attenzione del pubblico né permetterà a quest’ultimo di identificare l’origine commerciale della frutta fresca contrassegnata dal marchio.
Quanto allo schema dei colori, il Tribunale rileva che si tratta di una combinazione di colori primari frequente nel commercio della frutta fresca e il suo uso nel marchio non la rende particolarmente caratteristica o significativa. Tali colori non sarebbero quindi idonei a individualizzare detti prodotti.

Secondo il Tribunale, la Chiquita Brands non è riuscita a dimostrare che il suo marchio, così come è stato registrato, avesse acquisito in tutto il territorio dell’Unione un carattere distintivo in seguito all’uso che gli avrebbe consentito di identificare l’origine commerciale dei prodotti in parola. Infatti, da un lato, la maggior parte delle prove presentate si riferisce solo a quattro Stati membri, e non è stato dimostrato che la situazione del mercato della frutta fresca in tali paesi sarebbe stata la stessa negli altri Stati membri. Dall’altro, nella quasi totalità delle prove, il marchio appare assieme ad elementi figurativi o denominativi aggiuntivi, in particolare la parola «chiquita» >>

Lo slogan politico non è segno sufficientemente distintivo dell’origine per potere essere registrato come marchio

Trib. UE 13.11.2024, T-82/24, Administration of the State Border Guard Service of Ukraine, con sede in Kiev (Ucraina) c. EUIPO affronta un interessante quesito.

<<35 (…) la commissione di ricorso non è incorsa in alcun errore di diritto ritenendo che il principio generale secondo cui il pubblico di riferimento è poco attento nei confronti di un segno che non gli fornisce immediatamente un’indicazione sulla provenienza dei prodotti e dei servizi di cui trattasi, dato che non lo percepirebbe né lo memorizzerebbe come marchio, si applichi anche a segni il cui messaggio principale è di natura politica.

36 Orbene, tenuto conto della funzione essenziale di un marchio, quale ricordata al precedente punto 16, un segno non è in grado di svolgere tale funzione se il consumatore medio non percepisce, in sua presenza, l’indicazione dell’origine del prodotto o del servizio, bensì unicamente un messaggio politico.

(…)

38 Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha considerato, ai punti 34 e 37 della decisione impugnata, che il marchio richiesto non sarebbe percepito dal pubblico di riferimento come indicativo di un’origine commerciale. Peraltro, essa ha precisato, al punto 36 della decisione impugnata, che la frase ripresa nel marchio richiesto sarebbe interpretata anzitutto come un messaggio politico e che tale percezione sarebbe identica per tutti i prodotti o i servizi designati da tale marchio.

39 Conseguentemente la commissione di ricorso ha ritenuto che i prodotti e i servizi oggetto del marchio richiesto costituissero un gruppo sufficientemente omogeneo, tenuto conto dell’impedimento assoluto alla registrazione in cui ricadeva, a suo avviso, la registrazione di detto marchio.

40 Avendo, correttamente, considerato che il marchio richiesto non sarebbe percepito dal pubblico di riferimento come indicativo di un’origine commerciale, ma come un messaggio politico che promuove il sostegno alla lotta dell’Ucraina contro l’aggressione militare della Federazione russa, la commissione di ricorso poteva validamente raggruppare tutti i prodotti e i servizi oggetto del marchio richiesto in un’unica categoria, sebbene essi presentassero caratteristiche intrinseche diverse.

41 Pertanto, tenuto conto della specificità del marchio richiesto e della sua identica percezione da parte del pubblico di riferimento rispetto all’insieme dei prodotti e dei servizi oggetto della domanda di registrazione, la commissione di ricorso non è incorsa in alcun errore di valutazione nel ritenere che detti prodotti e servizi facessero parte di un solo gruppo al quale si applicava, alla stessa maniera, l’impedimento alla registrazione da essa individuato.

42 In terzo luogo, secondo una giurisprudenza costante, il carattere distintivo di un marchio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 dev’essere valutato in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi per i quali è chiesta la registrazione e, dall’altro, della percezione che ne ha il pubblico di riferimento (v. sentenza del 29 aprile 2004, Henkel/UAMI, C‑456/01 P e C‑457/01 P, EU:C:2004:258, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

(…)

44 Da quanto precede risulta che la commissione di ricorso ha correttamente concluso che il marchio richiesto era privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001>>.

Altra decisione nell’annosissima lite sul marchio Budweiser

La massima di Cass. sez. I, sent. 09/07/2024 n. 18.683, rel. Ioffrida:

<<È invalida la registrazione di un segno come marchio, se può indurre nel pubblico l’erronea convinzione che il prodotto provenga da un’area territoriale nota per le eccellenti qualità di quel prodotto, giacché in tale ipotesi si verifica un effetto distorsivo del mercato, ingenerato dall’inganno subito dai consumatori – portati a credere che il prodotto che viene loro proposto provenga da una certa area geografica e goda dei pregi per cui essa è nota – e ciò a prescindere dall’appartenenza di un diritto di proprietà intellettuale sulla denominazione dell’area geografica in capo a chicchessia e in particolare al soggetto che denuncia la decettività del segno. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva respinto la domanda di risarcimento del danno per contraffazione conseguente alla dedotta invalidità della registrazione di un segno come marchio, proposta da un noto birrificio nei confronti di imprese concorrenti che avevano utilizzato il segno su prodotti provenienti da area geografica diversa da quella boema, in cui l’attore produceva il proprio prodotto)>>.

Sentenza importante in tema di decettività e preuso del marchio, che andrà studiata attentamente.

(massima di Giustizia Civile Massimario 2024 , letta in DeJure Giuffrè)

La protezione delle I.G.P. richiede che venga speso l’appellativo geografico e cioè il luogo di origine

Cass. sez. I, ord. 17/04/2024 n. 10.352 rel. Ioffrida, sull’art. 13.1.b reg. UE 1151/2012 (ora art. 26 reg. 2024/1143), dando torto al Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena e ragione alla Acetaia Del Balsamico Trentino Di Bo.Ga. & C. Società Semplice Agricola (che usava il nome “Aceto Balsamico”).

<<4.7. Alla luce di tali complessive considerazioni, si deve affermare che correttamente la Corte d’appello ha respinto il gravame, precisando che la condotta “evocativa” vietata dalla predetta norma deve avere ad oggetto una caratteristica che comunque richiami l’origine geografica del prodotto, che rappresenta specificamente il bene tutelato dall’art. 13 del Regolamento e che la protezione accordata dalla disposizione in parola non può estendersi sino all’utilizzo esclusivo di singoli termini non geografici, generici e comuni – come nel caso delle parole “aceto”, “balsamico”, “aceto balsamico” – in quanto ciò avrebbe l’effetto di istituire un monopolio del soggetto registrante proprio su detti termini.

In sostanza, la Corte di merito ha mostrato, attraverso il proprio iter logico argomentativo, senza alcun equivoco circa l’oggetto della tutela accordata dal Reg. (UE) 1151/2012 (per avere, erroneamente secondo il ricorrente, affermato che la tutela concerne non tanto il prodotto nel suo complesso, quanto il solo termine geografico della denominazione registrata, nel caso di specie il toponimo “Modena”), di avere ben presente la portata della tutela garantita dall’art. 13 par. 1 lett. b) del Regolamento 1151/2012, rilevando come il prodotto commercializzato dall’appellata si presentasse privo di elementi evocativi dell’IGP dell’Aceto Balsamico di Modena, nella denominazione e alla luce dell’esame complessivo delle caratteristiche esterne dello stesso prodotto, in alcun modo idonee a creare un’associazione con la città di Modena.

Risulta infondato anche il secondo motivo di ricorso, considerato che la Corte d’appello ha escluso la fattispecie evocativa non soltanto per la precisa indicazione di un differente luogo di provenienza del prodotto, quanto sulla base dell’esame di tutti gli elementi e le caratteristiche, anche figurative, del prodotto che non ha permesso di ravvisare alcuna associazione con l’origine geografica del bene.

Nessun richiamo evocativo per il consumatore medio della denominazione geografica protetta si poteva verificare>>.

La norma è ambigua ma la ratio della tutela probabilmente fa ritenere esatta la interpretazione della SC

L’ordinanza contiene un dettagliato resoconto della normativa e giurisprudenza europee sul tema.

Deferimento alla CG di complessa questione inerente al rapporto tra marchio e posteriore DOP-IGP sul segno vitivinicolo SALAPARUTA

Cass. sez 1 del 8 maggio 2024 n. 12.-563, rel. Iofrida, deferisce alla Corte di Gustizia due questioni interpretative sul tema in oggetto.

Le norme di riferimento sono oggi state abrogate. Ma la seconda questione , non di diritto transitorio (la prima , si), può dare spunti utili pure oggi.

Eccola:

«Ove si affermi, in base alla risposta al primo quesito, la necessaria
applicazione, alla situazione di fatto oggetto del presente giudizio, del Reg. n. 1493/1999, dica la Corte di Giustizia se la disciplina di cui all’Allegato “F” del Reg. 1493/1999, dettata per regolare il conflitto tra un marchio registrato per un vino o un mosto di uve che sia identico a denominazioni d’origine o indicazioni geografiche protette di un vino, esaurisca tutte le ipotesi di coesistenza tra i diversi segni e di proteggibilità delle denominazioni per vini ovvero residui comunque un’ipotesi di invalidità o non proteggibilità delle DOP o IGP posteriori, nel caso in cui l’indicazione geografica possa ingannare il pubblico circa la vera identità del vino a causa della reputazione di un marchio anteriore, in forza del principio generale di non decettività dei segni distintivi»

L’ordinanza esamina analiticamente la disciplina delle denominazioni dei prodotti agricoli (non vini e vini: i due settori hanno discipline autonome, pur se simili). Disciplina complessa per l’intersecarsi di provvedimenti legislativi e amministrativi e per le frequenti modifiche.

(notizia di Jocelyn Bosse in IPKat)

Il marchio di posizione si conferma difficile da registrare, spesso mancando il suo distacco dalla ornamentalità e dagli usi del settore

Anna Maria Stein dà notizia del rigetto di Alicante della domanda di marchio avanzata da Loro Piana , consistente <<nella combinazione di fascetta più nodino e nastrini più pendenti metallici, uno a forma di lucchetto, l’altro a forma di ghiera che, nel suo insieme, è applicata alla mascherina della tomaia che copre la parte superiore del piede, in tutto o in parte, e sempre posizionata più vicino alla linguetta, rispetto alla punta della scarpa>>

Si tratta della decisione 26 aprile 2024, fascicolo n° 018895734 .

Qui:

Succo della motivazione:

<<In tale contesto, soltanto il marchio che diverga significativamente dalla norma o dagli usi del settore e sia pertanto in grado di soddisfare la sua funzione essenziale originaria non è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (25/10/2007, C-238/06 P, Plastikflaschenform, EU:C:2007:635, § 81; 04/05/2017, C-417/16 P, DEVICE OF A SQUARESHAPED PACKAGING (fig.), EU:C:2017:340, § 35-36).
Nel caso di specie, il segno in questione è solo un’ulteriore variante dei molti esistenti sul mercato che adottano elementi decorativi più o meno semplici, da sole o in combinazione tra di loro. Infatti, la posizione del segno nonché la sua rappresentazione, non si discostano significativamente dalla norma né dalle consuetudini del settore di riferimento. In particolare, il segno consiste meramente di una fascetta con nodino e nastrini con pendenti metallici apposti sulla mascherina della tomaia>>.

Quanto al potere istruttorio dell’Ufficio:

<<La giurisprudenza europea ha più volte stabilito che l’Ufficio, laddove accerti
l’assenza di carattere distintivo intrinseco del marchio richiesto, può fondare il proprio esame su fatti risultanti dall’esperienza pratica generalmente acquisita nella commercializzazione di prodotti di largo consumo, fatti conoscibili da qualsiasi persona e, soprattutto, dai consumatori di tali prodotti, non essendo obbligato a dedurre esempi tratti da tale esperienza pratica (15/03/2006, T-129/04,
Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 15; 29/06/2015, T-618/14, Snacks con forma
de taco, EU:T:2015:440, § 29-30, 32 e giurisprudenza ivi citata)>>.

Vedremo l’esito del reclamo (che riterrei probabile).

Marchio di posizione confermato insufficientemente distintivo e quindi nullo dal Board of Appeal EUIPO

Anna Maria Stein su IPKat ci notizia della decisione 2nd board of Appeal EUIPO Cnitts KX ltd 19.02.2024, caso R 514/2023-2 .

Si trattava di marchio di posizione costituito da poligono a sei lati collocato in quattro punti di un occhiale:

il segno contestato:

40 The contested mark is not a mere figurative mark, but a position mark and has to be assessed as such. A trade mark may be devoid of distinctive character as a figurative mark but when applied for on a specific position or positions it may obtain a distinctive character. Thus, the position of the trade mark is relevant for the overall assessment.
However, it is to be stressed that the mark as such is also relevant for the overall
comparison.

41 The representation of the contested mark shows the position of four six-sided irregular black polygons (hereinafter ‘polygons’) each with a straight upper and lower edge and with the vertical sides formed by two parallel lines of equal length that converge inwards in a slightly concave fashion, each at the same angle. Two of these polygons are placed in a vertical direction on the front of the frames one on the left and one on the right, and two are placed horizontally on the outside part of the left and right temples. It is to be stressed that the shape of the glasses that are shown by means of dotted lines do not form part of the subject matter of the registration in accordance with Article 3(3)(d) EUTMIR

Giudizio:

49 As to the position mark showing four polygons instead of one, there is nothing about these polygons and as affixed on the goods that is unusual or memorable that might enable the relevant public to perceive the sign immediately as distinctive.
50 As correctly pointed out by the applicant, it is irrelevant whether the sign serves other functions in addition to that of an indication of origin, e.g. an aesthetic (decorative) function. However, the Board considers that the contested mark at hand does not serve (inherently) as an indication of origin. The position sign for which protection is sought on that, it is stressed, particular place of the frame and temples will be perceived by the relevant public (even to the extent it has a high level of attention) and in relation to all contested goods solely as a decoratively finished mechanism or rivet (a rivet as such has a dual purpose by having a functional and decorative purpose) that connects to or covers
the hinge that attaches the end piece or the front of the glasses to the arms (temples). (….)

54 Furthermore, as to the size of the elements of the four polygons and as affixed on the eyewear, the applicant itself admits that these elements are small but argues that this not relevant. It is true, that the size does not automatically disqualify any trade mark that is to be placed on eyewear frames from protection. Furthermore, the Board does not consider the small size of the four polygons at issue as a decisive factor. However, as an accessory remark, bearing in mind that it is unlikely that most of the consumers will analyse the mark in detail, the smaller the polygons at issue, the more difficult it may be for the
public to distinguish them from other plane figures. This finding of the public’s
perception is not changed by the applicant’s argument that the size is small due to the limited space for featuring a trade mark on eyewear frames.

Segue poi un ineressante aqnalisi del sondaggio demoscopico (mirante a provare che il segno sarebbe diustintivo presso i consumatiori tedeschi), § 59 ss

Registrazione di marchio tridimensionale: un caso da manuale di descrittività

Victoria Thüsing su IPKat ci notizia di 5th board of appel EUIPO 04 gennaio 2024, proc. R 1934/2023-5, Winch Industry GmbH, su marchio tridimendionale relativo a tende da installare sul tetto di auitovetture e costituito dalla rappresetnazione delle tende stesso:

La differenza rispetto alle tende consuiete era indicata analitricamente dall’istanze.

Giustamente il primo grado e l’appello de quo rigettano la dom,anda. Tale possibile differenza è insigmnificante (se esistente) per cui l’effetto monopoistico prodotto dalla descrittività non verrebbe evitato.

Qui la pag. web del fascicolo mentre qui il testo diretto alla decisione.

La (non) distintività dei pattern trademarks

Eleonora Rosati in IPKat ci notizia della confrma d’appello EUIPO secondo cui non è intrinsecamente distintivo il marchio seriale di Prada sotto rappresentato

o perlomeno non lo è per la maggior parte dei prodotti indicxati indomanda.

E’ infatti dal pubblico perceptico come decorativo, non come indicatore dell’rigina imnrpenditoriale (giudizio dubbio, data ormai la sua notorietà, ma forse alla fine esatto) e comnque siffuso nel commercio, almeno per certi prodotti

Si tratta di 2nd Board od Appeal 19.12.2023, case R 827/2023-2, Prada SA Applicant / Appellant .

Sul trattamento dei pattern trademarks:

<<24 That case-law, which was developed in relation to three-dimensional trade marks
consisting of the appearance of the product itself, also applies where the contested mark is
a figurative mark consisting of the two-dimensional representation of that product. In such
a case, the mark likewise does not consist of a sign unrelated to the appearance of the
products it covers (21/04/2015, T-359/12, Device of a checked pattern (maroon & beige),
EU:T:2015:215, § 24 and case-law cited). The same applies to a pattern mark consisting
of the two-dimensional representation of that product.
25 That is also the case for a figurative mark consisting of a part of the shape of the product
that it represents, inasmuch as the relevant public will immediately and without further
thought perceive it as a representation of a particularly interesting or attractive detail of
the product in question, rather than as an indication of its commercial origin (21/04/2015,
T-359/12, Device of a checked pattern (maroon & beige), EU:T:2015:215, § 25 and case-
law cited). The same applies to a pattern mark consisting of a part of the shape of the
product that it represents>>

Ineressanti sono poi le consiederaozipni sul raggruppamento dei prodotti in classi omogenee al fine del giudizio di distintività a