Gli impedimenti assoluti: l’assenza di capacità distintiva – Pagina 4

Il marchio multimediale (audiovisivo) è registrabile

Interessante decisione del 5° Board of Appeal dell’EUIPO, 7 marzo 2023, caso R 1490/2022-5, Chiever RB . v. la pagina web della pratica nel sito del’ufficio nonchè direttamente il file word on la traduzione automatica inglese (orig. olandese).

Questo il link diretto al video.

Domanda rigettata in primo grado amminstrativo per assenza di distintività ma accolta nel reclamo.

I marchi multimediali sono contemplati dal reg. di esecuzione del reg. UE 2017/1001: reg. 2018/626 art. 3.3.i), circa la modalità di rappresentazione (file audiovisivo)

Qui l’interessnte è dove si possa apporre il marchio audiovisivo.

Lo spiega l’istante:

<< – The Office shall explicitly draw the comparison with a TV spot. In most cases, a multimedia brand is not TV advertising at all and should therefore not be compared with it. It is a new type of brand, a combination of sound, images and movement. This could be a TV spot, but in most cases it is precisely not. They are videos on the internet, lead on websites, on Instagram. All moving images and sounds, to which modern consumers are fully accustomed to using their mobile phone.
– The sign in question will be used in practice, including via Facebook. Once the end has passed, a bottle of wine with a clear label appears in a new shot. Of course, the trade mark proprietor does not choose to include that bottle of wine in his trade mark, just as, in the case of a slogan, you do not, in principle, take the trade mark (the sender) with it>>.

Poi il Board osserva:

<< (5) Final remark: evolution of technology and digital marketing
72 With the evolution of technology, it cannot be excluded that multimedia brands are also effectively placed on goods. Moreover, digital packaging is already a reality.
73 For wines, it is perfectly possible, for example, that not only a QR code on the bottle, but also the wine label itself is scanned by the consumer via his smartphone and it will then see the video requested. A label can be ‘activated’ by way of words.
74 The Chamber gives an example below:
https://winerytale.com/media-release/wine-label-storytelling/” >>

Riporto poi la Conclusion:

<<75 Consumers may not have previously been accustomed to assigning a function of origin to a combination of images and sounds. This has changed with the digital evolution. As also indicated in the Common Communication on new types of marks, there is an increase in the number of signs combining images and sound used as part of market strategies, which will lead consumers to perceive them more as indications of commercial origin. The applicant also rightly points out that the multimedia mark consists of moving images and sounds to which modern consumers are entirely accustomed to their mobile phone.
76 Although the filing of films as trade marks is quite new and exceptional, that does not mean that the registration of such marks would be precluded if they could be immediately perceived as an indication of the commercial origin of the goods or services in question, so that the relevant public could, without any possibility of confusion, distinguish the goods or services of the proprietor of the mark from those with a different commercial origin (05/12/2002, T 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 19).
77 Admittedly, although special or original characteristics are not criteria for the distinctive character of a trade mark, the mark in question must enable the public to distinguish the goods and services in question from those of other undertakings or persons (04/07/2017, T-81/16, a pair of curved strips on the side of a Tire, EU:T:2017:463, § 49).
78 The mark applied for does not only have original features (although they are not necessary), but the video also enables the public to distinguish the goods and services in question from those with a different commercial origin.
79 Therefore, in the view of the Chamber, the multimedia mark at issue is capable of fulfilling the essential function of a trade mark, which distinguishes the goods and services applied for from a different origin, and is therefore not contrary to the absolute ground for refusal laid down in Article 7 (1) (b)EUTMR.
80 In the light of the foregoing considerations, the appeal is therefore considered to be well founded and the contested decision is annulled.

(notizia e link offerti da Anna Maria Stein Thursday, April 13, 2023 in IPKat)

Marchio figurativo costituito da barattolo per confetteria

Si consideri la seg. figura come marchio per caramelle e confetti:

Il Trib UE 29.03.2023, T-199/22, Perfetti Van Melle spa vc. EUIPO, conferma che si tratta di marchio privo di distintività ex art. 7.1.b reg. 207/2009.

Passo pertinente: << 21 In secondo luogo, dai punti da 31 a 34 della decisione impugnata si evince che, alla luce dei risultati della ricerca effettuata dall’esaminatrice, la commissione di ricorso ha considerato che il segno in questione sarebbe stato percepito, almeno da una parte non trascurabile del pubblico di riferimento, come l’immagine del contorno di un contenitore cilindrico dalle linee ondulate, che presenta nell’estremità superiore tre righe orizzontali, le ultime due delle quali sono unite centralmente tra di loro da cinque trattini verticali. Pertanto, detta commissione ha ritenuto che la forma rappresentata dal segno di cui trattasi fosse solo una mera variazione dalle confezioni e dagli imballaggi cilindrici utilizzati normalmente in commercio per i prodotti in questione. Tale valutazione della commissione di ricorso è priva di errori. Infatti, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il fatto che il segno di cui trattasi non sia rappresentato in prospettiva nella domanda di registrazione o che possa essere percepito anche come figura piana non esclude affatto la possibilità che una parte non trascurabile del pubblico di riferimento percepisca, senza riflessione, il segno di cui trattasi come la raffigurazione di un recipiente che può contenere i prodotti rivendicati nella domanda di registrazione. 22 In terzo luogo, secondo la giurisprudenza, i criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi tridimensionali costituiti dalla forma del prodotto stesso non differiscono da quelli applicabili alle altre categorie di marchi. Tuttavia, in sede di applicazione di tali criteri, la percezione del consumatore medio non è necessariamente la stessa nel caso di un marchio tridimensionale costituito dall’aspetto del prodotto stesso e nel caso di un marchio denominativo o figurativo, che consiste in un segno indipendente dall’aspetto dei prodotti che designa. Non è, infatti, abitudine del consumatore medio presumere l’origine dei prodotti sulla base della loro forma o della forma della loro confezione, in assenza di elementi grafici o testuali, e potrebbe quindi risultare più difficile stabilire il carattere distintivo nel caso di un marchio tridimensionale siffatto che in quello di un marchio denominativo o figurativo (sentenze del 7 ottobre 2004, Mag Instrument/UAMI, C‑136/02 P, EU:C:2004:592, punto 30, e del 20 ottobre 2011, Freixenet/UAMI, C‑344/10 P e C‑345/10 P, EU:C:2011:680, punti 45 e 46). 23 D’altra parte, secondo la giurisprudenza, più la forma della quale è stata chiesta la registrazione come marchio assomiglia alla forma che con ogni probabilità assumerà il prodotto di cui trattasi, più è verosimile che detta forma sia priva di carattere distintivo nel senso di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Ciò premesso, solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore e che, di conseguenza, assolva la sua funzione essenziale d’indicatore d’origine non è privo di carattere distintivo nel senso di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 [sentenze del 29 aprile 2004, Henkel/UAMI, C‑456/01 P e C‑457/01 P, EU:C:2004:258, punto 39; del 15 maggio 2014, Louis Vuitton Malletier/UAMI, C‑97/12 P, non pubblicata, EU:C:2014:324, punto 52, e del 21 aprile 2015, Louis Vuitton Malletier/UAMI – Nanu-Nana (Raffigurazione di un motivo a scacchiera marrone e beige), T‑359/12, EU:T:2015:215, punto 23]. 24 Tuttavia, da tale giurisprudenza non si evince che occorra sistematicamente circoscrivere il settore in cui si opera il paragone ai prodotti stessi per i quali è chiesta la registrazione. Non si può escludere che i consumatori di un dato prodotto siano eventualmente influenzati, nella loro percezione del marchio che riveste tale prodotto, dalle modalità di commercializzazione sviluppate per altri prodotti di cui essi siano ugualmente consumatori. A seconda della natura dei prodotti in questione e del marchio richiesto, può essere quindi necessario, per valutare se il marchio sia privo o no di carattere distintivo, prendere in considerazione un settore più vasto (sentenza del 12 gennaio 2006, Deutsche SiSi-Werke/UAMI, C‑173/04 P, EU:C:2006:20, punto 32). 25 In particolare, quando il marchio di cui si chiede la registrazione è costituito dalla forma tridimensionale della confezione dei prodotti interessati, la norma o gli usi pertinenti possono essere quelli che vigono nel settore dell’imballaggio dei prodotti della stessa natura e destinati agli stessi consumatori di quelli per i quali è chiesta la registrazione (sentenza del 12 gennaio 2006, Deutsche SiSi-Werke/UAMI, C‑173/04 P, EU:C:2006:20, punto 33).

26 Tale giurisprudenza, elaborata per marchi tridimensionali costituiti dall’aspetto del prodotto stesso, si applica anche quando il marchio controverso è un marchio figurativo costituito dalla rappresentazione bidimensionale di detto prodotto. Infatti, neanche in un caso del genere, il marchio consiste in un segno indipendente dall’aspetto dei prodotti che contraddistingue [sentenze del 22 giugno 2006, Storck/UAMI, C‑25/05 P, EU:C:2006:422, punto 29, e del 5 febbraio 2020, Pierre Balmain/EUIPO (Raffigurazione di una testa di leone circondata da anelli che formano una catena), T‑331/19, non pubblicata, EU:T:2020:33, punto 25].

27 Pertanto, contrariamente a quanto afferma la ricorrente e conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 26, la commissione di ricorso ha correttamente applicato, nel caso di specie, i principi elaborati nel contesto dei marchi tridimensionali costituiti dall’aspetto del prodotto stesso o della sua confezione al contesto di marchi figurativi costituiti dalla rappresentazione bidimensionale di detto prodotto o della sua confezione. Al riguardo, occorre precisare che detti principi non si applicano unicamente ai casi in cui il marchio bidimensionale consiste in una fotografia o in una riproduzione grafica fedele e in prospettiva del prodotto, ma anche al caso di una rappresentazione molto semplice e puramente schematica del prodotto di cui trattasi, senza alcuna rappresentazione prospettica [v., in tal senso, sentenza del 24 novembre 2016, Azur Space Solar Power/EUIPO (Raffigurazione di linee e mattoni bianchi su fondo nero), T‑578/15, non pubblicata, EU:T:2016:674, punto 13].>>

Da notare la sottile questione del se al marchio figurato in questione possa applicarsi l’elaborazione in tema di marchio tridimensionale (§§ 22 segg.)

Marchio denominativo generico/non distintivo : il caso DECOTEC

Trib UE 29.03.2023 , T-308/22, Celotec GmbH c. EUIPO-Decotec Printing. conferma le decisioni amminisative , per cui il marchio in oggetto per carta tappezzeria cancelleria tappeti etc. (vcl. 16-19-27) non è generico nè privo di distintività.

Norma azionata: art. 7.1.b-c del reg. UE 207/2009.

Il termine GRUYERE è generico e non registrabile comer marchio: così l’appello del 4 circuito USA

Sarah Burstein in Mastodon dà notizia di e link a questa interessante sentenza 03.03.3023, No. 22-1041, dell’appello del 4 circuito, INTERPROFESSION DU GRUYERE; SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DU GRUYERE v. U. S. DAIRY EXPORT COUNCIL; ATALANTA CORPORATION; INTERCIBUS, INC..

Il comando è quello secondo cui il marchio denominativo GRUYERE non è registrabile (come marchio di certificazion: che è quelo concesso “to certify regional or other origin, material, mode of manufacture, quality, accuracy, or other characteristics of such person’s goods or services or that the work or labor on the goods or services was performed by members of a union or other organization.“, 15 US Code § 1127 ) perchè divenuto denominazione generica.

Sentenza dettagliata anche nel fatto, come raccomandabilmente si usa in common law.

<<All told, the record reflects sales in 2020 of at least pounds of gruyerelabeled cheese that was produced outside of the Gruyère region of Switzerland and France.

In In Re Cooperativa Produttori Latte E Fontina Valle D’acosta, the TTAB concluded that the term fontina “merely describes or is the generic name for a type of cheese,” in part because “the record reveal[ed] that there is a domestic fontina cheese.” 230 U.S.P.Q. 131 (T.T.A.B. Mar. 19, 1986). Here too, the evidence demonstrates the existence of a domestic gruyere cheese. And even more persuasively, the record establishes that, at least in 2020, non-Swiss and non-French cheese made up a substantial portion of the cheese sold as gruyere in the United States market. “This evidence is probative of generic use because the more members of the public see a term used by competitors in the field, the less likely they will be to identify the term with one particular producer” (or, in this case, one geographic region). Colt Def. LLC v. Bushmaster Firearms, Inc., 486 F.3d 701, 706 (1st Cir. 2007) (cleaned up). And significantly, Wegmans—which sells both domestic and Swiss-produced gruyere cheese—sold more domestic gruyere-labeled cheese than Swiss gruyere-labeled cheese each year between 2016 and 2021 (except 2020). This evidence strongly indicates that “to the American purchaser, [GRUYERE] primarily signifies a type of cheese (much like brie, swiss, parmesan or mozzarella) regardless of regional origin, rather than a mark of certification.” Id.>>

Per cui:

<< Having addressed the Consortiums’ challenges to the district court’s opinion, we conclude that, while the district court made certain improper inferences in its analysis, the record nevertheless contains evidence that is “so one-sided” that there is no genuine issue as to any material fact and Opposers must prevail as a matter of law. Retail Servs., Inc., 364 F.3d at 542. The FDA standard of identity, the pervasive sales of non-Swiss and nonFrench cheese labeled as gruyere in the United States, and the common usage of gruyere “establish[] that when purchasers walk into retail stores and ask for [gruyere], they regularly mean” a type of cheese, and not a cheese that was produced in the Gruyère region of Switzerland and France. Glover, 74 F.3d at 59>>.

Il marchio denominativo METAVERSE FOOD per cibi non è registrabile perchè non distintivo

Negato il carattere distintivo al marchio in oggetto dal reclamo amministrativo dell’EUIPO 2nd Board of Appeal 28.02.2023, Case R 2357/2022-2 ,Oshee Polska Sp. z o.o.

Passi pertinenti:

<< 20 The applicant submits that ‘The expert examining the trade mark application neverthelessbased its decision on a misunderstanding of the concept of Metaverse. ‘Metaverse’ is avirtual world in which people, as avatars, interact with each other in a three-dimensionalspace that mimics reality. (…) [there is] a separation between the virtual world ofMetaverse and the real world. Metaverse is defined strictly as a category defined in thevirtual world and should not be confused with all other online activities. For example,making purchases in an online shop of physical products that will be delivered to us inreal form, or organising an online meeting, e.g. videoconferencing or lecture or checkingmail, is not an entrance to the Metaverse world.”
21. However, the House considers that the virtual world (Metaverse) is not a well-definedand distinct category in the virtual world. Nor is the borderline between the real worldand the virtual world clear.
22. The virtual world (Metaverse) is not just avatar, alternative reality and virtual products.The distinction between Metaverse and other forms of online activity is blurred. A goodexample is the change of Facebook’s very strong name to Meta in 2021, the latter seen asa reference to Metaverse and the beginning of an increased Facebook/Meta activity inMetaverse( https://www.welbloom.com/nft/, 27/02/2023).
23. More and more frequent examples also indicate that Metaverse is another e-commerceviewer, i.e. online commerce. Companies use Metaverse to promote their goods andbrands, which later translate into increased sales of their goods in the real world (see e.g.https://nypost.com/2022/04/05/coca-cola-launches-virtual-drink-inside-the-metaverse/;24/02/2023).
24. There are also growing voices that soon known online shops will turn into Metaverse(virtual) online shops where the goods offered will be presented in virtual form, but thepurchase will de facto concern real products that will then be sent home (such as a‘normal’ online order).
25. Some shops already offer some virtual services, e.g. virtual shoe measurement. It canvirtually measure the foot and virtually select customised shoes without leaving the home(e.g. https://ccc.eu/pl/esizeme; https://www.esize.me/; 24/02/2023).
26. The above examples show that virtual spaces are constantly evolving and absorbing thenew forms and opportunities offered by advances in IT and technology.
27. In the light of the foregoing, the Chamber sees no error in the definition of the word‘Metaverse’ as a virtual space.
28. According to settled case-law, the distinctive character of a trade mark must be assessedby reference, first, to the goods or services referred to in the application for registrationand, second, to the perception of the relevant public, which consists of the average,reasonably well-informed and reasonably observant and circumspect consumers of thosegoods or services (29/04/2004, C-473/01 P & C-474/01 P, Tabs, EU:C:2004:260,Paragraph 33; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, paragraph 34).
29. The goods covered by the declaration are, inter alia, vouchers, jellies, salads and differenttypes of food in Classes 29 and 30. These products are now widely available online. Asvirtual spaces evolve, these products can increasingly be promoted and offered throughMetaverse. Some companies have already set up Metaverse stores where they can buytheir real products with home delivery (e.g.: ‘Lindt USA launches Its First-Ever 3DVirtual Store with ByondXR and Makes Shopping for Premium Chocolate a TrulyInnovative Experience’, https://www.accesswire.com/726619/Lindt-USA-Launches-ItsFirst-Ever-3D-Virtual-Store-with-ByondXR-and-Makes-Shopping-for-PremiumChocolate-a-Truly-Innovative-Experience, 27/03/2023;https://www.mashed.com/1112615/lindt-created-its-own-3d-virtual-store/; 27/03/2023).
30. In the light of the foregoing, the relevant public will perceive the mark simply as anindication devoid of any distinctive character, indicating that food, food in the form ofgoods in Classes 29 and 30, are offered or can be purchased in a virtual space.
31. The goods covered by the declaration are also pharmaceuticals, vitamin preparations orfood supplements in Class 5.
32. The applicant submits that products such as pharmaceuticals, vitamin preparations orfood supplements are subject to different marketing conditions than those in Classes 29and 30, have different uses and are sold through different distribution channels.
33. The Chamber notes that pharmaceuticals (both prescription and over-the-counter),vitamin preparations or food supplements are also widely available online (forprescription medicines, after submission of a prescription). Some food supplements arealready offered via Metaverse (https://www.welbloom.com/nft/ 27/03/2023). Theprovision of medical assistance and health consultations (including prescriptions andrecommendations for pharmaceuticals) through Metaverse is also mentioned (see anumber of articles on this subject: https://ictandhealth.com/what-will-metaverse-offerphysicians-and-patients-in-the-future/news/; https://www.linkedin.com/pulse/5-wayspharma-can-benefit-from-metaverse-timoth%C3%A9-cynober-pharm-d-?trk=pulsearticle; https://sixdegreesmed.com/pharma-metaverse/; 27/03/2023).
34. Pharmaceutical preparations and supplements are also in the form of food and food.
35. In the light of the foregoing, the relevant public will perceive the mark simply as anindication devoid of any distinctive character, indicating that the relevant goods in Class5, namely pharmaceutical preparations and food and food supplements, are offered or canbe purchased in a virtual space.
36. Therefore, the relevant public will not perceive any indication of commercial origin inthe sign at issue, but only information of the general nature of the relevant goods inClasses 29, 30 and 5>>.

Tutto bene, solo che si sono altre passate registrazioni concesse dall’Ufficio col termine Metaverso. Per queste non vale il medesimo ragionamento? Il BoA replica (§ 37 segg.) che non può farci nulla: eventuali errori passati non possono indurre a ripeterli ora!

(Notizia e link da Marcel Pensel di IPKat in data odierna, che dà notizia di analoaga genella decisione per “METAVERSE DRINK”, ma in lingua polacca.)

Il marchio denominativo FUCKING AWESOME per abbigliamento sportivo è confermato privo di distintività (anche se non contrario a buon costume)

Così Trib. UE 15.03.2023 , T-178/22, FA World Entertainment Inc. c. EUIPO .

Annullata invece dall’appello amministrativo (e non portata in sede giurisdizionale) la inziale decisione di contrarietà a ordine pubblico e/o buon costume

Lo slogan è registrabile come marchio solo se è realmente distintivo nella percezione dei pubblico (la relativa prova spetta all’istante)

Questo insegna Trib. UE 01.02.2023 , T-253/2023, Groschopp AG Drives & More v. EUIPO (solo francese e tedesco, purtroppo).

Si trattava del marchio denominativo <<Sustainability through Quality>> per motori , dispositivi elettronici, carta e simili, servizi di analisi e di ricerca.

Il registrante combatte strenuamente con l’EUIPO e con il Trib. UE ma non ottiene ragione: per i due uffici il segno è percepito come messaggio solo promozionale, anzichè indicativo della fonte aziendale.

Viene quindi confermata la nullità ex art. 7.1.b), reg. 1001 del 2017

Non viene valorizzato il precedente in senso opposto « Vorsprung durch Technik» del 21 gennaio 2010, Audi/UAMI , C‑398/08, dato che era stato usato da molti anni nella attività promozionale di AUDI. In effetti i fatti sono assi simili nelle due liti: bisognere studiare con attenzione le sentenze per vedere se realmente vi sia significativa differenza

Nel caso di segni normalmente non distintivi, la prova della loro distintività nel mercato spetta all’istante , § 46

Il marchio denominativo < V10 > per telefoni mobili è descrittivo e quindi non registrabile

Così il Tribunale UE 15.02.2023, T-741/21, LG Electronics inc. v. EUIPO-ZTE Deutschland GmbH .

<< 37 It is apparent from the documents submitted by the intervener and on which the Board of Appeal relied that alphanumeric combinations are frequently used in the field of mobile phones and smart phones. The Court also notes that those combinations are generally in the form of the letter ‘v’ followed by a number in ascending order, according to the year or month in which the mobile telephone or smart phone is launched on the market.

38 Since the goods covered by the contested mark are ‘Smart phones; Mobile phones; [and] Wearable smart phones’, it is clear that, when faced with those devices identified by the sign V10, the relevant public will give it the meaning which it has in a technological context. That public will understand that it refers to the abbreviation of the word ‘version’, followed by the version number of the goods in question. The alphanumeric combination ‘v10’ of the contested mark will therefore easily be understood by the relevant public as being intended to identify the tenth version of those goods.

39 Thus, the alphanumeric combination composed of the letter ‘v’ followed by a number indicates to the relevant public a characteristic of the goods at issue relating to their technological evolution and seeks to identify the different versions of those goods, as a variant of the earlier or later forms, which most likely incorporates certain modifications. (…)

It follows from the foregoing that the intervener put forward compelling evidence that the contested mark V10 had, for the relevant public, a sufficiently direct and specific relationship with the goods at issue by referring, inter alia, to several printouts from websites, from which it is apparent that the letter ‘v’ is clearly an abbreviation of the word ‘version’ and that the number which follows it refers to the number of the version in question >>.

Distintività del marchio e ruolo della commissione dei ricorsi

Il segno distintivo sub iudice era ” LA TUA PELLE MERITA DI ESSERE TRATTATA BENE” per cosmetici e simili.

Il segno era stato rigettato in entrambi i gradi della sede amministrativa (UIBM e Commisisone dei ricorsi, art. 135 cpi).

Nè sortisce miglior esito in sede di legittimiutà con Cass. sez. 1 n° 37.697 del 23.12.2022, rel. Reggiani.

Tre sono i punti di interesse: il ruolo della Commissione dei ricorsi, la registrabilità di uno slogan come mnarchio e il rapprto tra l’art. 7 e l’art. 13 cpi.

1° PUNTO : “In materia di proprietà industriale, la Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti (UIBM), prevista dal D.Lgs. n. 30 del 2005 art. 135, è un organo di giurisdizione speciale esclusiva di merito, che estende la sua cognizione a tutti i rapporti tra i richiedenti e l’UIBM che siano originati dall’attività amministrativa di tale Ufficio, e il suo operato non si risolve in un sindacato sulla legittimità degli atti contro cui è proposto ricorso, ma si sostanzia in una verifica della fondatezza delle richieste, afferenti a diritti soggettivi, che non sono state accolte dall’UIBM”, § 4.4.

Poco sopra a, § 4.3 aveva detto: <<in conclusione, la menzionata Commissione è un organo di giurisdizione speciale di merito, che estende la sua cognizione a tutti i rapporti tra richiedenti ed UIBM che abbiano origine dall’attività amministrativa dell’Ufficio. La Commissione, più che giudice dell’atto è giudice del rapporto, per cui la sua competenza resta modulata su tutto l’ambito in cui esercita funzione di controllo, essendo chiamata a verificare la pretesa del privato che è stata disconosciuta dall’UIBM>>.

2° PUNTO : << 10.4. La giurisprudenza dell’Unione ha, peraltro, maturato un consolidato orientamento in ordine alla possibilità di registrare, come marchio, slogan pubblicitari, il quale si colloca in perfetta sintonia con gli argomenti appena evidenziati.

Con riferimento a marchi composti da segni o indicazioni che sono utilizzati quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti o i servizi cui detto marchio si riferisce, la registrazione non è esclusa in ragione di una siffatta utilizzazione (Corte di giustizia, 4 ottobre 2001, C-517/99, punto 40; Corte di giustizia UE, 21 ottobre 2004, C-64/02, punto 41; Corte di giustizia UE, 6 luglio 2017, C-139/16, punto 28), ma, si precisa, devono essere utilizzati gli stessi criteri selettivi utilizzati per altri tipi di segni (Corte di giustizia UE, 6 luglio 2017, C-139/16, punto 28).

La registrazione di un marchio non può, dunque, essere esclusa a causa del suo uso elogiativo o pubblicitario, ma il segno deve, comunque, essere percepito dal pubblico di riferimento come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti e dei servizi da esso designati.

La connotazione elogiativa di un marchio denominativo non esclude che quest’ultimo sia comunque adatto a garantire ai consumatori la provenienza dei prodotti o dei servizi da esso designati. Un siffatto marchio può contemporaneamente essere percepito dal pubblico di riferimento come una formula promozionale e come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi (Corte di giustizia UE, 6 luglio 2017, C139/16, punto 29).

Ciò comporta che la sola qualificazione di un messaggio come slogan pubblicitario non comporta automaticamente che abbia anche quel carattere distintivo, proprio del marchio, che deve essere accertato perché si compia una valida registrazione.

10.5. Nel caso di specie, come già evidenziato, la Commissione ha ritenuto sussistente il carattere promozionale del marchio e, facendo corretta applicazione delle norme sopra menzionate, ha accertato se avesse anche carattere distintivo, e cioè se fosse in grado di ricondurre il prodotto e i servizi prestati proprio all’impresa che ne ha chiesto la registrazione, escludendo che tale carattere fosse esistente, ritenendo che le espressioni usate non fossero in grado di ricondurre proprio alla impresa che ne ha chiesto la registrazione.

10.6. Il secondo motivo di ricorso, con riferimento alle censure appena esaminate, deve pertanto essere respinto in applicazione del seguente principio di diritto: “In tema di marchio d’impresa, l’imprenditore ha diritto alla registrazione anche di uno slogan pubblicitario, ma l’espressione contenente il messaggio promozionale deve adempiere alla finalità distintiva ossia essere idoneo a distinguere i prodotti o i servizi offerti da quell’impresa” >>.

3° PUNTO : <<Dalla lettura combinata delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 30 del 2005, emerge con chiarezza che l’art. 7 D.Lgs. cit. individua un requisito la cui assenza impedisce già in astratto di considerare un segno come marchio, perché non è idoneo atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.

Il successivo art. 13 D.Lgs. cit. individua ipotesi in cui i segni in concreto perdono o acquistano capacità distintiva (rispettivamente, i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio e i segni che, a seguito dell’uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo) e contiene la specificazione di alcuni segni che sono senza dubbio privi del carattere distintivo (in quanto costituite esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi

o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono), riportando anche riferimenti esemplificativi.

Ovviamente la disposizione da ultimo menzionata non si sostituisce a quella precedente, contenuta nell’art. 7 D.Lgs. cit., più generale, che individua i requisiti per ottenere la registrazione di un marchio, né esaurisce tutte le ipotesi in cui si deve escludere il carattere distintivo del segno, ma contiene solo una elencazione non esaustiva delle ipotesi in cui tale carattere non può ritenersi esistente>>, § 10.1.

Sulla distintività del marchio LA BIANCA per birra chiara

Trib. Milano n° 10253/2022 del 28.12.2022 , RG 17325/2020, Heineken c. MATTHIAS MÜLLER, rel. Fazzini Elisa, decidendo una lite sull’oggetto, ritiene che il marchio denominativo LA BIANCA per birre sia nullo perchè descreittivo di un tipo di birra di colorazione assai chiara

Due passaggi riporto:

1) <<Pertanto, la valutazione del carattere descrittivo di un marchio, dev’essere effettuata, da un lato, in relazione ai prodotti e ai servizi per il quali la registrazione del segno è stata richiesta e, dall’altro, in relazione alla percezione dello stesso da parte del pubblico di riferimento, costituito dal consumatore di tali prodotti o servizi (Ellos/UAMI (ELLOS), T 219/00, EU:T: 2002: 44, punto 29).

La evidente ratio di tale disposizione consiste nell’assicurare che i segni descrittivi di una o più caratteristiche dei prodotti o dei servizi, per i quali è richiesta una registrazione come marchio, possano essere liberamente utilizzati da tutti gli operatori economici che offrono prodotti o sevizi. Tale disposizione, pertanto, impedisce che tali segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi e che un’impresa monopolizzi l’uso di un termine descrittivo, a discapito delle altre imprese, comprese le concorrenti, che vedrebbero così ristretta la portata del vocabolario disponibile per descrivere i propri prodotti>>.

2) << Il Collegio ritiene che, a prescindere dalla presenza dell’articolo determinativo, il termine la “bianca” è, comunque, riconoscibile dal consumatore italiano nel senso dell’aggettivo, in quanto la mera assenza di un sostantivo, individuabile evidentemente con “birra”, accanto a tale termine non può impedire un simile riconoscimento da parte del consumatore medio, destinatario del prodotto, trattandosi di un aggettivo di uso corrente, in relazione alla commercializzazione della birra, come si può evincere anche dalle plurime etichette allegate da parte attrice. Si osserva, inoltre, tenuto conto dell’art. 13 sopra richiamato, laddove il legislatore ha previsto che è privo di carattere distintivo il marchio costituito “da indicazioni descrittive” che a esso si riferisce, come nel caso di segno che in commercio possa servire a “designare la specie, la qualità, […] altre caratteristiche del prodotto o servizio”, che sussista, nel caso di specie, dal punto di vista del pubblico di riferimento, un nesso tra il significato “la bianca” e il prodotto interessato, rappresentato dalla “birra”, poiché è evidente che il segno oggetto del contendere sia idoneo a disegnare una caratteristica che può riguardare in astratto la bevanda in oggetto, facilmente riconoscibile negli ambienti interessati. Si ritiene che sia irrilevante al riguardo che la birra prodotta in concreto appartenga alla diversa tipologia delle birre “Wizen” o “Weissen”, di tradizione bavarese, atteso che la valutazione sulla descrittività di un marchio deve essere effettuata in astratto. L’aggettivo qualificativo sostantivato “bianca”, preceduto dall’articolo determinativo “la”, infatti, attribuisce al prodotto specifiche intrinseche caratteristiche a esso inerenti, anche di reputazione presso il pubblico, essendo anche indice di un colore chiaro del prodotto, che, come tali debbono restare patrimonio comune di tutti i produttori della birra che possono o meno fabbricare e commercializzare la tipologia di birra bianca o di colore chiaro>>.

Il punto più interessante è quello in rosso sub 2, tenuto conto che il convenuto soccombente produceva birra non del tipo “Bianco” ma del tipo “Weizen” (che parrebbe merceologicamente diverso e magari anche -ma non è detto- di colorazione diversa e cioè forse meno chiara)