Categoria: l’azione di contraffazione

violazione di marchio e di DOP

Il consorzio del prosciutto di Parma fa valere la violazione della DOP e del marchio .

Decide con sentenza di buona fattura Trib. Torino  del 17.11.2021, sent n° 5034/2021 – RG 3587/2020, rel. Martinat.

la domanda è accolta (la vioalzione è consistita nell’immettere nel circuito DOP suini non conformi al disciplinare).

Ci sono diversi punti di notevole interesse teorico e pratico:

  • non è mutatio liberlli cambiare la domanda di danno da DOP a marchio
  •  la curiosa eccezione di carenza di legittimazione attiva per non essere il consorzio titolare della DOP: rigettata.
  • essendo un marchio comunitario, il Trib. giudic anche come Trib. dei marchi comunitari.
  • il marchio è valido anche se contrastante con la DOP: ci pare per l’esenziale ragione che è del medesimo titolare, mente il divieto vale in caso di diversità soggettiva (c’è poi una disposizione specifica del reg. UE 1151/2012, applicata dal Trib.)
  • l’utilizzabiità in civile delle prove nel procedumento penale (vari reati, definiti con patteggiamento)
  • la VIOLAZIOne: il Trib. non distingue tra DOP e marchio, dando per scontato -salvo  errore mio- che i fatti costituiscano violazione della prima e automaticamene pure del secondo
  • il danno chiesto: lesione della immagine e reputazione. E’ il punto più interessante. Per la determinazione il parametro è diffusione + notorietà dell’illecito (planetaria)
  • la traduzione economica (chiesta ed accolta) è stata quella del  5 % delle spese pubblicatarie di riparazione e dunque di euro 1.253.000,00
  • il danno morale è stato liquidato non a parte ma come parametro della precedente voce: <<A ciò si aggiunga il danno morale ex art. 125 c.p.i., che il Consorzio chiede venga liquidato separatamente in via puramente equitativa, ma che il Collegio invece ritiene di valutare quale ulteriore parametro per la quantificazione del danno all’immagine ed alla reputazione commerciale.
    Infatti, il danno morale patito direttamente dal Consorzio di per sé considerato, pur se astrattamente distinguibile dal danno all’immagine della DOP e del marchio, in concreto è fondato sulle stesse circostanze fattuali e giuridiche del danno cagionato alla DOP ed al marchio, non potendosi in effetti distinguerlo dalla lesione alla reputazione della DOP e del marchio, posto che la funzione primaria del Consorzio è proprio quella di tutelare DOP e marchio.
    Nel caso di specie, pertanto, in considerazione del fatto che le condotte delle convenute costituiscono fattispecie di reato ed in considerazione del fatto che l’art. 125 c.p.i. espressamente consente la liquidazione del danno non patrimoniale “nei casi appropriati”, ritiene il Collegio che il danno morale indubbiamente patito dal Consorzio alla luce della tipologia degli illeciti commessi dalle controparti (posto che essi hanno intaccato la credibilità dell’attore) debba essere utilizzato a conforto del danno all’immagine ed alla reputazione complessivamente domandati.
    L’art. 125 c.p.i., infatti, prevede che “la sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano”, il tutto, “tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall’autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione”>>(il danno morale, o meglio non patrimoniale, degli enti -massime di quelli lucrativi- è questione spinosa)

Uso di marchio altrui in NFTs (non-fungible tokens): respinta l’eccezione artistica e quella da diritto di parola

Il distretto sud di New York decide (per ora) la lite Hermes Int’l v. Rothschild con sentenza 18 maggio 2022, caso n 22-CV-384 (JSR) , rigettando l’istanza di dismissal del convenuto.

L’attore è la nota casa di moda Hermes (H.) . Convenuto è l’artista digitale Mason Rotschild (R., proveniente dal mondo della moda) che ha creato e diffuso in commercio NFTs riproducenti le esclusive borse Hermes “Birkin”, chiamandole “MetaBirkins” (anche se con qualche modifica: sfuocatura + copertura di pelliccia).

H. aziona il diritto di marchio. R. si difende in primis eccependo l’artisticità e invocando il Primo Emendamento sulla base del precedente Rogers v. Grimaldi del 1989 (effettivamente abbastanza simile , relativo al film Ginger e Fred di Fellini).

La corte concede che si applichi il test ideato dal precedente cit. ma non lo ritiene soddisfatto perchè: 1) l’uso del marchio è artisticamente non necessitato (è un pretesto), 2) è anche misleading circa l’origine del prodotto.

L’uso nel commercio di segni distintivi iconici altrui (sopratutto dell’alta moda) sta diventando un tema importante e di non facile soluzione.

IN linea di principio, essendo forte il rischio di approfittamento della notorietà altrui, l’eccezione di esercizio di un diritto fondamentale (libertà di critica o di espressione) sarà da accogliere solo in pochi e evidenti casi.

DA un lato si potrebbe dire che anche chi sta nel commercio -seppur da artista; o anche non da artista, caso ancora più complicato- ha diritto di esprimersi sui temi socioculturali; dall’altro però potrebbe replicarsi che lo dovrebbe fare non nella sede commerciale ma come privato (perchè mai non in sede artistica, si potrebbe controreplicare, trattandosi di artista) e/o che vi sia un minimo di elaborazione culturale nella proposta artistica che poi cade sub iudice.

Il nostro art. 21.1 cpi  pone si il criterio genrale della correttezza professionale ma poi non menziona il diritto di artista e/o di parola.  Forse con molto sforzo lo si potrebbe ravvisare nella lettera c).

Riporto solo il passagggio in sentenza su concetto e pratica di NFTs, che non tutti ancora conoscono:

<<FTs, or “non-fungible tokens,” are units of data stored on a blockchain that are created to transfer ownership of either physical things or digital media. Id. ¶ 4. When NFTs are created, or “minted,” they are listed on an NFT marketplace where NFTs can be sold, traded, etc., in accordance with “smart contracts” that govern the transfers. Id. ¶¶ 61, 63. Because NFTs can be easily sold and resold with a transaction history securely stored on the blockchain, NFTs can function as investments that can store value and increase value over time. Id. ¶ 69.

When an NFT is linked to digital media, the NFT and corresponding smart contract are stored on the blockchain and are linked to digital media files (e.g., JPEG images, .mp4 video files, or .mp3 music files) to create a uniquely identifiable digital media file. Id. ¶ 60. The NFTs and smart contracts are stored on the blockchain (so that they can be traced), but the digital media files to which the NFTs point are stored separately, usually on either a single central server or a decentralized network. Id. ¶ 62.

This means that an NFT could link to a digital media file that is just an image of a handbag or could link to a different kind of digital media file that is a virtual handbag that can be worn in a virtual world. Fashion companies are just starting to branch out into offering virtual fashion items that can be worn in virtual worlds online (most commonly, for now, in the context of videogames, but with potential to expand into other virtual worlds and platforms as those develop), and NFTs can be used to create and sell such virtual fashion items. However, while Hermes calls what Rothschild sells “digital handbags,” they do not dispute that what Rothschild sells are digital images of (faux fur, not leather) Birkin bags, and not virtually wearable Birkin bags.

Fashion brands are beginning to create and offer digital replicas of their real-life products to put in digital fashion shows or otherwise use in the metaverse. Am. Compl. ¶ 66. NFTs can link to any kind of digital media, including virtual fashion items that can be worn in virtual worlds online. Id. Brands sometimes partner with collaborators in offering co-branded virtual fashion products. Id. ¶ 67.>>

Decisione confermata da US DISTRICT COURT- SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK, caso 22-cv-384 (JSR), del 5 ottobre 2022 , che rigetta la domanda di interlocutory review..

Anzi si legge (ad es in reuters.com)  che l’8 febbraio 2023 sarebbe stato emesso il rigetto definitivo dell’appello.

V. ora il saggio di Rebecca Tushnet, Bad Spaniels, Counterfeit Methodists, and Lying Birds: How Trademark Law Reinvented Strict Scrutiny (March 13, 2023) : approfondita rassegna in vista della decisione della Corte Suprema nel caso Bad Spaniels v. Jack Daniel’s relativo alla parodia del primo verso il secondo.

Il post di addio sui social, indirattamente o velartamente critici verso l’ex datore di lavoro, non costitujice uso del marchio di quest’ultimo

Un allenatore di baseball, prima di sciogliere il rapporto di lavoro col college, carica cinque post su Twitter di saluto, dando ntizia della cessazione .

L’ultimo dice < “Per the threat of legal action from my former university this Twitter account will be deleted or taken over by the university. My affiliation with this account will end Monday. Thank you all again for your support.”  >

Il college lo cita azionando alcune disposizioni della legge sui segni distintivi (Section 43(a) of the Lanham Act, 15 U.S.C. § 1125(a), i )

Serve però che ricorra l’ “uso nel commercio” (da noi art. 20.c.1. prima parte, cpi).

Da quanto è ivi esposto, è evidente che tale uso non ricorre.

La corte  NORTHERN DISTRICT OF ILLINOIS EASTERN DIVISION 16 settembre 2022, St. Xavier University b. Rocco Mossuto, caso, caso  No. 20-cv-05206 , pure la pensa così:

<< Next, as to the merits of the motion, Mossuto argues that he is entitled to summary judgment on SXU’s trademark infringement claim because SXU has not met the commercial use
requirement of the Lanham Act—that is, that the alleged infringement was “in connection with any
goods or services.” 15 U.S.C. § 1125(a). While the Seventh Circuit has not yet squarely opined on
this issue, the opinions of several other circuit courts are persuasive. See Bosley, 403 F.3d at 680
(holding that plaintiff could not use the Lanham Act as a sword to silence noncompetitor
defendant’s criticism because defendant’s use of plaintiff’s trademark was not “in connection with
the sale of goods”); Utah Lighthouse Ministry, 527 F.3d at 1053 (affirming summary judgment for
defendants where defendants’ use of plaintiff’s trademark was not in connection with any goods or
services); Radiance Found., Inc. v. N.A.A.C.P., 786 F.3d 316 (4th Cir. 2015) (holding that the “‘in
connection with’ language must denote a real nexus with goods or services…”); Taubman Co. v.
Webfeats, 319 F.3d 770 (6th Cir. 2003) (“If [defendant’s] use is commercial, then, and only then, do we analyze his use for a likelihood of confusion.”).

SXU responds, without support, that Mossuto’s allegedly infringing conduct satisfies the commercial use requirement because “posting information on a social media service in connection
with a trademark is commercial speech subject to the Lanham Act.” (Dkt. 69 at 5.) The Court agrees with the Tenth Circuit that not every use of the internet is commercial for purposes of the Lanham Act.    See Utah Lighthouse Ministry, 527 F.3d at 1054. Such a holding would “greatly expand
the scope of the Lanham Act to encompass objectively noncommercial speech.” Id. In addition,
that the Patent and Trademark Office allows registration of trademarks for the purpose of providing
information via the internet, SXU argues, is evidence that such a restriction does not exist.

A plain reading of the Lanham Act is evidence to the contrary. 15 U.S.C. § 1125(a)(1) (“Any person who,
on or in connection with any goods or services…”). SXU must show something more to connect Mossuto’s actions to goods or services sufficient to sustain a Lanham Act claim.
The undisputed evidence shows that Mossuto’s use of SXU’s trademark was not
commercial. Though SXU readily admits that Mossuto did not use the Twitter Account for any
monetary purpose, it nevertheless brings this claim under the Lanham Act for an alleged trademark
infringement that lasted a few hours. (Dkt. 73, ¶ 47–48.) The real issue seems to be that Mossuto
used the Twitter Account as a platform to criticize SXU’s reasons for terminating his employment.
Such a use is not actionable under the Lanham Act. See Utah Lighthouse Ministry, 527 F.3d at 1053
(“In our view, the defendant… must use the mark in connection with the goods or services of a
competing producer, not merely to make a comment on the trademark owner’s goods or services.”)>>

Lo scontato esito imporrebbe, da noi, la condanna attorea per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc

(notizia e link alla sentenza dal blog del prof. Eric Goldman)

Marchio di forma e diritto di autore da design a protezione di borsa creata da stilista

Circa l’oggetto, Trib. Milano 13.12.2021 n. 10.280/2021, RG 17345/2019, rel. Barbuto (il convenuto è restato contumace) dà alcuni noti ma sempre utili insegnamenti.

La borsa è oggetto di marchio tridimensionale, ma viene chiesta pure la tutela da autore ex art. 2 n. 10 l. aut.

La violazione di marchio registrato è accertata (i prodotti sono quasi identici: v. foto in sentenza)

E’ negata invece la tutela d’autore per non aver la parte provato la artisticità ( o meglio : fatti sufficienti a persuadere il giudice in tale senso) e si richiama a proprio precedente:

<<Quanto, invece, alla dedotta violazione del diritto d’autore -in linea col precedente di questo Tribunale (n.5443/2017) -non può, qui, ritenersi “applicabile al modello di borsa in questione la tutela autorale di cui all’art.2, comma 1, n.10 L.A. relativa alle opere dell’industrial design, posto che non appare concretamente individuabile nel caso di specie l’effettiva sussistenza del carattere artistico necessario perché dette forme possano godere di tale specifica tutela. In effetti, al di là  dell’innegabile successo commerciale di tale modello di borsa, non risultano nemmeno allegati gli elementi che dovrebbero confermare la presenza di un valore artistico nella creazione dell’aspetto esteriore del modello di borsa in questione, la cui prova spetta alla parte che ne invoca la protezione. Come è noto tale valore artistico può essere desunto da una serie di parametri oggettivi, non necessariamente tutti presenti in concreto, quali il riconoscimento, da parte degli  ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l’esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l’attribuzione di premi, l’acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista”. Infatti, nessuno di tali profili risulta
allegato dalle attrici. Inoltre, “tenuto conto del grande successo del modello di borsa delle parti  attrici, della sua ampia diffusione e del fatto che esso certamente appare distaccarsi dal contesto del settore come si manifestava all’epoca della sua immissione in commercio, originalità consolidata e sviluppata a seguito dell’apprezzamento del pubblico dei consumatori –la comparazione tra la borsa “Le Pliage” e i modelli che sono stati acquistati dalle attrici presso le
parti convenute dimostri con tutta evidenza la riproduzione del tutto fedele sia della forma generale del prodotto delle attrici che di tutti i suoi particolari, anche non necessariamente determinanti  rispetto alla sua forma esteriore”>>.

Rilevante a fini pratici, stante l’incerttezza anche teorica che regna in proposito , il rigetto della domanda circa la slealtà ex art. 2598 cc, in quanto assorbita dalla tutela da marchio.

La somma liquidata è di 200,00 euro sia per giorno di ritardo nell’adempimento che per ogni violazione successiva.

(notizia e link alla sentenza da Eleonora Rosati in IPkat  blog)

Validità di marchio costituito da lettera “W” e sua confondibilità col successivo marchio in cui la lettera è inserita in marchio complesso

La Starwood Hotels & Resorts Wordlwide, grande catena titolare di strutture alberghiere in tutto il mondo,  è titolare di svariati marchi rappresentanti la lettera dell’alfabeto <W>.

Si accorge che altra azienda usa marchio simile pur se complesso , facendola precedere dalla parola <La Bottega>, in caratere più piccolo e con sovrapposizione merceologica.

Il Trib. di Roma con sent. 203/2021 del 07.01.2021, RG 36301/2016 accerta la validità del marchio attoreo, confemando un orientamento ormai consolidato (c’erano state opinioni opposte in passato): la lettera singola è tutelabile , almeno astrattametne (cioè tipologicamente).  E ciò anche senza particolari specifiche grafiche . Del resto la legge non è equivoca sul punto (art. 7/1 prima parte, cpi).

Anzi, è marchio forte, dice il Trib..

Nello stesso senso ricorda altri precedenti, anche propri (Trib. Roma sez. spec. sent. 9294/2012), cui si può aggiungere Trib. Roma  IX sez. 19.01.2015, G.A.D.I., 2016-XLV, § 6354, p. 171, massime 2 e 4 (sempre concernente il medesimo attore e il medesimo marchio <W>).

Trascura però di osservare che ciò non sottrae il marchio al giudizio sulla sua distintività in concreto.

Anzi è dubbio se si possa parlare di accertamento di validità in proposito, visto che il convenuto non ne ha contestato la validità (probabilmente è però esatto , se lo si ritiene un presupposto logico dei capi di sentenza accertativi della nullità e contraffazione del marchio del convenuto, quindi anche esso coperto da giudicato).

L’attrice aveva chiesto la dichiarazione sia di nullità che di contraffazione, la prima con inibitoria ex art. 21.3 cpi.  Quest’ultima è domanda non fondata , dato che la disposizione parla di nullità che comporti <<illiceità dell’uso>> e cioè ex art. 14/1.a-b (forse anche lettere c.bis segg., ma non la lettera c).

Un’inibitoria specifica poi non aggiunge nulla alla dichiarazione di nullità in termini di doverosità, dato che il divieto è già posto dal cit. art .21/3 cpi: però serve per agganciarla ad un’astreinte.

Nega il danno da lucro cessante (l’attrice aveva chiesto royalties al 10% come prezzo del consenso) dato che anche la condanna ex art. 125/2 cpu presuppone che un qualche danno sia provato. Liquida invece <<in via equitativa un risarcimento del danno emergente correlata all’incidenza negativa della contraffazione sulla unicità e sulla capacità distintiva del marchio ‘W’ contraffatto dalle convenute, che si quantifica in euro 10.000,00 alla data della decisione>> (motivazione un pò vaga).

Da notare che viene negato il rapporto di concorrnzialità (v. § 15). Se ne deduce che la violazione di un marchio altrui è possibile anche da parte di chi tecnicamente (e al momento) non ne è concorrente: cosa non strana, dato che solo il non uso per cinque anni penalizza chi non utilizzi il marchio per i prodotti per cui lo ha registrato.

Confondibilità tra marchi “atletici”

Altra sentenza-scuola intorno al giudizio di confondibilità tra due marchi , il primo complesso (denominativo-figurativo) e il secondo solo denominativo.

Si tratta di Trib. UE 15.10.2020, T-349/19, Decathlon c. EUIPO( – Athlon custom sportsewear) .

Quello sub iudice:

Quello anteriore fatto valere dall’opponente:

 – EU word mark DECATHLON

Il Tribunale non ravvisa la confondibilità, confermando il giudizio del Board of Appeal dell’EUIPO.

La parte più interessante è la comparazione tra segni, §§ 28-58, ove i consueti tre profili:  visual [prevalgono gli elementi di differenza, § 46], phonetic [simile, § 48] and conceptual comparison [simili per la parte di pubblico che comprende il significato, anche se il marchio successivo è debole, § 56, pur se la parte figurativa riduce la somigliazna, § 58 e § 78].

Interessante  è la individuazione del pubblico rilevante: dati i prodotti (abbigliamento sportivo), <<it is appropriate to take into account the public with the lowest level of attention, namely the general public, whose level of attention is normal.>>, § 24.

Però il marchio Decathlon è debole e la nota azienda francese cerca di far riconoscere che ha però acquisito distintività sufficiente (enhanced distinctive character): domanda però rigettata (come già presso EUIPO) perchè le prove riguardavano i servizi di distribuzione commerciale, non i prodotti, § 72, e per latre ragioni

Il Board di appello EUIPO aveva ritenuto che, < in the light of the ‘low’ degree of visual similarity between the signs at issue and of the absence of objective and solid evidence showing an enhanced distinctive character of the earlier mark for the goods upon which the opposition was based, there was, in spite of the identity of the goods at issue, no likelihood of confusion between the marks at issue for the relevant public throughout the European Union that perceived the words ‘decathlon’ and ‘athlon’ as having as similar meaning. According to the Board of Appeal, that applies even more so with respect to the relevant public that does not understand those words or only understands the meaning of one of them>> § 79.

Il Tribunale :

<< Next, it is appropriate to refer to the principle that a global assessment of the likelihood of confusion implies some interdependence between the factors taken into account and, in particular, between the similarity of the trade marks and that of the goods or services covered. Accordingly, a low degree of similarity between those goods or services may be offset by a high degree of similarity between the marks, and vice versa (…) .  

Furthermore, in the global assessment of the likelihood of confusion, the visual, aural or conceptual aspects of the opposing signs do not always have the same weight and the extent of the similarity or difference between those signs may depend on their inherent qualities (see judgment of 22 February 2018, International Gaming Projects v EUIPO – Zitro IP (TRIPLE TURBO), T‑210/17, not published, EU:T:2018:91, paragraph 72 and the case-law cited).>>, §§ 87-88.

L’aspetto visuale è predominante nel caso specifico per due ragioni

<<In the first place, it is apparent from the case-law that, where the elements of similarity between two signs are the result of the fact that they have a weakly distinctive component in common, the impact of those elements of similarity on the global assessment of the likelihood of confusion is itself low (see judgment of 22 February 2018, TRIPLE TURBO, T‑210/17, not published, EU:T:2018:91, paragraph 73 and the case-law cited).

In the present case, it was found that the word element ‘athlon’, which was common to the signs at issue, had a weak distinctive character for part of the public and would not therefore be perceived as an indication of commercial origin (see paragraphs 53 to 57 above).

Consequently, the visual differences noted above, which arise primarily from the stylisation of the common word element and of the figurative element in the mark applied for, will dominate in the overall impression on the relevant public created by the signs at issue. Those differences will thus counteract the phonetic similarity and, for part of the public, the conceptual similarity resulting from the common word element ‘athlon’ and the concept to which it refers.

In the second place, the marketing circumstances are a relevant factor in the application of Article 8(1)(b) of Regulation 2017/1001 and are to be taken into account at the stage of the global assessment of the likelihood of confusion and not at that of the assessment of the similarity of the signs at issue (judgment of 4 March 2020, EUIPO v Equivalenza Manufactory, C‑328/18 P, EU:C:2020:156, paragraph 70).

In the present case, the goods at issue, namely athletic clothes and hats, are in a sector in which visual perception of the marks will generally take place prior to purchase. Consequently, the visual aspect is of greater importance in the global assessment of the likelihood of confusion>>, §§ 90-94

Di conseguenza ,<< in the light in particular of the weak distinctive character of the element ‘athlon’, of the dominance of the weak, or even very weak, visual similarity and of the circumstances under which the goods in question are marketed, it follows from all the foregoing that there is no likelihood of confusion.>>, § 95