Interessante segnalazione da aprte di Marcel Pemsel in IPKat di Corte di Giustizia C-367/21 del 18.01.2024, Hewlette Packard v. Senetic sulll’oggetto.
L’onere delle prova (poi: odp) spetterà in linea di principio al convenuto, non al titolare del marchio.
Solo che il primo può avere serie difficoltà pratiche nel dare la prova che i prodotti de quibus erano già stato immessi in commercio in altro stato UE (anzi SEE).
La CG dice che allora la regola sull’odp va adattata : in particolare quando cì’è il rischi di compartimentazione dei mercati, cioè quiando cioè la condotta del titolare compromette la libertà di circolazine delle merci sancita dai Trattati UE.
Il che succede quando il titolare tiene condotte particolarmente omertose come nel caso sde quo: i prodotti erano privi di marchio sull’origine o sulla prima immissione e addirittura , interpellato onestamente e apertamente dal terzo convenuto, il titolare si era rifiutati di dare chiarimenti sull’origine dei prodotti alla base dell’interpello (silenzio informativo pure dal soggetto dal quale il terzo aveVA acquistato) .
Si tratta tecnicamente di un abuso del diritto (ma la Corte non lo menziona se non indirettamente al § 13 , dove riporta l’art. 3.2 della dir. 2004/48) che ne impedisce l’esercizio: diniego di effetti, cioè, che un ordinamento serio non può non prevedere in tale caso (resta da vedere quale sia la base normativa UE, da noi essendo la buona fede nel caso di contratto e la solidarietà costituzionale ex art. 2 Cost. in caso di pretesa violazione aquiliana).
<<55 Per quanto riguarda la questione di quale sia la parte su cui grava l’onere della prova dell’esaurimento del diritto conferito dal marchio dell’Unione europea, occorre rilevare, da un lato, che tale questione non è disciplinata né dall’articolo 13 del regolamento n. 207/2009, né dall’articolo 15 del regolamento 2017/1001, né da alcuna altra disposizione di questi due regolamenti.
56 D’altro lato, sebbene gli aspetti procedurali del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, compreso il diritto esclusivo previsto dall’articolo 9 del regolamento n. 207/2009, divenuto articolo 9 del regolamento 2017/1001, siano disciplinati, in linea di principio, dal diritto nazionale, quale armonizzato dalla direttiva 2004/48, che, come risulta in particolare dagli articoli da 1 a 3, riguarda le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari per garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (v., in tal senso, sentenza del 17 novembre 2022, Harman International Industries, C‑175/21, EU:C:2022:895, punto 56), occorre necessariamente constatare che tale direttiva, in particolare i suoi articoli 6 e 7, che rientrano nel capo II, sezione 2, della stessa direttiva, intitolata «Elementi di prova», non disciplina la questione dell’onere della prova dell’esaurimento del diritto conferito dal marchio.
57 Tuttavia, la Corte ha ripetutamente affermato che un operatore che detiene prodotti immessi sul mercato del SEE con un marchio dell’Unione europea dal titolare di tale marchio o con il suo consenso trae diritti dalla libera circolazione delle merci, garantita dagli articoli 34 e 36 TFUE, nonché dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, che i giudici nazionali devono salvaguardare (sentenza del 17 novembre 2022, Harman International Industries, C‑175/21, EU:C:2022:895, punto 69 e giurisprudenza ivi citata).
58 A tal riguardo, sebbene la Corte abbia dichiarato, in linea di principio, compatibile con il diritto dell’Unione una norma di diritto nazionale di uno Stato membro in forza della quale l’esaurimento del diritto conferito da un marchio costituisce un mezzo di difesa, di modo che l’onere della prova incomba al convenuto che deduce tale motivo, essa ha altresì precisato che le prescrizioni derivanti dalla tutela della libera circolazione delle merci possono richiedere che tale regola probatoria subisca adattamenti (v., in tal senso, sentenza dell’8 aprile 2003, Van Doren + Q, C‑244/00, EU:C:2003:204, punti da 35 a 37).
59 Così, le modalità nazionali di assunzione e di valutazione della prova dell’esaurimento del diritto conferito da un marchio devono rispettare le prescrizioni derivanti dal principio della libera circolazione delle merci e, pertanto, devono essere adattate qualora siano tali da consentire al titolare di tale marchio di compartimentare i mercati nazionali, favorendo in tal modo la conservazione delle differenze di prezzo esistenti fra gli Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 17 novembre 2022, Harman International Industries, C‑175/21, EU:C:2022:895, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).
60 Di conseguenza, quando il convenuto nell’azione di contraffazione riesce a dimostrare che sussiste un rischio reale di compartimentazione dei mercati nazionali qualora egli stesso dovesse sostenere l’onere di provare che i prodotti sono stati immessi in commercio nell’Unione o nel SEE dal titolare del marchio o con il suo consenso, spetta al giudice nazionale adito regolare la ripartizione dell’onere di provare l’esaurimento del diritto conferito dal marchio (v., in tal senso, sentenza dell’8 aprile 2003, Van Doren + Q, C‑244/00, EU:C:2003:204, punto 39).
61 Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il titolare dei marchi dell’Unione europea di cui trattasi gestisce un sistema di distribuzione selettiva nell’ambito del quale i prodotti contrassegnati da tali marchi non recano alcuna marcatura che consenta ai terzi di identificare il mercato sul quale sono destinati ad essere commercializzati, che il titolare rifiuta di comunicare tale informazione ai terzi e che i fornitori della parte convenuta non sono inclini a rivelare le proprie fonti di approvvigionamento.
62 A quest’ultimo proposito, occorre rilevare che, in un siffatto sistema di distribuzione, il fornitore si impegna generalmente a vendere i beni o i servizi oggetto del contratto, direttamente o indirettamente, solo a distributori selezionati sulla base di criteri definiti, mentre tali distributori si impegnano a non vendere tali beni o servizi a distributori non autorizzati nel territorio delimitato dal fornitore per l’attuazione di siffatto sistema di distribuzione.
63 In simili circostanze, far gravare sul convenuto nell’azione per contraffazione l’onere della prova del luogo in cui i prodotti contrassegnati dal marchio da esso commercializzati sono stati immessi in commercio per la prima volta dal titolare di tale marchio, o con il suo consenso, potrebbe consentire a detto titolare di contrastare le importazioni parallele dei prodotti contrassegnati da detto marchio, anche se la restrizione della libera circolazione delle merci che ne deriverebbe non sarebbe giustificata dalla tutela del diritto conferito da questo stesso marchio.
64 Infatti, il convenuto nell’azione per contraffazione incontrerebbe notevoli difficoltà a fornire una prova del genere, a causa della comprensibile riluttanza dei suoi fornitori a rivelare la loro fonte di approvvigionamento all’interno della rete di distribuzione del titolare dei marchi dell’Unione europea di cui trattasi.
65 Inoltre, anche qualora il convenuto nell’azione di contraffazione riuscisse a dimostrare che i prodotti recanti i marchi dell’Unione europea di cui trattasi provengono dalla rete di distribuzione selettiva del titolare di tali marchi nell’Unione europea o nel SEE, detto titolare sarebbe in grado di impedire qualsiasi futura possibilità di approvvigionamento da parte del membro della sua rete di distribuzione che ha violato i suoi obblighi contrattuali (v., in tal senso, sentenza dell’8 aprile 2003, Van Doren + Q, C‑244/00, EU:C:2003:204, punto 40).
66 Pertanto, in circostanze come quelle descritte al punto 61 della presente sentenza, spetterà al giudice nazionale adito procedere ad un adeguamento della ripartizione dell’onere della prova dell’esaurimento dei diritti conferiti dai marchi dell’Unione europea di cui trattasi facendo gravare sul titolare di questi ultimi l’onere di dimostrare di aver realizzato o autorizzato la prima messa in circolazione degli esemplari dei prodotti di cui trattasi al di fuori del territorio dell’Unione o di quello del SEE. Qualora sia fornita tale prova, spetterà al convenuto nell’azione per contraffazione dimostrare che i medesimi esemplari sono stati successivamente importati nel SEE dal titolare del marchio o con il suo consenso (v., in tal senso, sentenza dell’8 aprile 2003, Van Doren + Q, C‑244/00, EU:C:2003:204, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).>>
Interessante è anche la questione sulla competenza a regolare l’odp: europea, rientrando nel diritto dei marchi armonizzato, o nazionale, rientrando nella ‘area processuale? Propenderei per la seconda.