Categoria: Nozione di contraffazione: b) rischio di confusione

Altro esempio giudiziale di conduzione del giudizio di confondibilità tra marchi

Il Trib. UE ha deciso la lite tra Almea di Svezia (filiale inglese) e l’opponente alla registrazione, Sanacorp Pharmahandel GmbH.

Il marchio complesso sub iudice:

L’anteriorità è data dal marchio denominativo (in tedesco, pare, ) << MEA >> , § 6.

Il secondo grado amministrativo dà ragione all’opponente.

Il Tribunale rigetta l’impugnazione della ditta anglo-svedese e accoglie le ragioni dei tedeschi , titolari dell’anteriotià : il marchio sub iudice  è confondibile con essa.

Si tratta di Trib. UE 09.12.2020, T-190/2020, Almea ltd. c. Sanacorp Pharmahandel GmbH.

Non ci sono passatggi particolarmente significativi nel ragionamento condotto dagli eurogiudici, alla luce ratione temporis del reg. 207/2009, art. 8.1.b.

Il territorio rilevante per il rischio di confusione  è la Germania.

Il pubblico è quello di attenzione <da media ad elevata> (essendo i prodotti rivolti pure a specialisti (classi 5 e 8 Acc. Nizza)

Ci sono le solite osservazioni sulla comparazione dei segni: <<assessment of the similarity between two marks means more than taking just one component of a composite trade mark and comparing it with another mark. On the contrary, the comparison must be made by examining each of the marks in question as a whole, which does not mean that the overall impression conveyed to the relevant public by a composite trade mark may not, in certain circumstances, be dominated by one or more of its components … It is only if all the other components of the mark are negligible that the assessment of the similarity can be carried out solely on the basis of the dominant element … That could be the case, in particular, where that component is capable on its own of dominating the image of that mark which members of the relevant public retain, with the result that all the other components are negligible in the overall impression created by that mark>>,  § 26.

Forse  il passaggio più interessante è sull’esame visuale e fonetico:

<<While it is true that the relevant public will perceive that the signs at issue differ visually due to the figurative elements, the greater number of letters and the group of letters ‘al’ in the sign applied for, that public will also perceive that the said signs share the element ‘mea’. On account of that common element, that public will perceive a certain visual similarity between the marks at issue, which may be described as low as noted by the Board of Appeal. Likewise, the signs at issue have a certain phonetic similarity due to the fact that the earlier sign contains the group of letters ‘mea’ which is entirely contained within the sign applied for. The relevant public will pronounce the sign applied for as a whole and the group of letters ‘mea’ in the sign applied for will be pronounced in the same way as in the earlier sign. The fact that the sign applied for begins with the letters ‘a’ and ‘l’ and that it is therefore longer to pronounce does not lead to the conclusion that there is no phonetic similarity at all between the signs at issue. The relevant public will perceive a low phonetic similarity due to the group of letters ‘mea’ common to those signs>>, § 33

E’ esatto che il segno << AL >> , all’nizio di quello sub iudice, non attiri l’attenzione, § 38 , 41 e 46.

<<In that regard, it should be borne in mind that, as a general rule, two marks are similar when, from the point of view of the relevant public, they are at least partially identical as regards one or more relevant aspects, namely the visual, phonetic and conceptual aspects (see judgment of 10 December 2008, MIP Metro v OHIM – Metronia (METRONIA), T‑290/07, not published, EU:T:2008:562, paragraph 41 and the case-law cited). It is therefore not necessary that the signs at issue be conceptually similar in order to establish that there is an overall similarity between them>>, § 46

Non è possibile la comparazione concettuale, non avendo senso alcuno entrambi i segni, § 51

Sentenza-scuola sul modo di condurre il giudizio intorno al rischio di confondibilità tra marchi

La recente sentenza del Tribunale UE 2 dicembre 2020, caso T-687/19, InMusic Brands C. Euipo-Equipson, può essere considerata un promemoria di come vada condotto il giudizio di confondibilità in materia di marchi registrati

Il marchio posteriore (quello contestato) era denominativo (<MarQ>, § 2)  mentre quello anteriore (l’opponente) era “complesso”, in  quanto  costituito da una componente denominativa quasi identica (solo la Q era sostituita dalla K) preceduta da una componente figurativa, contenente una M stilizzata in bianco su fondo rosso

Il marchio posteriore è stato registrato per classi 9 e 11, mentre il marchio anteriore per classe 9. Sostanzialmente si trattava di materiali elettrici o da concerto (speaker amplificatori eccetera)

La normativa di riferimento è costituita dal regolamento 207 del 2009 , articoli 8.1.b relativamente all’articolo 53. 1. a.

L’opponente contesta la novità del secondo marchio, stante la propria registrazione anteriore

Non ci sono insegnamenti eclatanti.  Si ricordano regole consuete come quelle per cui:

– è sufficiente che i motivi di rifiuto ci siano solo per una parte dell’Unione, § 22;

– deve guardarsi al consumatore medio dei beni sub-judice ragionevolmente informato e attento, § 24;

– il marchio complesso non viene esaminato nelle sue componenti singolarmente prese (una alla volta) , ma come una totalità, § 54 – 55;

– la somiglianza tra i segni deve essere esaminata sotto i tre soliti profili visuale-fonetico-concettuale, § 54;

– la maggior/minor somiglianza tra segni si compensa con la maggior/minor affinita merceologica , § 90.

Interessano semmai alcune peculiarità del caso specifico.

Per i prodotti sub iudice il consumatore di riferimento è sia il pubblico generale sia i professionisti del settore della preparazione dei concerti, § 29-33. Nei paragrafi successivi poi si tiene conto anche della frequenza di acquisto e dell’importanza del fattore costo.       Per l’ufficio amministrativo, sebbene <‘lighting mixers’ were not purchased on a daily basis, they were not, however, necessarily particularly expensive. It concluded that the level of attention of the relevant public in respect of all the goods in question varied from average to high depending on the price and technical sophistication of the goods concerned>, § 34.

Ne segue che bisogna capire come giudicare quanto il consumatore appartiene a categorie diverse, come nel caso de quo. Il Tribunale è assai chiaro : circa il giudizio confusorio, <<where the relevant public consists of consumers who are part of the general public and of professionals, the section of the public with the lowest level of attention must be taken into consideration >>, § 39.

Altra peculiarità è che i <sound and Lighting mixers> costituiscono due prodotti separati, non potendo essere ritenuto un unico prodotto,  paragrafo 48.

In presenza di un marchio composto di elementi figurativi e verbali, sono i primi maggiormente distintivi dei secondi poichè è più semplice ricordare e citare un marchio col nome che descriverne gli elementi figurativi , § 63.

Le differenze tra i due Marchi (vedili meglio nelle riproduzioni presenti in sentenza) non eliminano la somiglianza visiva, § 72.

Quanto alla somiglianza fonetica, anche questa è accertata come esistente paragrafo 82

La somiglianza concettuale, infine, secondo il Tribunale manca, dal momento che il marchio anteriore Marc con la Q non ha un significato specifico e per questo motivo non può essere stabilito un giudizio di somiglianza o di similianza concettuale.

Quanto al giudizio sul rischio di confusione, i tre profili della somiglianza tra segni non sempre vanno necesariamente “pesati” allo stesso modo, potendo variare in base alle qualità intrinseche dei segni o alle condizioni di vendita.  paragrafo 97 .   In particolare,  <if the goods covered by the marks in question are usually sold in self-service stores where consumers choose the product themselves and must therefore rely primarily on the image of the trade mark applied to the product, the visual similarity between the signs will as a general rule be more important. If, on the other hand, the product covered is primarily sold orally, greater weight will usually be attributed to any phonetic similarity between the signs (judgment of 6 October 2004, New Look v OHIM – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE and NLCollection), T‑117/03 to T‑119/03 and T‑171/03, EU:T:2004:293, paragraph 49).>.

Questo è forse il passaggio più interessante.

Nel caso specifico, viene respinta l’istanza del titolare contestato, secondo cui la vicinanza fonetica ha poca importanza:  <sebbene in beni siano <<‘sold as seen’ in self-service stores or through catalogues, they are also likely to be recommended or purchased orally. Consumers could seek assistance from a salesperson or be led to choose goods from the categories in question because they have heard them being spoken about, in which case they might retain the phonetic impression of the mark in question as well as the visual aspect. Therefore, in the assessment of the likelihood of confusion, the phonetic identity between those signs is, in this case, at least as important as their visual similarity)>>, § 98..

Il giudizio di confondibilità dato dall’ufficio amministrativo, quindi, va confermato, § 99

Confondibilità di marchi calcistici presso l’EUIPO

Nella lite (amministrativa, per ora) tra l’allenatore (ex calciatore) Klinsmann (poi solo K.) e Panini spa (poi solo: P.),  l’EUIPO in appello dà ragione al primo.

Si tratta della decisione della 4° commissione di appello 28.09.2020 , Klinsmann c. Panini spa, caso R 640/2020-4, leggibile tramite il link offerto in ipkat.com, post di N. Malovic del 12.10.

P. fa opposizione alla registrazione di marchio depositato da K.

Il marchio di K. è

marchio Klinsmann

P. oppone anteriorità costitituite da una serie di marchi italiani ed europei (v. § 3, p. 2-3). Si veda nella decisione linkata la loro rappresentazione grafica

Il primo grado amministrativo  è favorevole a P., l’appello  invece a K.

Per il Board di 2° grado i marchi a-b-c-edi P.  non sono confondibili con quello di K. Quanto ai marchi d)-f), l’opposizione è respinta perchè non è stato provato l’uso , avendone K. fatta richiesta ex art. 47/2 reg. 2017/1001.

Ebbene, quanto ai marchi di P. indicati come a)-b)-c), l’Ufficio dice che non sono confondibili con quello di K., dato che quest’ultimo -in sostanza- non si capisce cosa rappresenti:

<< 31  Due to the black design no human traits are visible from the element inside the circle. It cannot be determined in the first place whether the black circular ele-ment on top is a ball at all and if so, whether or not it is a football. It cannot be determined either whether the upward stroke represents a leg or an arm. Having the leg above one’s body is certainly an unnatural movement for a human being, and would rather be expected from a gymnastic move, if at all. One possible interpretation is that the ball is held or thrown with the hand of the person. Then the scene would represent a movement in a handball game [!!!].
32 Three strokes go rather downwards. These are markedly thinner than the upward stroke. If the upward stroke represented a leg, one would wonder where the sec-ond leg is. One would wonder which of the three downward strokes is ‘the second leg’ (or the ‘second arm’) given that all three are almost as thick as the others. It is only with a very analytical view that one can find out which of the three points represents a hand and which one a shoed foot. One would also wonder where the thorax is. Unlike the earlier remark the younger sign does not offer any three-dimensional perspective. For example it cannot be determined whether what the opponent interprets as the human head is ‘behind’ or on the same level as what, according to the opponent, should be ‘the leg’. So the younger mark looks rather Spiderman-like >.

E ancora: <  41   However no clear concept can be attached to the contested sign. It cannot be said that it unambiguously represents a football player – a handball player, or even a human being at all. Any ‘concept’ to be derived from the younger sign would re-quire an analytical approach, a detailed comparison (side by side with the earlier mark, which is not the proper method) and/or a detailed knowledge about the var-ious movements or techniques possible to shoot a ball. In particular it cannot be said that the younger sign represents the so-called scissors shot.   42  As no clear concept can be attached to the younger sign, there is no conceptual similarity with the earlier marks.>.

Qui mi limito ad esprimere forti perplessità su tale giudizio. A chi ha un minimo di (passata …) pratica calcistica o anche solo di interesse per essa (elemento certamente presente nell’utente medio dei prodotti chiesti in registrazione), pare evidente che si tratti di rovesciata/sforbiciata calcistica. Il giudizio del Board risulta dunque incomprensibile.

Il Tribunale UE sul giudizio di confondibilità tra marchi denominativi

Il Tribunale UE 27.06.2019, T-268/18 (leggibile in italiano solo per estratti), Luciano Sandrone c. EUIPO, affina alcune regole sul giudizio di confondibilità tra marchi denominativi (quello posteriore patronimico , impregiudicata la questione su quello anteriore).

Il conflitto riguardava il marchio anteriore “don Luciano” e il marchio posteriore “Luciano Sandrone” (chiesto dal titolare del’omonima ditta individuale di Barolo, Italia). Entrambi erano stato chiesti per prodotti alcolici ed entrambe paiono essere imprese vitivinicole.

Rovesciando la decisione della Commissione di Ricorso, il Tribunale afferma alcuni principi sul giudizio di confusione tra marchi denominativi:

  • nel marchio “don Luciano” prevale “Luciano”, anche se non al punto da rendere “don” trascurabile (§§ 66- 67);
  • il marchio “Luciano Sandrone” è percepito come combinazione di nome e cognome da parte del pubblico dell’intera unione. inoltre “Luciano” è meno distintivo di “Sandrone”: quest’ultimo è cognome raro, sicchè ha un <<valore intrinseco superiore>> (§ 68, riportando la decisione della commissione).
  • invece il nome “Luciano” non è da considerare raro, nonostante che in alcuni paesi  non sia molto comune (Germania e Finlandia).Quest’ultima circostanza infatti non fa venir meno la circostanza che in questi stessi paesi si sappia (o meglio che il pubblico di riferimento di tali paesi sappia) che il nome è molto diffuso in altri paesi (Italia Spagna Portogallo Francia) , i quali costituiscono “parte sostanziale”  dell’UE ( §§ 73-74).
  • Pertanto si può dire che nel suo insieme il pubblico dell’Unione considera elemento più distintivo l’elemento <<Sandrone>> rispetto al nome, essendo meno comune, anche anche se <<Luciano>> non è trascurabile (§ 75).
  • Questo per il confronto fonetico e visivo. Circa il confronto concettuale (ove si valuta la concordanza semantica: CG caso SAbel, 11.11.1997, C-251-95, ricordata al § 84), nel caso specifico non lo si può fare: ciò perché i nomi di persona -a meno che siano riferiti ad esempio persone famose- non hanno un concetto corrispondente (§§ 85-86). Quindi censura la decisione della Commissione di Ricorso sul punto (§ 91).

Infine, sulla valutazione globale del rischio di confusione, ribadisce alcune regole note tra cui:

  • è sufficiente che l’impedimento alla registrazione esista anche solamente per una parte dell’unione (§  92).
  • la interdipendenza tra i fattori (cioè somiglianza tra segni e affinità tra prodotti/servizi) comporta che si compensano reciprocamente, sicchè <<un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa>>  (§ 93)
  • <<nel settore vitivinicolo i nomi sono molto importanti, sia che si tratti di cognomi o di nomi di tenute, in quanto essi servono a contraddistinguere e a designare i vini. In generale, occorre ricordare che i consumatori sono abituati a designare e a riconoscere il vino in funzione dell’elemento denominativo che serve a identificarlo e che tale elemento designa in particolare il viticoltore o la proprietà su cui il vino è prodotto (…)>>. Ne segue che è l’elemento distintivo “sandrone” che <<servirà a identificare i vini del ricorrente, ovvero la denominazione nel suo insieme, vale a dire “luciano sandrone”, ma non unicamente l’elemento “luciano”>> (§ 99).
  • <<nel settore dei vini, in cui è molto frequente l’uso di segni costituiti da nomi o cognomi, è inverosimile che il consumatore medio possa credere nell’esistenza di un collegamento economico tra i titolari dei segni in conflitto per il solo fatto che essi condividono il nome italiano Luciano, percepito come molto diffuso, secondo il punto 47 della decisione impugnata, in Spagna, in Francia, in Italia e in Portogallo, e per il quale non è stato dimostrato che potrebbe essere percepito come raro in altri paesi dell’Unione. Questo semplice fatto non consente quindi di concludere, per quanto riguarda i marchi relativi a vini, nel senso della sussistenza di un rischio di confusione, poiché il pubblico di riferimento non si aspetta che detto nome, di comune diffusione, sia utilizzato da un solo produttore quale elemento di un marchio>> (§ 101).
  • Soprattutto (dico io), <<la commissione di ricorso non ha neppure preso in considerazione il debole grado di carattere distintivo dell’elemento comune ai due marchi, ossia «luciano», derivante dal fatto che tale nome può designare un numero potenzialmente indeterminato di persone e che, pertanto, l’insieme del pubblico di riferimento sarà in grado di distinguere il marchio anteriore dal marchio di cui si chiede la registrazione, poiché quest’ultimo contiene, inoltre, l’elemento «sandrone», un cognome dotato di un valore intrinseco superiore>> (§ 102);
  • il punto precedente è corroborato <<dalla giurisprudenza della Corte, secondo la quale non si può ammettere che qualsiasi cognome che costituisce un marchio anteriore possa essere opposto con successo alla registrazione di un marchio composto da un nome e dal cognome in questione (v., in tal senso, sentenza del 24 giugno 2010, Becker/Harman International Industries, C‑51/09 P, EU:C:2010:368, punto 39). Non esiste quindi alcun automatismo che consenta di concludere nel senso dell’esistenza di un rischio di confusione quando un marchio anteriore consistente in un cognome è ripreso in un altro marchio, aggiungendovi un nome. Tale considerazione vale altresì quando il marchio anteriore consiste, in particolare, in un nome proprio e il segno di cui si chiede la registrazione è una combinazione di tale nome e di un cognome>> (§ 103) [non “vale altresì”, direi, ma “a maggior ragione”, quando il primo è un nome e il secondo un cognome+nome]