PROPRIETA’ INTELLETTUALE / DIRITTO INDUSTRIALE/ANTITRUST – Pagina 44

Sono tutelabili via copyright gli Emojis?

Dice di si, l’ufficio USA.

Con decisione 26.07-.2021 il Copyright Review Board decide il reclamo amministrativo, proposto da Apple, su alcuni Emojis (evoluzione degli Emoticons), basati sulla riproduzione di un cuore rosso con qualche variante: v. immagini nel file qui linkato.

Alcuni sono costituiti da forme banali e quindi non proteggibili; altri invece da forme più originali e quindi sono ammessi alla protezine.

Si v. la motivazione su ciascuna immagine (fissa o in movimento) fornita dal’Ufficio.

(notizia e link alla decisione dal blog di Eric Godlman)

Diritto all’immagine e riproduzione abusiva in DVD musicale

Una signora viene riprodotta in un DVD musicale mentre si intrattiene in spazio pubblico con un signore che non è il marito, palesando una relazione che doveva restare nascosta.

La signora agisce per il risarcimento dei danni (patrimoniali e non, parrebbe).

In primo grado la domanda è rigettata, ravvisando il Tribunale un consenso tacitto, dovendosi interpretare la ripresa visiva come messa in scena concordata per la commercialzizazine del DVd.

In appello la sentenza è riformata e viene riconosciuto alla signora il c.d. prezzo del consenso ipotizzabile. Pertanto il titolare del diritto sul dvd (casa discografica) ricorre in cassazione: la quale decide con sentenza 25.11.2021 n° 36.754, rel. Vella , rigettando il ricorso.

Tre punti:

1) la SC implicitamente ritiene che la competenza delle sezioni specializzate ex art. 3 d. lgs. 168/2003, laddove riferita al diritto di autore, comprende pure la riprodizone dell’immagine altrui ex art. 96 e 97 l. aut.. Conferma infatti la competenza solo perchè non di immaguine si discuteva ma di riservatezza (§ 3.3).

Ora, che il diritto alla riservatezza sia diverso da quello sulla propria immagine (ex art. 10 cc e citt. artt. l. aut.) è possibile , ma richiederebbe approfondimento.

Che invece la competenza giurisdizionale, relativa al diritto di autore ex art. 3,.1.b d. l.g. s 168 cit (<<b) controversie in materia di diritto d’autore e di diritti connessi al diritto d’autore;>>; v-. pure ora il c. 3 bis dell’art. 156 l. aut.) comprenda pure le questioni sul diritto all’immagine ex art. 96-97 l. aut., è errato. Il diritto all’immagine è certamente altro dal diritto di autore e dai diritti connessi; a nulla rileva la sedes materiae e cioè che sia regolato (anche) nella legge che regola il diritto di autore

2) interessante per i pratici, poi, è la distinzione tra l’affermare che il danno non patrimoniale sia in re ipsa e l’affermare invece che possa ritenersi presuntivamente provato (§ 6.1).

3) c’è una (nota) difficoltà logico-concettuale nel riconoscere il danno (patrimoniale, naturalmetne) ex prezzo del consenso a favore di chi mai avrebbe dato il consenso (come nel caso de quo di relazione sentimetnale da tenere nascosta). Non può infatti dirsi ristorare un pregiudizio (lucro cessante) e cioè restituiRE un’opportunità di guadagno che era stata tolta. La somma in realtà ha carattere penale , ma allora c’è un duplice problema: 1) l’art. 156 l. aut. non prevede una sanzione ma solo una compensazione (dubbio parecchio che possa estendersi analogicamente l’art. 125/3 cod. propr. ind.); 2) come che sia, la medesima disposizione , riferendosi a <violazione di un diritto di utilizzazione economica>) è assai dubbio che comprenda pure il diritto all’immagine ex art. 96-97 l. aut. (e art. 10 cc)

Ancora sulla (al momento impossibile da ottenere) qualificazione delle piattaforme social come State Actors ai fini del Primo Emendamento (libertà di parola)

Altra sentenza (d’appello stavolta) che rigetta la domadna vs. Facebook (rectius, Meta) basata sul fatto che illegalmente filtrerebbe/censurerebbe i post o rimuoverebbe gli account , violando il Primo Emendamento (libertà di parola).

Questo diritto spetta solo verso lo Stato o verso chi agisce in suo nome o assieme ad esso.

Si tratta della sentenza di appello del 9° circuito (su impugnazione di una sentenza californiana confermata) , emessa il 22.11.2021, No. 20-17489 , D.C. No. 3:20-cv-05546-RS, Atkinson c. Meta-Zuckerberg.

Sono riproposte dall’utente (e la Corte partitamente rigetta) tutte le consuete e note causae petendi in tema. Nulla di nuovo ma un utile loro ripasso.

Inoltre la Corte conferma pure l’applicazione del safe harbour ex 230 CDA.

(notizia e link alla sentenza dal blog di Eric Goldman)

Responsabilità di Facebook e Tik Tok per omesso controllo dell’ingresso di post persecutori nell’account di un utente (e per abusiva rimozione dell’account)?

No ,naturalmente (secondo il diritto USa), stante il safe harbour ex § 230 CDA (si censura anche l’aver Tik Tok rimosso l’account)

Così la corte del distretto est del Missouri 22.11.2021, Case: 4:21-cv-01046-JAR, Winter e altroi c FAcebook e tik Tok e Dolan .

I post “fastidiosi” di Dolan nell’account di Winter non sono stati filtrati adeguatamente da F. che viene citato in giudizio da W..

Ma la corte , al solito, rigetta per il cit. § 230.

Dei tre requisiti (che sia un provider; che si tratti di notizie di terzi; che l’attore lo tratti come publisher o speaker) è sempre il terzo il più ineressante, dipendendo dala prospettazione attorea. La quale talora genera dubbi , ma non qui. Esattametne la corte ravvisa anche il predetto terzo requisito:

<<Lastly, Plaintiffs are clearly seeking to treat Facebook and TikTok as publishers. (See Doc. No. 16 at 5-6; Doc. No. 24 at 5). Under § 230, a cause of action “treat[s]” an entity as a “publisher” if it would hold an entity responsible for “deciding whether to publish, withdraw, postpone or alter content.” Johnson, 614 F.3d at 792. Here, Plaintiffs seek to hold Facebook and TikTok liable for not removing the content/accounts posted/held by Dolan and her group, which they find objectionable.

The decision whether to publish, withdraw, postpone, or alter content are traditional editorial functions of a publisher. Zeran, 129 F.3d at 330; Klayman, 753 F.3d at 1359 (“Indeed, the very essence of publishing is making the decision whether to print or retract a given piece of content – the very actions for which Klayman seeks to hold Facebook liable.”).

Plaintiffs also seek to hold TikTok liable for removing their social media accounts from its platform, yet courts have found that § 230(c)(1) immunity also applies to the situation where a plaintiff objects to the removal of his or her own content. See Wilson, 2020 WL 3410349, at *12 (citing cases).

In opposition to Facebook and TikTok’s motions, Plaintiffs argue that by failing to follow their own Community Standards and taking down content that violates those standards, both Facebook and TikTok have acted in “bad faith” and thus cannot be protected under § 230(c)(2), the “Good Samaritan” provision of the CDA. (Doc. No. 16 at 6-7; Doc. No. 24 at 6-7). Plaintiffs’ argument is unavailing in that it ignores the fact that Facebook and TikTok are claiming immunity under § 230(c)(1), which contains no “good faith” requirement. E. Coast Test Prep LLC v. Allnurses.com, Inc., 307 F. Supp. 3d 952, 964 (D. Minn. 2018), aff’d, 971 F.3d 747 (8th Cir. 2020).

Moreover, Plaintiffs’ argument rests on a misconception about the purpose of the Good Samaritan provision. It was inserted not to diminish the broad general immunity provided by § 230(c)(1), but to assure it is not diminished by the exercise of traditional publisher functions. See Zeran, 129 F.3d at 331 (Section 230 was designed “to encourage service providers to self-regulate the dissemination of offensive material over their services” without fear they would incur liability as a result.). In this respect, the CDA was a response to cases such as Stratton Oakmont, Inc. v. Prodigy Servs. Co., No. 31063/94, 1995 WL 323710, at *2 (N.Y. Sup. Ct. May 24, 1995), in which an ISP was found liable for defamatory statements posted by third parties because it had voluntarily screened and edited some offensive content, and so was considered a “publisher.” Id. at *4. “Section 230(c)(1) was meant to undo the perverse incentives created by this reasoning, which effectively penalized providers for monitoring content.” Zeran, 129 F.3d at 331. As TikTok aptly notes, Plaintiffs’ complaint about selective enforcement of content standards is precisely the type of claim Congress intended to preempt in § 230(c)(1>>

Anche la domanda ex tort of negligence è rigettata: non c’era specifoco duty of care di F. verso l’attore. Tale non erano le sue Community Standards , altrimenti il safa harbour sarebbe vano: <<To the extent Plaintiffs contend that the promulgation of Community Standards gives rise to a state-law duty of care in publishing, that argument has been rejected. “[S]tate law cannot predicate liability for publishing decisions on the mere existence of the very relationship that Congress immunized from suit.” Klayman, 753 F.3d at 1359-60. The CDA “allows [computer service providers] to establish standards of decency without risking liability for doing so.” Bennett v. Google, LLC, 882 F.3d 1163, 1168 (D.C. Cir. 2018) (quoting Green, 318 F.3d at 723).

Again, “[n]one of this means … that the original culpable party who posts defamatory messages [will] escape accountability.” Zeran, 129 F.3d at 330. It means only that, if Plaintiffs take issue with the posts and accounts of Dolan and her group, their legal remedy is against Dolan as the content provider, and not against Facebook and TikTok as the publisher>>.

(notizie e link alla sentenza dal blog di Eric Goldman)

Interessante sentenza dagli USA sulla chiusura immotivata da parte di Facebook dell’account di un’utente

Si tratta della corte del nord california 12 noiv. 2021, 21–cv–04573–EMC , King v-. Facebbok (dal blog di Eric Goldman).

Il provveidmento interessa, dato che la chiusura immotivata di account FB pare non sia così rara.

L’attrice avanza varie domande (una basata sul § 230.c.2.A CDA : incomprensibile, visto che , la disposizione esime da responsabilità anzichè comminarla!, p. 4 segg.)

Qui ricordo la domanda sub E, p. 10 ss basata sulla violazione contrattuale ex fide bona e correttezza.

Rigettata quella sulla distruzione di contenuto (sub 1: non condivisibelmente però: se manca obbligo specifico per F. di conservare, quanto meno la buona fede impone di dare congruo preavviso della prossima distruzione), viene accolta quella sulla mancanza di motivazione,. sub 2, p. 12 ss

F. si basa sulla pattuita clausola <<If we determine that you have clearly, seriously or repeatedly breached our Terms or Policies, including in particular our Community Standards, we may suspend or permanently disable access to your account.>> per affermare che aveva piena discrezionalità

Il giudice ha buon gioco però nel dire che non è così: <<Notably, the Terms of Service did not include language providing that Facebook had “sole discretion” to act. Compare, e.g., Chen v. PayPal, Inc., 61 Cal. App. 5th 559, 570-71 (2021) (noting that contract provisions allowed “PayPal to place a hold on a payment or on a certain amount in a seller’s account when it ‘believes there may be a high level of risk’ associated with a transaction or the account[,] [a]nd per the express terms of the contract, it may do so ‘at its sole discretion’”; although plaintiffs alleged that “‘there was never any high level of risk associated with any of the accounts of any’ appellants, . . . this ignores that the user agreement makes the decision to place a hold PayPal’s decision – and PayPal’s alone”).

Moreover, by providing a standard by which to evaluate whether an account should be disabled, the Terms of Service suggest that Facebook’s discretion to disable an account is to be guided by the articulated factors and cannot be entirely arbitrary. Cf. Block v. Cmty. Nutrition Ins., 467 U.S. 340, 349, 351 (1984) (stating that the “presumption favoring judicial review of administrative action . . . may be overcome by specific language or specific legislative history that is a reliable indicator of congressional intent” – i.e., “whenever the congressional intent to preclude judicial review is ‘fairly discernible in the statutory scheme’”).

At the very least, there is a strong argument that the implied covenant of good faith and fair dealing imposes ome limitation on the exercise of discretion so as to not entirely eviscerate users’ rights>>

Inoltre (sub 3, p. 14) quanto meot una spiegazione era dovuta. (i passaggi sub 2 e il 3 si sovrappontgono)

In breve sono ritenute illegittime la disbilitgazione e la mancanza di motivazione (che si soprappongono, come appena detto: la reciproca distinzione concettuale richiederebbe troppo spazio e tempo)

Da ultimo, l’ovvia eccezione di safe harbour ex § 230.c.1 CDA <Treatment of publisher or speaker> copre la disabilitazione ma non la mancata spiegazione (p. 22).

Sul secondo punto c’è poco da discutere: il giudice ha ragione.

Più difficile rispondere sul primo, importante nella pratica, dato che qualunque disabilitazione costituirà -dal punto del disabilitato- una violazione di contratto.

Il giudice dà ragione a F.: il fatto che esista un patto, non toglie a F. il safe harbour : <<although Ms. King’s position is not without any merit, she has glossed over the nature of the “promise” that Facebook made in its Terms of Service. In the Terms of Service, Facebook simply stated that it would use its discretion to determine whether an account should be disabled based on certain standards. The Court is not convinced that Facebook’s statement that it would exercise its publishing discretion constitutes a waiver of the CDA immunity based on publishing discretion. In other words, all that Facebook did here was to incorporate into the contract (the Terms of Service) its right to act as a publisher. This by itself is not enough to take Facebook outside of the protection the CDA gives to “‘paradigmatic editorial decisions not to publish particular content.’” Murphy, 60 Cal. App. 5th at 29. Unlike the very specific one-time promise made in Barnes, the promise relied upon here is indistinguishable from “‘paradigmatic editorial decisions not to publish particular content.’” Id. It makes little sense from the perspective of policy underpinning the CDA to strip Facebook of otherwise applicable CDA immunity simply because Facebook stated its discretion as a publisher in its Terms of Service>>.

Decisione forse esatta sul punto specifico, ma servirebbe analisi ulteriore.

Diritto di sincronizzazione musicale e risarcimento del danno tramite prezzo del consenso

Trib. Milano di circa un anno fa decide una domanda di danno etc. per violazione dei diritto di autore tramite una sincronizzazione abusiva di opera musicale in spot pubblicitario (Trib. Milano 02.11.2020 n. 6832/2020, RG 5498472016, Accordo ediz. musicali c. Gestipharm +1, rel. Zana) .

Sulla sincronizzazione (a cavallo di riproduzione ed elaborazione dell’opera):

<<Attesa la sua natura esclusiva, assoluta ed opponibile erga omnes, l’opera musicale non può essere legittimamente riprodotta, utilizzata e sincronizzata senza il consenso del titolare dei relativi diritti. La mancata autorizzazione comporta la violazione dei diritti esclusivi.

In particolare, il diritto di sincronizzazione consiste nel diritto di abbinare o di associare opere musicali o fonogrammi con opere audiovisive o con altro tipo di opere, e si attua con la loro fissazione in sincrono con una sequenza di immagini.

La sincronizzazione è dunque un atto complesso che permette il riadattamento dell’opera musicale (Cass. sez.1, 12.12.2017, n.29811) .

Creando un prodotto nuovo e diverso, le attività di cui la sincronizzazione necessita sono riconducibili a diritti esclusivamente riservati all’autore/editore, quali: a) la fissazione dell’opera su un supporto e/o mezzo audiovisivo, idoneo a riprodurre suoni o immagini; b) la riproduzione dell’opera; c) l’inserimento dell’opera in un prodotto nuovo, che necessariamente presuppone la sua manipolazione ed il suo adattamento.

Quanto alla specifica sincronizzazione dei singoli fonogrammi, si rende necessario altresì il consenso del produttore fonografico>>

Quanto alla deterimnazine del danno patrimoniale (chiesto in euro 60.000,00):

<<Ritiene l’Ufficio, ai fini della cristallizzazione del danno, di ricorrere al criterio necessariamente equitativo ex art. 1226 c.c. e di utilizzare, quale parametro di valutazione, il prezzo del consenso, ossia l’importo che la titolare avrebbe verosimilmente richiesto per consentire alla convenuta di utilizzare l’opera musicale nelle proprie pubblicità commerciali. Il prezzo del consenso deve tener conto, quali elementi di ponderazione, della durata della lesione e della notorietà dell’opera. A tale fine l’Ufficio ritiene di poter procedere senza necessità di attività tecniche alla luce:

– dei contratti versati agli atti dall’attrice e stipulati con soggetti terzi -estranei alla lite- per la sincronizzazione di alcuni pezzi musicali in altrettanti analoghi spot pubblicitari, ove viene specificamente pattuito il prezzo del consenso con il titolare dei relativi diritti, con importi che oscillano da € 20.00,00 ad € 120.000,00 (cfr. in particolare documenti n.23, 25, 26, 27 e 28 di parte attrice) ;

– della durata della lesione sulle reti televisive, protrattasi dal 9.10.2015 al 10 dicembre 2015;

– dell’impiego, su molteplici canali promozionali, dell’hashtag promozionale Guaglione (cfr. doc. 4, 13, 14,15 di parte attrice).

Parte convenuta non ha infine adempiuto all’ordine di esibizione disposto dal giudice istruttore con ordinanza ritualmente notificata. Ritiene dunque il Collegio congruo liquidare l’importo, a titolo di risarcimento del danno, di € 50.000,00- già liquidato in moneta attuale- oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.>

Sentenza milanese sulla riscossione dell’equo compenso da sfruttamento cinematografico ex art. 46 bis l. aut.

Viene fatta circolare ora Trib, Milano n° 7903/2020 del 03.12.2020, Rg 57224/2018, Sky italia c. SIAE ,che decide la lite sulla raccolta del compenso ex art. 46 bis l. aut.

I punti principali:

– tale raccolta non rientra nell’esclusiva di legge a favore della SIAE (dopo la dir. UE 26/2014 e il d. lgs. 35/17)

– la richiesta generalizzata dei compensi in mancanza di esclusiva ex lege e di incarico contrattuale costituisce abuso di posizione dominante nel mercato, merceologicamente determinato nel <<mercato specifico che attiene alla riscossione e ripartizione dell’equo compenso previsto dall’art. 46 bis l.a. che si pone in via del tutto autonoma ed indipendente rispetto ad altri diritti.>>, p. 19

<<Se infatti è del tutto pacifico in atti che attualmente SIAE gestisce la riscossione di tutti i proventi ex art. 46 bis l.a. per la totalità degli autori delle opere cinematografiche utilizzate dalle emittenti – e cioè anche di quelli dovuti ad autori ad essa non associati o che non abbiano ad essa conferito alcun mandato – la mancanza di una riserva legale che giustifichi l’attività di un unico ente di riscossione consente di individuare l’esistenza di un mercato concorrenziale potenziale che vale ad integrare un ambito di sostituibilità dell’offerta di tali servizi da parte degli altri operatori indicati nel d.lsvo 35/17 (organismi di gestione collettiva ed enti di gestione indipendente).>>

La condotta di SIAE costituituisce abuso di posizione dominante laddove <<si è presentata dinanzi agli utilizzatori deelle opere cinematografiche come unico ente di riscossione dell’equo compenso con funzione di ripartizione di esso rispetto alla generalità degli autori delle opere stesse, a prescindere dall’esistenza di un rapposto volontario di rappresentanza ad essa conferito da ciascuno di essi in base alla manifestata volontà di associazione a SIAE o di conferire ad essa specifico mandato>>, 21-22

Tra le parti (e a seguito di precedente processo) era stata stipulato accordo nel 2015 che stabiliva gli obblighi di SKY per l’equo compenso cinema. Che SKY l’avesse liberamente sotto scritto non fa venir meno la sua impugnabilità: v. ad es. Corte giustizia 20.09.2001, C-453/99, caso Courage , come pure è pacifico se lo si ritiene nullo per violazione di norma imperativa (il passaggio sulla nullità: <<La clausola abusiva posta in essere da soggetto in posizione dominante viola in effetti l’ordine pubblico del mercato e la necessaria razionalità del suo assetto, violazione che connota il patto negoziale in termini di illiceità cui consegue la sua nullità (virtuale). La natura escludente dell’abuso induce infatti a ritenere l’esistenza di causa illecita, non già la mera violazione di una regola di comportamento. L’eccezione di nullità dell’Accordo 13.2.2015 ai sensi dell’art. 1418 c.c.deve dunque essere ritenuta fondata >>, p. 23).

A maggiore ragione non fa venir meno l’impugnabilità (cioè non costituisce un venire contra factum proprium) la libera sottoscrizione del predetto accordo: infatti non era probabilmente tanto “libera”, se conseguente ad esercizio abusivo di posizione dominante

Infine, è processualmente interessante la dichiarazione di inammissibilità e l’ordine di espunzione dal fascicolo (“dal giudizio”) dei doceumenti tardivamente introdotti. Resta da vedere come si concretizzerà l’espunzione

Altra decsione UE sul deposito di marchio in malafede (caso “Agate”)

Trib. UE 29.09.2021, T-592/20, Universe Agro c. EUIPO, decide una lite su deposito di marchio in malafedee ex art. 59.1.b reg. 2017/1001.

Il marchio denominativo <Agate> era stato chiesto in registrazione in sede europea e concesso per pneumatici

Ma ci fu opposizione da titolare cinese di marchio complesso confondibile che da tempo vendeva in Romania: egli provò di essere stato solo anticipato su un segno che lui usava da tempo ma che non aveva ancora registrato.

Il marchio viene annullato per riscontro di malafede al momento del deposito. Segue conferma in sede di reclamo amministrativo.

Ora anche il primo grado giudiziale conferma le decisioni ammnisitrative.

La sentenza non offre spunti interssanti sotto il profilo giuridico astratto, ma solo sotto quello fattual probatorio. Possono invece essere di qualche interesse infatti le insidiose eccezioni dedotte dal depositante bulgaro per negare la propria malafede.,

violazione di marchio RISE per bibite in lattina: Pepsi perde la lite (per ora)

La corte del southern district di Ney York decide una domanda dui contraffazione a carico del colosso Pepsi: sentenza 3 novembre 2021, caso 21 Civ 6324 LGS, RISEANDSHINE CORPORATION- RISE BREWING c. Pepsico inc. (link preso da Reuters.com ).

Si v. le foto lattine a confronto e poi il marchio anteriore ingrandito.

La corte ravvis confondibilità-

L’azione è quella di reverse confuision: The reverse confusion theory protects the mark of a [senior] user from being overwhelmed by a [junior] user, typically where the [junior] user is larger and better known and consumers might conclude that the senior user is the infringer., p. 10.

I fattori esaminati sono i soliti dal caso Polaroid:

(1) the strength of the trademark;

(2) the degree of similarity between the plaintiff’s mark and the defendant’s allegedly imitative use;

(3) the proximity of the products and their competitiveness with each other;

(4) the likelihood that the plaintiff will “bridge the gap” by developing a product for sale in the defendant’s market;

(5) evidence of actual consumer confusion;

(6) evidence that the defendant adopted the imitative term in bad faith;

(7) the respective quality of the products;

and (8) the sophistication of the relevant population of consumers.

In conclusione, dice la corte, << given the degree of similarity between Plaintiff’s and Defendant’s marks, the proximity of their areas of commerce, and credible testimony of actual confusion, Plaintiff has met its burden of showing a sufficient likelihood of success on the merits to warrant a preliminary injunction, regardless of whether the relevant standard is a clear or substantial likelihood, a simple likelihood, or serious questions on the merits. See generally Guthrie, 826 F.3d at 46; Virgin Enters. Ltd., 335 F.3d at 142. Plaintiff has shown that the risk of reverse confusion is probable — i.e., that without an injunction, Plaintiff is at risk of “being overwhelmed by a subsequent user [PepsiCo], where the subsequent user is larger and better known.” LVL XIII Brands, Inc., 209 F. Supp. 3d at 666>>, p. 20

Difficile dar torto alla corte.

Marchio rinomato cede a marchio anteriore non rinomato

il Trib UE decide l’opposiizone alla registazione di mrachio da prate del Ac Milan: Trib. Ue 10.11.2021, T-353/20, aC Milan spa c. EUIPO. L’oppositore è titolare di marchio denominativo <Milan> del 1984, § 53, mentre il deposito di marchio figurativo (§ 2) dell’AC Milano è del 2o17.

I prodotti o servizi sono quasi identici (penne, carte, quaderni e materiali di cancelleria) , per cui la lite si giuoca sulla somiglianza tra marchi.

Centrale è , comprensibilmente, il giudizio sulla preminenza o meno del segno figurativo nei due marchi. Contraraumetne a quanto di solito si ritiene, qui non lo è per il marhcio anteriore, date laa sua ridotta evidenza, § 57 ss.

Analoga preminenza anche per il segno del depositante AC Milan, § 84 ss.

Pertanto la somiglianza tra segni è quasi scontata.

La soc. del team calcistico perde dunque sia la fase amminsitrativa sia il primo grado giudiziale.

Ricordo solo due aspetti:

le iniziali considerazioni generali, slegate dal (ma poi applicate al) caso de quo:
<< In interpreting the concept of genuine use, account must be taken of the fact that the ratio legis for the requirement that the earlier mark must have been put to genuine use is not intended to assess the commercial success or control the economic strategy of an undertaking or to restrict the protection of marks only to their quantitatively significant commercial exploitation (judgments of 8 July 2004, T‑203/02, Sunrider v OHIM – Espadafor Caba(VITAFRUIT), T‑203/02, EU:T:2004:225, paragraph 38, and of 2 February 2016, Benelli Q. J. v OHMI – Demharter (MOTOBI B PESARO), T‑171/13, EU:T:2016:54, paragraph 68). A trade mark is put to genuine use when it is used, in accordance with its essential function of guaranteeing the identity of origin of the goods or services for which it is registered, in order to create or maintain an outlet for those goods or services, to the exclusion of uses of a symbolic nature the sole purpose of which is to maintain the rights conferred by the trade mark (see judgment of 8 June 2017, W. F. Gözze Frottierweberei and Gözze, C‑689/15, EU:C:2017:434, paragraph 37 and the case-law cited).

24      In order to examine, in a particular case, the genuineness of the use of an earlier mark, an overall assessment must be made, taking into account all the relevant factors of the case. That assessment implies a certain interdependence between the factors taken into account. Therefore, a low volume of goods marketed under that mark may be offset by a high intensity or consistency of use of that mark over time, and vice versa. Furthermore, the turnover achieved and the quantity of sales of goods under the earlier mark cannot be assessed in absolute terms, but must be assessed in relation to other relevant factors, such as the volume of commercial activity, the production or marketing capacities or the degree of diversification of the undertaking exploiting the mark and the characteristics of the goods or services on the market concerned (see judgment of 8 July 2004, VITAFRUIT, T‑203/02, EU:T:2004:225, paragraph 42 and the case-law cited).

25      Moreover, genuine use of a trade mark cannot be demonstrated by probabilities or presumptions, but must be based on concrete and objective elements which prove actual and sufficient use of the trade mark on the relevant market (see judgments of 16 June 2015, Polytetra v OHIM – EI du Pont de Nemours (POLYTETRAFLON), T‑660/11, EU:T:2015:387, paragraph 47 and the case-law cited, and of 9 September 2015, Inditex v OHIM – Ansell (ZARA), T‑584/14, not published, EU:T:2015:604, paragraph 19 and the case-law cited).

26      Genuine use of the trade mark presupposes that it is used publicly and externally, and not only within the undertaking concerned (see, to that effect, judgment of 11 March 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, paragraph 37). However, external use of a trade mark is not necessarily equivalent to use directed towards final consumers. Actual use of the mark relates to the market in which the proprietor of the mark carries on business and in which he or she hopes to exploit his or her mark. Thus, to consider that the external use of a trade mark, within the meaning of the case-law, necessarily consists of use directed towards final consumers would be tantamount to excluding trade marks used solely in business-to-business relationships from the protection of Regulation No 207/2009. The relevant public to which trade marks are intended to be directed does not include only final consumers, but also specialists, industrial customers and other professional users (see judgment of 7 July 2016, Fruit of the Loom v EUIPO – Takko (FRUIT), T‑431/15, not published, EU:T:2016:395, paragraph 49 and the case-law cited)>>.
i fatti dedotti dallopponente per provare il suo <uso effettivo>, § 29:
–     an undated affidavit from its Managing Director certifying annual turnover figures for the period 2010 to 2016;

–        advertising material in German (numerous copies of catalogues and leaflets) dating from 2009 to 2014 for goods bearing the earlier mark;

–        a copy of 43 invoices issued in the period between 2008 and 2014, addressed to various customers in Germany;

–        documents concerning turnover and sales figures, dating from the years 2008 to 2016;

–        price lists from 2008 to 2014 showing the suppliers of the products of the other party to the proceedings before the Board of Appeal.

Non si discute della validità del marchio anteriore, che potrebbe a sua volta essere stato anticipato dall’uso di fatto (non dalla registrazione, suppontgo, interventua appunto nel 2017) del segno da aprte del team calcistico.

Probabilmente difettava l’affinità merceologica, essendo assai discutibile che possa essere superata dalla rinomanza qualora non vi sia registrazione ma appunto solo uso di fatto.