la notorietà del titolare incide sul giudizio di confondibilità

La Corte europea si pronuncia nella lite tra Lione Messi e un produttore di prodotti simili  circa i rispettivi marchi, regolata dall’art. 8/1 reg. 207/2009.

Il calciatore depositò il marchio seguente:

marchio di Lionel Messi

L’opponente era titolare del marchio denominativo “MASSI”

la fase amministrativa fu sfavorevole al calciatore, che invece ottenne ragione davanti al Tribunale di 1 grado: il quale ritenne che la sua notorietà compensasse le somiglianze visive e fonetiche.

La C.G. concorda col Tribunale.

La Corte osserva che, al pari della notorietà del marchio anteriore, << l’eventuale notorietà della persona che chiede che il proprio nome sia registrato come marchio è uno degli elementi rilevanti per valutare il rischio di confusione, dal momento che tale notorietà può avere un’influenza sulla percezione del marchio da parte del pubblico di riferimento. Il Tribunale non è pertanto incorso in errore nel considerare che la notorietà del sig. Messi Cuccittini costituiva un elemento rilevante al fine di stabilire una differenza sul piano concettuale tra i termini «messi» e «massi»  >>(così il comunicato stampa 108/20 del 17.09.2020)

Conferma poi che la notorietà del calciatore costituisce <fatto notorio>, autonomamente accertabile dal giudice.

Si tratta della sentenxza Corte Giustizia 17.09.2020, C‑449/18 P et C‑474/18 P, EUIPO c. Messi ed altri, (solo in francese e spagnolo)

Dichiarazioni urbanistiche nell’azione di adempimento ex art. 2932 cc

Interessanti precisazioni di Cass. 25.06.2020 n. 12654 sull’azione di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre

DICHIARAZIONE SUGLI ESTREMI DI DELLA CONCESSIONE EDILIZIA:

<<34.1 Dal principio enunciato nel paragrafo precedente discende che, …, la presenza della dichiarazione sugli estremi della concessione edilizia integra una condizione dell’azione ex art. 2932 c.c. e non un presupposto della domanda, cosicchè la produzione di tale dichiarazione può intervenire anche in corso di causa e altresì nel corso del giudizio d’appello, purchè prima della relativa decisione, giacchè essa è sottratta alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti (in termini, con specifico riferimento alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 40, attestante l’inizio dell’opera in data anteriore al 2 settembre 1967, Cass. 6684/19)>>

Può provvedervi pure il promissario acquirente:

<< (34.3) ….  ed ha, conseguentemente, fatto corretta applicazione del principio, fissato dalla Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 23825/09, che, in tema di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto di compravendita di un immobile, nel caso in cui il promittente alienante, resosi inadempiente, si rifiuti di produrre i documenti attestanti la regolarità edilizia ed urbanistica dell’immobile ovvero di rendere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, deve essere consentito al promissario acquirente di provvedere a tale produzione o di rendere detta dichiarazione al fine di ottenere la sentenza ex art. 2932 c.c., dovendo prevalere la tutela di quest’ultimo a fronte di un inesistente concreto interesse pubblico di lotta all’abusivismo, sussistendo di fatto la regolarità edilizia ed urbanistica dell’immobile oggetto del preliminare di compravendita>>

DICHIARAZIONE DI COERENZA CATASTALE EX L. 52 DEL 1985 ART .29 C-1 BIS

il giudizio è analogo:

<§ 35.5.1 : Il Collegio ritiene quindi di dover dare attuazione, nell’interpretazione della L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1 bis, al principio che la pronuncia giudiziale, avendo funzione sostitutiva di un atto negoziale dovuto, non può realizzare un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti, nè, comunque, un effetto che eluda le norme di legge che governano, nella forma e nel contenuto, l’autonomia negoziale delle parti; in altri termini, non può accogliersi una lettura del sistema che consenta alle parti di eludere la disposizione dettata L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1 bis, mediante la stipula di un contratto preliminare di immobile catastalmente non regolare seguita dalla introduzione di un giudizio che si concluda con sentenza di trasferimento dell’immobile medesimo.>

Ne segue  che: <35.5.3: Deve quindi conclusivamente affermarsi che la presenza delle menzioni catastali (l’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, quest’ultima sostituibile da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale) deve considerarsi, al pari della presenza delle menzioni edilizie ed urbanistiche, condizione dell’azione di adempimento in forma specifica dell’obbligo di contrarre, cosicchè essa deve sussistere al momento della decisione e, per converso, la produzione di tali menzioni può intervenire anche in corso di causa ed è sottratta alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti.>

CIRCA LA MODALITà DOCUMENTATIVA IN SENTENZA DELLE MENZIONI/DICHIARAIZONI:

<§ 35.6 :Sulla scorta delle conclusioni enunciate nel paragrafo precedente, va ora esaminata l’ulteriore questione se dette menzioni catastali debbano semplicemente essere introdotte nel compendio delle risultanze processuali sottoposte all’esame del giudice o debbano essere riportate nella sentenza di trasferimento; detto altrimenti, se le menzioni richieste dalla L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1 bis, costituiscano un requisito di contenuto-forma della sentenza di trasferimento, oppure se la loro presenza rappresenti un fatto che debba formare oggetto dell’accertamento del giudice.

E la conclusione è nel secondo senso:

<§ 35.6.4 : Deve quindi, conclusivamente, affermarsi, che il mancato riscontro, da parte del giudice investito di una domanda di adempimento del contratto in forma specifica ex art. 2932 c.c., della sussistenza della condizione dell’azione costituita dalla presenza in atti delle menzioni catastali di cui della L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1 bis, costituisce un error in judicando censurabile in cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e non un vizio di contenuto-forma produttivo di nullità della sentenza; con la conseguenza che gli effetti di tale errore si esauriscono all’interno del processo e non producono alcuna conseguenza sul piano della idoneità della sentenza ad essere trascritta nei registri immobiliari>>.

Ai § 36 ss poi la SC  affronta la questione posta dalla sentenza impugnata: quella relativa alla disciplina di diritto transitorio relativament alla dichiarazione di coerenza ex L. 52/1985 art. 29 bis

Il tribunale UE su marchio costituito da tessuto ornamentale

Sul tema del marchio costituito da un disegno ripetuto (pattern), usato come rivestimento esterno (sulla cui disciplina non sempre c’è chiarezza), si pronuncia il tribunale UE con la sentenza 10 giugno 2020, T-105/19, Louis Vuitton Malletier c. Euipo.

Il motivo della stoffa di cui si chiedeva protezione era del tipo scozzese sulle tonalità del giallo e marron (v. foto in sentenza)

I prodotti indicati in domanda appartenevano alla classe 18 (borse, valigie etc.)

Il Tribunale dà alcuni utili insegnamenti. Ricorda ad es. la decisione del Board of  Appeal (poi <BoA>; del 22.11.2018, che è la decisione contestata) secondo cui a questi marchi si applicano le regole sui marchi tridimensionali , p. 16.

Inoltre, solo se si distanzia significativamente dalle regole e prassi del settore, può dirsi assolvere la funzione distintiva, p. 17.

Rleva poi che il BoA aveva basato il giudizio sul carattere distintivo (negandolo) su fatto notorio (well-known fact), ritenuto sufficiente dal Tribunale, trattandosi di operaizone logico-giuridica del tutto ammissibile,  §§ 19 e 29- 30.

Ecco la descrizione del marchio sub iudice: consisteva  <on the one hand, of a regular pattern of squares in two alternating colours, namely blue and beige, as confirmed by the parties during the hearing, which is reminiscent of a chequerboard pattern and, on the other hand, of a weft and warp structure, which constitutes a pattern within a pattern and appears on the inside of the squares in the manner of a weaving method shown by two interlacing threads> , p. 31.

il Tribunale concorda con il BoA sulla ordinarietà del motivo : <the chequerboard pattern is a basic and commonplace figurative pattern, since it is composed of a regular succession of squares of the same size which are differentiated by alternating different colours, one light and one dark, namely blue and beige. The pattern thus does not contain any notable variation in relation to the conventional representation of chequerboards and is the same as the traditional form of such a pattern>, p. 32.

infatti the <weft and warp [trama e ordito] pattern that appears on the inside of each of the chequerboard squares corresponds with the desired visual effect of interlacing two different fabrics, of whatever type they may be (wool, silk, leather, etc.), which is thus customary as regards goods such as those within Class 18>, § 33.

Perciò bene ha statuito il BoA quando ha detto che <the representation of a chequerboard in the alternating colours of blue and beige and the impression of interlacing threads did not, from a graphic point of view, contain any notable variation in relation to the conventional presentation of such goods, so that the relevant public would in fact perceive only a commonplace and everyday pattern>, p. 34,  e che <the juxtaposition of two elements that were not in themselves distinctive could not alter the perception of the relevant public as to the absence of distinctive character, ab initio, of the mark at issue as a whole. The juxtaposition of a chequerboard and of a weft and warp pattern does not give rise to any element that significantly diverges from the norm or customs of the sector concerned>, p. 35.

E’ dunque esatto affermare che <contrary to the applicant’s claims, the fact that the mark at issue was a basic and commonplace pattern that did not depart significantly from the norm or customs of the sector concerned was a well-known fact within the meaning of the case-law cited in paragraph 30 above>, p. 36.

Il secondo motivo di ricorso riguarda il profilo probatorio,  legato alla difesa di secondary meaning, p. 54 ss

Per accertare il secondary meaning, <the competent authority must carry out an examination by reference to the actual situation and make an overall assessment of the evidence that the mark has come to identify the goods or services concerned as originating from a particular undertaking (…) .   In that regard, account must be taken, inter alia, of the market share held by the mark, how intensive, geographically widespread and long-standing use of the mark has been, the amount invested by the undertaking in promoting the mark, the proportion of the relevant class of persons who, because of the mark, identify the product as originating from a particular undertaking, statements from chambers of commerce and industry or other professional associations as well as opinion polls (…)>, §§ 62-63.

Inoltre, in base al carattere unitario del marchio EU, <a sign must have distinctive character, inherent or acquired through use, throughout the European Union (…) .   Thus a sign may be registered as a European Union trade mark under Article 7(3) of Regulation 2017/1001 only if evidence is provided that it has acquired, through the use which has been made of it, distinctive character in the part of the European Union in which it did not, ab initio, have such character for the purposes of Article 7(1)(b). It follows that, with regard to a mark that is, ab initio, devoid of distinctive character across all Member States, such a mark can be registered pursuant to that provision only if it is proved that it has acquired distinctive character through use throughout the territory of the European Union (see, to that effect, judgment of 25 July 2018, Société des produits Nestlé and Others v Mondelez UK Holdings & Services, C‑84/17 P, C‑85/17 P and C‑95/17 P, EU:C:2018:596, paragraphs 75 and 76 and the case-law cited).> p. 65-66

Anche se il secondary meaning deve provato in tutti gli Stati in cui non c’è era ab initio, sarebbe irragionevole <to require proof of such acquisition for each individual Member State (judgment of 24 May 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli v OHIM, C‑98/11 P, EU:C:2012:307, paragraph 62).>, p. 67

Una cosa sono i fatti da provare, altra cosa sono i mezzi adottati a questo scopo: <No provision of Regulation 2017/1001 requires that the acquisition of distinctive character through use be established by separate evidence in each individual Member State> p. 68.

Ci avviciniamo al punto più importante, almeno a fini pratici. E’ dunque possible che le prove dedotte <to establish that a particular sign has acquired distinctive character through use is relevant with regard to several Member States, or even to the whole of the European Union. In particular, it is possible that, for certain goods or services, the economic operators have grouped several Member States together in the same distribution network and have treated those Member States, especially for marketing strategy purposes, as if they were one and the same national market. In such circumstances, the evidence for the use of a sign within such a cross-border market is likely to be relevant for all of the Member States concerned. The same is true when, due to a geographic, cultural or linguistic proximity between two Member States, the relevant public of the first has a sufficient knowledge of the products and services that are present on the national market of the second> p. 69.

Ne segue che, sebbene non sia necessario a fini di registrazione di un marchio privo di distintività in tutti gli stati UE, <that evidence be submitted, in respect of each individual Member State, of the acquisition by that mark of distinctive character through use, the evidence submitted must be capable of establishing such acquisition throughout the Member States of the European Union. In the case of a mark that does not have inherent distinctive character throughout the European Union, the distinctive character acquired through use of that mark must be shown throughout that territory, and not only in a substantial part or the majority of the territory of the European Union, and consequently, although such proof may be produced globally for all the Member States concerned or separately for different Member States or groups of Member States, it is not, however, sufficient that the party with the burden of providing such evidence merely produces evidence of such acquisition that does not cover part of the European Union, even a part consisting of only one Member State >, p. 70.

A conferma di ciò il Trib. ricorda giurisprudenza della CG , per la quale <although it must be proved that the mark at issue has acquired distinctive character throughout the European Union, the same types of evidence do not have to be provided in respect of each Member State (see judgment of 28 October 2009, Combination of the colours green and yellow, T‑137/08, EU:T:2009:417, paragraph 39 and the case-law cited)>, p. 71.

In breve, se ne traggono due insegnamenti:

1) la prova del significato secodnario deve essere data per tutti gli Stati, non solo per una parte sostanziale della UE;

2) la prova può essere cumulativa nel senso che un medesimo mezzo di prova può riguardare più Stati.

Segue poi un dettagliato esame  delle 68 prove (exhibits) , utile a fini pratici.

Il Tribunale , però, qui censura il BoA per aver irrazionalmente selezionato solo alcuni materiali probatori, relativi solo ad alcuni Stati (§§ 81-82 e segg.) e pertanto annnulla la decisione,  § 96

Sulla liquidazione del danno da violazione brevettuale, giunge una messa a punto della Corte d’Appello ambrosiana

Appello Milano del 14 maggio 2020, Rg 2667/2018 n. 1094/2020,  Caimi 1 spa contro Ima spa e Gima spa, decide l’impugnazione su una questione di violazioni brevettuali.

Qui non esamino il merito relativo alla validità e violazione del brevetto, ma solo quello su altre domande (risarcimento del danno spt.)

La sentenza è molto lunga e il relatore ha trovato una modalità grafico-espositiva chiara e comprensibile , nonostante la complessità delle questioni trattate e dei punti di vista da esporre (Tribunale, parte,  controparte, Corte d’Appello -in seguito anche solo <CdA>-)

La questione risarcitoria è trattata nella parte seconda, pagine 41 ss

i fatti di causa – Cama 1 produce macchine imballatrici e nel caso specifico macchine astucciatrici per cialde di caffè.   Viene contattata da una certa Mother Parkers (poi: MP) per una vendita sul mercato nordamericano. Cama 1  è però già legata contrattualmente ad una concorrente di MP , per cui declina la proposta commerciale. MP si rivolge quindi a Gima/Ima (l’una è la società operativa, l’altra la capogruppo) la quale fornisce le 5 linee complete di imballaggio contenenti la macchina astucciatrice su cui c’era il brevetto di Cama 1.

Ecco dunque alcuni passaggi interessanti

la royalty – Secondo il tribunale il tasso di royalty medio del settore machine tools è circa il 5% dei ricavi , p. 42 ss. Poi aggiunge (secondo quanto riferito dalla CdA):

<Il  criterio  della royalty media, ai fini dell’applicazione dell’art. 125 c. 2 D.Lvo 30/2005, in quanto criterio di risarcimento solo minimale, nel caso di violazione brevettuale, può e deve essere integrato al fine di garantire un’equa riparazione della violazione e di indennizzare tutte le perdite,  effettivamente subite  dalla  parte  lesa,  al  fine  di  evitare  che  il  risultato  del  calcolo  non  sia  economicamente  premiale per l’autore della contraffazione del brevetto. Pertanto  in  via  equitativa  la royalty, applicabile  al  caso  di  specie,doveva  essere determinata  nella misura dell’ 8% anziché  del  5%  dei  ricavi  complessivi  derivati  dalla  vendita  delle  astucciatrici,  così determinando il danno risarcibile a tale proposito nella misura di € 231.652>, p.42/3

Questo il Tribunale in primo grado

Interviene su ciò la CdA, sub B pagina 49

Secondo la Cda , Cama 1 non ha subito perdite di guadagno, visto che era comunque impegnata in esclusiva con un concorrente e non avrebbe potuto vendere la sua macchina astucciatrice a MP in quanto concorrente della sua controparte  nel Nord America.

Pertanto la vendita illecita ha procurato sì un utile a Gima/Ima ma non ha sottratto guadagni a Cama 1.

Sul recupero dei profitti   –   la Corte , ricordati l’articolo 125 CPI e la Direttiva, chiosa: <Con  riguardo  al  contraffattore  inconsapevole  il  risarcimento  può  essere  determinato solo in  misura pari al recupero dei profitti o ai danni che possono essere predeterminati;pare evidente, però,che tale risarcimento non può mai essere superiore a quello posto a carico del contraffattore consapevole>, p. 51 in fondo.

Subito dopo aggiunge:

<Pare altresì evidente  che anche l’ipotesi di risarcimento di cui alla lettera a) del  suddetto  art.  13  c.  1 della  Direttiva 2004/48/CE per  il  caso  di  violazione  commessa  dal  contraffattore  consapevole possa avere ad oggetto anche i profitti realizzati dall’autore della violazione (visto il riferimento a “i benefici realizzati  illegalmente  dall’autore  della  violazione”) senza  alcuna specifica limitazione;  pertanto, secondo   la   disciplina   contenuta   nella direttiva   europea, il   profitto   realizzato   dal   contraffattore consapevole (che  costituirebbe  il  danno  da  risarcire  al  titolare  del  diritto  leso)  potrebbe  anche  essere maggiore rispetto al lucro cessante effettivo (cioè al mancato guadagno subito dalla parte lesa)> p.52

Secondo Gima/IMA invece la dir. consente il trasferirmento dei profitti solo se il contrattaffattore è incolpevole,  p. 52.

La Corte non è d’accordo e sostiene che è fruibile anche da parte del contraffattore consapevole: <il comma 3 dell’art. 125 D.Lvo 30/2005 introduce, come detto, la possibilità, per il titolare del diritto leso, di  ottenere, a  sua  esplicita  richiesta, a  carico  del  contraffattore  anche  consapevole, anziché  il risarcimento  commisurato  al  lucro  cessante  (determinato  in  misura  pari  alla royalty ragionevole, previsto  dal  comma  2  dello  stesso  articolo,  ovvero in  misura  pari al  suo  mancato  guadagno  effettivo, previsto dal comma 1), il risarcimento  commisurato all’importo dei profitti realizzati dall’autore della violazione, quand’anche superiore all’importo del suo mancato guadagno>,  p. 52

Qui la CdA non brilla per chiarezza concettuale (parzialmente scusabile per l’opacità del dettato normativo). Innantitutto dovremmo distinguere tra interpetazione della direttiva e intereptazione della norma nazionale, per vedere se la seconda ha attuato correttamente la prima.

Soprattutto la Corte equivoca tra risarcimento del danno (funzione compensativa)  e trasferimenot dei profitti (funzione restitutoria, se non -come pare- punitiva).

Secondo l’art. 13 dir. al c. 1 sub a)  (autore consapevole) , dir., i profitti son considerati si ma solo per determinare il lucro cessante, cioè come uno dei possibili parametri di liquidazione del danno cagionato. Non si esce dalla compensazione.

Invece secondo il c. 2 (autore inconsapebole) gli Stati possono disporre il trasferimento dei profitti (o danni predeterminati).

Ogni tentativo, di dire quale sia misura più gravosa tra il risarcimento del danno e il traswferimento dei profitti, non andrà a buon fine: dipende dalle circostanze del caso e  in particolare dal ruolo di vittima o di aggressore della parte economicamente più forte.

in ogni caso per la Corte che il trasferimento dei profitti è chiedibile anche da parte del contraffattore consapevole e ciò anche se superiori al mancato guadagno (dato che il colpevole non può reicevere un trattamento migliore del non colpevole, parrebbe di capire) .

Effettivamente il c. 3 del nostro art. 125 c.p.i. è muto sul profilo soggettivo (grave difetto del legislatore nazionale!) per cui la tesi della Cda è in prima battuta sostenibile.

Recupero dei profitti totali o solo di una loro parte (apportionment)?  –  Inoltre dice la Corte che Cama 1 avrebbe  avuto  diritto  al  trasferimento  degli  utili  complessivi  conseguiti  da  Gima/IMA dall’intera commessa (cioè dalla vendita per tutte e cinque le linee di imballaggio di tutti i macchinari e i servizi che ne facevano parte) <solo nel caso in cui fosse risultato provato che i contratti di vendita in questione  erano  stati  conclusi  esclusivamente  perché  Gima/IMA  aveva  promesso  di  fornire  a  Mother Parkers anche le macchine astucciatrici, incorporanti i trovati oggetto dei brevetti di Cama1> p. 53.

Toccava però a Cama1 dare la prova di ciò ma non lo ha fatto.

<in conclusione, resta del tutto escluso che Gima/IMA avesse ottenuto la  commessa solo perché aveva offerto anche la fornitura della macchina astucciatrice, dotata dei trovati oggetto dei brevetti di Cama 1. Pertanto Cama 1 ha diritto alla retroversione degli utili, ma solo di quelli conseguiti da Gima/IMA dalla vendita a Mother Parkers delle cinque macchine astucciatrici contraffattori> p. 57

Calcolo degli utili – Secondo la corte gli utili vanno identificati nel margine operativo lordo, p. 57 ss

In particolare, <l’utile conseguito  dal contraffattore(oggetto  quindi  del  diritto  di  restituzione  del titolare del diritto leso) sia “rappresentato dal  confronto  fra  i  soli  ricavi  e  i  soli  costi incrementali”relativi alle  macchine  astucciatrici,“escludendo  dal  calcolo  gli  eventuali costi  comuni  ad  altre  produzioni  (in  prevalenza  costi  fissi)che l’azienda  avrebbe  comunque  sostenuto;la  grandezza  da  ricercare  ha  natura incrementale  rispetto  al MOL (margine  operativo  lordo) complessivo  aziendale  ed  è  il risultato  algebrico  della  somma  dei ricavi realizzati dalla vendita dei prodotti oggetto di contraffazione, dedotti i solicosti diretti sostenuti per  la  specifica produzione/commercializzazione  di  quei  prodotti,  ed  esclusi quindi  tutti  i  costi  di struttura,  di  servizi,  gli  oneri finanziari  e  i  costi  del  personale,non  specificamente  imputabili alla produzione/commercializzazione dei prodotti contenenti l’oggetto della contraffazion>, p.58.

Anzi, nel caso specifico , <“l’indagine….deve  essere  condotta….riferendone  i risultati  alle tre  società  indicate coinvolte (Gimas.p.a.,  I.M.A.  Industria  Macchine  Automatiche s.p.a.e  I.M.A.Industries s.r.l.,  ora  incorporata  in  IMA)  e  quindi procedendo  alla stima  di  una  figura  speciale  di “MOL di Gruppo”, in ragione della posizione di capogruppo della società I.M.A. Industria Macchine Automatiche  SpA,  cui  “risalgono”  in  tale  sua  qualità tutti  i  risultati  economici  delle  società appartenenti al Gruppo.”>, p. 58

Il danno emergente: la domanda è rigettata –  <il  danno  emergente  non  può  che  consistere  nella  perdita  di  valore, provocata dal fatto illecito del contraffattore, di un bene materiale o immateriale, posseduto dal titolare del diritto leso. Cama 1, con argomentazioni in verità piuttosto confuse, ha sostenuto, come sopra esposto, che, a causa della contraffazione oggetto della presente controversia, dell’esposizione della macchina contraffattoria a un’importante  fiera di  settore  e  della  pubblicazione della  stessa,  da  parte  di  Gima, sul  proprio  sito Internet, i  brevetti  violati  avrebbero  subito  una  perdita  di  valore  e  conseguentemente  sarebbero  stati, almeno  in  parte, vanificati  i  relativi  investimenti;  in  particolare, la  somma  spesa  per  la  ricerca  e  lo sviluppo dei trovati per € 328.882, la somma spesa per la tutela brevettuale per € 74.883 e le spese sostenute per la promozione pubblicitaria della macchina con i relativi brevetti per non meno di € 9.000.00>, p. 63

Contraria la CdA: <Nella  fattispecie  in  esame, peraltro,  risulta  provata  una  serie  di  circostanze da  cui  può invece ragionevolmente presumersi che nessun danno emergente abbia subito Cama 1:

– il CTU ha accertato che, anche dopo l’episodio di contraffazione in questione,Cama 1 non ha subito nessuna diminuzione di fatturato;. 

– il  fatto  illecito,  pur  certamente  commesso  in  Italia,  si  è  concretizzato  in  Canada, mercato in  cui  non hanno efficacia i brevetti azionati da Cama 1 nella presente  controversia e in cui, a causa del patto di esclusiva che la legava a Keurig, Cama 1 non avrebbe potuto vendere la sua macchina astucciatrice;

– Cama  1,  come  accertato  dal  CTU,  non  ha  ritenuto  di  ricorrere  ad  alcuna  azione  pubblicitaria riparatoria;

– l’investimento per la ricerca e lo sviluppo dei trovati poi brevettati è stato avviato al fine di effettuare la fornitura della macchina a Caffita s.p.a., quindi è presumibile che fosse stato già, se non totalmente almeno in parte, ammortizzato dalla vendita conclusa con tale cliente°> p. 63

il danno morale  –   <Premesso che il danno morale, per una persona giuridica che svolge attività di impresa, si identifica con il  danno  alla  sua  reputazione  commerciale,  di  persé  considerata,  a  prescindere  cioè  dalle  eventuali conseguenze economiche che ne siano derivate, nella fattispecie in esame Cama 1 non ha fornito alcuna prova  dell’esistenza di un dannodi  tale  natura,  tanto  più  che  la  violazione  del  suo  diritto  si  è concretizzata  con  la  vendita  della  macchina  contraffattoria  a  un  unico  cliente,  estraneo  al  mercato europeo  (dove  hanno  efficacia  i  brevetti  contraffatti),  esi  è  immediatamente  esauritain  seguito  alla reazione  di  Cama  1,  con  la  promozione  del  ricorso  perdescrizione  del  24.1.2013,  e  alla  conclusione dell’accordo  con  Mother  Parkers  del  10.3.2013 (con cui Cama 1 ha acconsentito a quest’ultima di ottenere la consegna di quanto già ordinato); pertanto apparecomunque verosimile che nessuna lesione della reputazione commerciale di Cama 1 si sia verificata>,  p. 64

L’effetto sulla lite della transazione conclusa da Cama1 con MP –  il quantum percepito da Cama1 va detratto dalla condanna inbase al principio della compensatio lucri cum damno:

<come  sopra  esposto, il  diritto  di  Cama  1  ad  ottenere  una  somma  commisurata  agli  utili  conseguiti  da Gima/IMA  trova  il  suo fondamento nel fatto che quest’ultima ha prodotto, venduto e si  apprestava  a consegnare a Mother Parkers le cinque macchine astucciatrici FTB 549-C, incorporanti i trovati di cui ai brevetti EP ‘612 e EP ‘151 di cui era titolare Cama 1; ebbene quest’ultima ha acquisito il diritto di ottenere il  pagamento  da  Mother  Parkers della somma di € 288.000 proprio con  la  stipulazione  della transazione del 10.3.2013, che trova il suo fondamento esclusivamente nel fatto che Gima/IMA aveva prodotto,  venduto  e  si  apprestava a  consegnare  a  Mother  Parkers  le  suddette  cinque  macchine astucciatrici FTB 549-C. Pertanto dal medesimo fatto, l’avvenuta vendita da parte di Gima/IMA a Mothers Parkers di cinque macchine astucciatrici, incorporanti i trovati di cui ai brevetti violati, sono derivati, da un lato, il danno che deve essere risarcito da Gima/IMA (che Cama1 ha chiesto venisse commisurato agli utili da quella conseguiti  dalla  vendita  illecita),  e, dall’altro lato,  il  guadagno,  consistente  nella  somma pagatada Mother  Parkers,  guadagno  che  Cama  1  non  avrebbe  mai  potuto  conseguire,  in  assenza  dell’attività illecita  posta  in  essere  da  Gima/IMAper  aver  venduto  a  Mother  Parkers  le  macchine  contraffattorie,  che Cama1 non avrebbe mai potuto vendere (per i motivi più volte richiamati>, p. 68.

Qui il concetto decisivo per procedere alla compensazione  è naturalmente quello di <medesimo fatto> , che da solo richiederebbe esame ad hoc.

Concorrenza sleale  –  <In ordine agli asseriti atti di concorrenza sleale, di cui all’art. 2598 n. 3 c.c. (secondo cui “compie atti di concorrenza sleale chiunque…. si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda”),  il  fatto della contraffazione dei  brevetti, di  cui  è  causa, non  costituisce  di  per  sé  un  atto  di  concorrenza  sleale,   in assenza  della  prova  di  una sua specifica e  autonoma rilevanza in  tal  senso,   tanto  più  che  nella  fattispecie in esame, per  tutte le ragioni sopra esposte (vale a dire la sussistenza del patto di esclusiva con Keurig, che impediva a Cama1 di vendere le proprie macchine nel mercato nordamericano), Cama 1, non avrebbe in ogni caso potuto lecitamente svolgere l’attività svolta da Gima/IMA, che quindi non può essere considerata quale attività concorrenziale con la sua. In  ordine  agli  asseriti atti di concorrenza sleale di cui all’art. 2598 n. 2 c.c., il fatto che  Gima/IMA abbia pubblicato  nel  proprio  sito  web  la  macchina astucciatrice  FTB  549-C,  incorporante  anche  i ritrovati  dei  brevetti  di  cui  è  causa,  non  costituisce  di  per  sé,  come  già  rilevato  dal  Tribunale, appropriazione  di  pregidei  prodotti  di  un  concorrente,  essendo  del  tutto  mancata  la  prova  della sussistenza  di  una  qualunque  attività  concreta,  svolta  da  Gima/IMA,  diretta  ad  attribuireal  proprio prodotto, dinanzi al mercato di riferimento, le caratteristiche innovative del prodotto della concorrente>,  p. 70/1

Pubblicazione della sentenza –  <La  pubblicazione  della  sentenza,  che, per quanto riguarda l’accertamento della validità dei brevetti azionati e la loro contraffazione, conferma quella pronunciata dal Tribunale di Milano, non è necessaria e  neppuredi  alcuna concreta utilità  riparatoria  del  danno  subito  da  Cama  1 in  conseguenza  della contraffazione accertata, in considerazione del fatto che la contraffazionerisulta attuata da Gima/IMA con riguardo al mercato nordamericano (in cui i brevetti contraffatti, azionati nel presente giudizio, non avevano alcuna efficacia), del  fatto che con l’accordo transattivo del 10.3.2013 Cama 1 ha  comunque autorizzato Mother Parkers a ricevere (e quindi ad utilizzare) le macchine contraffattorie edel fatto che, una volta eseguita la commessa in questione, la contraffazione non ha più avuto alcunulteriore seguito>, p. 73

Decadenza per non uso: altro grande marchio che vi incappa

anche la Ferrari non evita nua decadenza per non uso per uno de isuo imarchi, come era già successo per il marchio Big Mac su cui v. mio post 17.01.2019.

Nel caso de quo si trattava del marchio di forma rappresentante quella che poi sarà chiamata Ferrari 250 GTO.

Il marchio era il seguente:

(rappresentazione del marchio tratta dal database EUIPO)

La domanda di regitrazione era stata presentata il 24.12.2007 e accolta il 29.9.2008 (marchio N. 6 543 301). Il contestante osserva però che questo marchio è stato usato solo tramite 36 modelli di Ferrari 250 GTo prodotti tra il 1960 e il 1962.

L’ufficio europeo però accoglie la domanda di decadezna (dcisione 29.05.2020 della Cancellation division, proc. direvoca n° C 30 743,  leggibile nel data base EUIPO).

La norma pertinente è l’art. 58.1.a dell’ EUTMR (p. 4), reg. 2017/1001, v. la pag. sui testi normativi  nel sito dell’EUIPO),  secondo cui <<Il titolare del marchio UE è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda presentata all’Ufficio o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione:

a) se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo nell’Unione per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e non vi sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione; tuttavia, nessuno può far valere che il titolare è decaduto dai suoi diritti se, tra la scadenza di detto periodo e la presentazione della domanda o della domanda riconvenzionale, è iniziata o ripresa l’utilizzazione effettiva del marchio; peraltro, l’inizio o la ripresa dell’utilizzazione del marchio, qualora si collochi nei tre mesi precedenti la presentazione della domanda o della domanda riconvenzionale, a condizione che il periodo di tre mesi cominci non prima dello scadere del periodo ininterrotto di cinque anni di mancata utilizzazione, non vengono presi in considerazione qualora si effettuino preparativi per l’inizio o la ripresa dell’utilizzazione del marchio solo dopo che il titolare abbia appreso che la domanda o la domanda riconvenzionale potrà essere presentata; (..)>>

La decisione è interessante per i dettagliati profili fattual-probatori  e in particolare per i disperati tentativi di Ferrari di dare prova dell’uso. Però l’esito  è sfavorevole almeno per classe 12 , relativa a veicoli.

Il punto più rilevante è il paragrafo Class 12 della sezione Assessment of genuin use-Factors, p. 17/18

E’  vero che era stata ammessa la possibilità di uso salvifico avvenuto anche in una sola occasione: <In the Minimax judgment, the Court held that, in certain circumstances, use of the mark may be considered genuine also for ‘registered’ goods that had been sold at one time and were no longer available (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 40 et seq.).

This may apply where the proprietor of the trade mark under which such goods had been put on the market sells parts that are integral to the make-up or structure of the goods previously sold. The same may apply where the trade mark proprietor makes actual use of the mark for after-sales services, such as the sale of accessories or related parts, or the supply of maintenance and repair services>.

Tuttavia nel caso su iudice <the EUTM proprietor did not prove use of the mark in the course of trade for any of the goods in Class 12. The evidence demonstrates that a vehicle model in the shape of the mark used to be built between 1962 and 1964, but there is no evidence of use for these goods, or any of the other goods covered in Class 12, by the proprietor in the relevant period of time.

In this regard, it should be noted that reputation or goodwill of the contested EUTM on the part of the public, as attested by affidavit and confirmed by the press articles, are irrelevant in the case at hand.

As claimed by the EUTM proprietor, the evidence shows that a few vintage (second-hand) models of ‘Ferrari 250 GTOs’, the shape of which corresponds to the contested EUTM, have changed owners at auctions, private transactions, and some through specialist dealers. Furthermore, considering the nature of the goods concerned, which are very rare and highly expensive sports cars, as well as the structure of the relevant market, it is true that the number of vehicles sold under the mark does not, in principle, have to be extensive. However, such sales do not constitute genuine use attributable to the EUTM proprietor, because the latter does not have any influence on these resales.>

Si badi: le rivendite da parte degli acquirenti (cioè il mercato dell’usato) non valgono uso per il gruppo Ferrari. Ineccepibile: si tratta di condotte di terzi e non del titolare del marchio.

Inoltre l’assistenza postvendita era stata effettuate sotto il marchio Ferrari, non con quello contestato, p.  17/18.

Perciò <an overall assessment must be made taking account of all the relevant factors in the particular case. That assessment implies a certain interdependence between the factors taken into account. Thus, a low volume of goods marketed under that trade mark may be compensated for by high intensity of use or a certain constancy regarding the time of use of that trade mark or vice versa (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 36).
In the present case, the Cancellation Division considers that genuine use of the contested EUTM has been sufficiently demonstrated for the relevant factors in relation to toy vehicles, scale-model vehicles, whereas no use of the mark or proper reasons for non-use have been demonstrated in relation to any of the other goods for which it is registered.> p. 18.

Vedremo se Ferrari accetterà o meno la decisione .

La Cassazione sulla tutela penalistica dei segreti ex art. 623 c.p.

Messa a punto della Cassazione sulla tutela dei segreti approntata dall’art. 623 c.p.

Si tratta di Cass. pen. sez. V, ud. 11.02.2020 (dep.: 04.06.2020), n. 16975, rel. Belmonte, Tinti + 3.

Ivi si legge che <dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che la copertura offerta dall’art. 623 c.p., vada oltre quella predisposta dall’ordinamento civilistico all’invenzione brevettabile, e il giudice di legittimità ha più volte affermato che, ai fini della tutela penale del segreto industriale, novità (intrinseca od estrinseca) ed originalità non sono requisiti essenziali delle applicazioni industriali, poichè non espressamente richiesti dal disposto legislativo e perchè l’interesse alla tutela penale della riservatezza non deve necessariamente desumersi da questi attributi delle notizie protette>, § 5.2 Diritto.

Questo vuol dire che, <anche se la sequenza delle informazioni, che, nel loro insieme, costituiscono un tutt’uno per la concretizzazione di una fase economica specifica dell’attività dell’azienda, è costituita da singole informazioni di per sè note, ove detta sequenza sia invece non conosciuta e sia considerata segreta in modo fattivo dall’azienda, essa è di per sè degna di protezione e tutela. Non è necessario, cioè, che ogni singolo dato cognitivo che compone la sequenza sia “non conosciuto”; è necessario, invece, che il loro insieme organico sia frutto di un’elaborazione dell’azienda. E’ attraverso questo processo, infatti, che l’informazione finale acquisisce un valore economico aggiuntivo rispetto ai singoli elementi che compongono la sequenza cognitiva. E’ ciò che accade, appunto, nel caso di una azienda che adotti una complessa strategia per lanciare un prodotto sul mercato: i suoi singoli elementi sono senz’altro noti agli operatori del settore, ma l’insieme può essere stato ideato in modo tale da rappresentare un qualcosa di nuovo e originale, costituendo, in tal modo, un vero e proprio tesoro dal punto di vista concorrenziale per l’ideatore>, ivi.

Non è dunque possibile <operare … una assimilazione tra il segreto industriale di cui all’art. 623 c.p. e le informazioni segrete aziendali di cui all’art. 98 c.p.i. >,  § 5.3

Per la Corte, <il tema della possibilità di definire l’oggetto dell’art. 623 c.p. (e in parte anche dell’art. 622 c.p.), mutuandone la descrizione dall’art. 98 c.p.i. (…)  non [può]  essere affrontato attribuendo all’art. 98 c.p.i. la funzione di norma integrativa, poichè questo implicherebbe che, al concetto di segreto industriale, come definito da tale norma, possa essere attribuito valore generale. Ma ciò contrasta con il dato che lo stesso codice della proprietà industriale, all’art. 99, facendo salva la disciplina della concorrenza sleale, riconosce l’esistenza di segreti industriali che, pur non rispondendo ai criteri indicati dall’art. 98 c.p.i., sono meritevoli di tutela>, § 5.3.2.

Ne segue che,  anche dopo l’intervento legislativo del 2018, <può escludersi che il concetto penalistico di segreto soffra interferenze ad opera di quello ricavabile dall’art. 98 del codice di proprietà industriale (in tal senso Cass. Pen., Sez. 2, 11 maggio 2010, n. 20647; Sez. 5 n. 48895 del 20/09/2018, entrambe non mass.), risultando accolta, dall’art. 623 c.p., una nozione di segreto commerciale più ampia di quella descritta dall’art. 98 c.p.i.. Questo comporta che, se l’art. 98 c.p.i. non è norma idonea a definire i confini applicativi della fattispecie previsti dall’art. 623 c.p. – potendosi riscontrare, invece, solo una mera identità terminologica nel riferimento ai “segreti commerciali”, non sufficiente per giustificare una assimilazione anche della disciplina, in due settori diversi e indipendenti dell’ordinamento – tuttavia, in presenza di un know-how avente i requisiti previsti dall’art. 98 c.p.i., potrà accordarsi la tutela prevista dall’art. 623 c.p., trattandosi di notizie segrete ed essendovi un interesse giuridicamente tutelato al mantenimento del segreto. Laddove, invece, non sussistano i requisiti previsti dall’art. 98 c.p.i., dovrà individuarsi aliunde l’esistenza di un interesse giuridicamente apprezzabile al mantenimento del segreto>, § § 5.3.2

Si tratta di precisazioni utili a fini pratici, ma non particolarmente interessanti a fini teorici: il dettato dell’art. 623 cp. infatti non lascia molto spazio a posizioni opposte a quelle seguite dalla Corte.

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Finalmente la C.G. sul caso Constantin Film c. Youtube-Google (sul diritto di accesso del soggetto leso verso la piattaforma per informazioni sul vilatore)

Avevo postato la notizia delle conclusioni dell’AG nella causa C-264/19, relativa al diritto del soggetto leso di ottenere da Youtube alcuni dati relativi al violatore (email,  numero celllulare, indirizzi IP e informazioni sul relativo uso come data, durata etc.):

Sulle informazioni che il titolare della privativa violata può ottenere dall’intermediario digitale ex art. 8 § 2 lett. a, dir. 2004/48

Ora interverviene la Corte di Giustizia con sentenza 9 luglio 2020, negando le ragioni del soggetto leso e seguendo le conclusioni dell’AG

La norma di riferimento è l’art. 8 § 2 sub a) dir. 2004/48 e in particolare il cocnetto normativo di <<indirizzo>> (v. § 18 sentenza)

La CG dice che esso non è riferibile all’indirizzo email nè al numero di telefono nè all’indirizzo IP e dati relativi.

Infatti:

1) il senso abituale lo riferisce all’indirizzo postale, per cui se usato senza altre precisazioni non comprende i dati richiesti (§ 30).

2) i lavori preparatori non contengono elementi per accogliere la richeista di interpetazione ampia avanzatqa dal soggetto leso (§ 31)

3) nessub altro atto giuridico UE riferisce l’indirizzo ai dati richiesti dal soggetto leso (§ 32-33)

4) l’interpreaione è conferome all diritto UE posto dalla dir. de qua, la quale non dà tutela assoluta al titolare ma la contempera con diritti antagonistoi (§ 34 ss).

Mi limito ad avanzare dubbi sul punto 1 e circa l’ email.

Molti oggi parlano della casella di posta elettronica (e-mail o email) come di <indirizzo email>: per cui non avrebbe stonato affatto una decisione in senso opposto.   La Corte però nemmeno esamina questo punto.

La Corte Suprema degli Stati Uniti si pronuncia sulla genericità del marchio “Booking.com”

E’ arrivata alla Corte Suprema la questione della distintività del marchio <booking.com> dell’omonima compagnia olandese, nota in tutto il mondo per i servizi di prenotazione on-line di alberghi e simili: è la sentenza 30 giugno 2020 n. 19-46, United States Patent and Trademark Office e altri c. Booking.com B.V.

Lo United States Patent and Trademark Office (USPTO) aveva agito davanti alla Corte Suprema dopo due sconfitte nei gradi inferiori, pp. 5-6: in particolare proponeva alla C.S. l’accoglimento della regola per cui un termine generico rimane generico anche se unito al top level domain <.com>.

La Corte rigetta però la domanda

A p. 6 ricorda le regole principali in materia, secondo cui: i) è generico il termine che indica una classe di beni e servizi anziché alcune specifiche caratteristiche o esempi della classe; ii) Il giudizio di distintività riguarda l’intero segno e non una parte isolata; iii) è e decisivo il significato presso i consumatori.

Visto che le prove hanno dimostrato che<booking.com> non è percepito come generico dei consumatori, ciò basta per non ritenerlo generico, p. 7.

La Suprema Corte rigetta poi la forza del precedente Goodyear’s India Rubber Glove Mfg. Co. v. Goodyear Rubber Co., 128 U. S. 598 (addirittura del 1888!), secondo cui Goodyear Rubber Company non è suscettibile di appropriazione esclusiva: <<Standing alone, the term “Goodyear Rubber” could not serve as a trademark because it referred, in those days, to “well-known classes of goods produced by the process known as Goodyear’s invention.” (…) “[A]ddition of the word ‘Company’” supplied no protectable meaning, the Court concluded, because adding “Company” “only indicates that parties have formed an association or partnership to deal in such goods.” Ibid. Permitting exclusive rights in “Goodyear Rubber Company” (or “Wine Company, Cotton Company, or Grain Company”), the Court explained, would tread on the right of all persons “to deal in such articles, and to publish the fact to the world.”>>, p. 8.

Non si può invocare questo precedente, dice la SC, poichè il sistema dei nomi di dominio un’entità sola può avere un certo nome di dominio (ad es. <booking.com>),  sì che questa non può che essere un entità determinata e non un nome di genere. Ne segue che i consumatori, quando vedono <booking.com> pensano ad una specifica entità imprenditoriale e non ad un tipo generico di servizio, p. 9.

Infatti l’unico criterio è la percezione nel mercato: <<whether any given “generic.com” term is generic, we hold, depends on whether consumers in fact perceive that term as the name of a class or, instead, as a term capable of distinguishing among members of the class>>, p. 11.

Al § B la Corte affronta i profili di riduzione della concorrenza, che la registrazione comporterebbe: sono pure molto interessanti ma qui non possono essere affrontati perché richiederebbero esame specifico (v. sul punto l’opposta posizione del giudice Breyer, infra).

A parte la concurring opinion del giudice Sotomayor su profili secondari, è invece interessante l’opinione dissenziente del giudice Breyer, secondo il quale invece il segno <booking.com> è generico. Secondo lui, aggiungere il suffisso <.com> ad un termine generico, in linea di massima non aggiunge significato a quello proprio delle singole componenti . Infatti <<when a website uses an inherently distinctive secondlevel domain, it is obvious that adding “.com” merely denotes a website associated with that term. Any reasonably well-informed consumer would understand that “postit.com” is the website associated with Post-its. (…) Likewise, “plannedparenthood.com” is obviously just the website of Planned Parenthood (…) . Recognizing this feature of domain names, courts generally ignore the top-level domain when analyzing likelihood of confusion.(…) . Generic second-level domains are no different. The meaning conveyed by “Booking.com” is no more and no less than a website associated with its generic second-level domain, “booking.” This will ordinarily be true of any generic term plus “.com” combination. The term as a whole is just as generic as its constituent parts>>

Il punto più interessante dell’opinione dissenziente è quello relativo alla unicità del nome di dominio. Come detto sopra, questo punto è stato ritenuto decisivo dalla maggioranza per giudicare il segno “non generico” e per rigettare l’autorità della sentenza Goodyear.

La pensa all’opposto il giudice Breyer. Scondo lui (p. 7/8) questo  aspetto di funzionamento tecnico del sistema dei domain names non permette di differenziare dalla fattispecie esaminata in Goodyear.

infatti ad esempio <Wine Incorporated> implica l’esistenza di una specifica ed un’unica società incorporata secondo la legge di qualche Stato _USA. Analogamente i consumatori che si imbattessero in <The Wine Company> penserebbero ad una specifica compagnia e non al genere.  L’aggiunta  <<of the definite article “the” obviously does not transform the generic nature of that term>>, p.7. E’ irrilevante dire che i consumatori non lo usino come termine di genere e cioè che non direbbero mai <travelocity> [concorrente di Booking] è un booking.com intendo il genere, p. 7.

La questione non è semplice da dipanare ma alla fine è preferibile l’opinione del giudice Breyer. Del resto l’aggiunta di <Spa> o <srl> corrisponde  abbastanza sotto il profilo funzionale della comunicazione commerciale all’aggiunta di un top level domain. Anche da noi non può esistere una società con una denominazione identica ad un’altra (artt. 2564 e 2567 c.c.) e il fatto che ciò sia imposto dalla legge, anziché dalla dal profilo tecnico informatico, non permette di giungere a conclusioni diverse.

Quindi il marchio sub iudice doveva essere ritenuto generico, tranne l’effetto salvifico di un secondary meaning (da noi, ex art. 13 comma 3 CPI).

Sul grado di conoscenza del marchio nel mercato, Booking.com aveva portato gli esiti di sondaggi secondo cui <<74.8% of participants thought that “Booking.com” is a brand name, whereas 23.8% believed it was a generic name. App. 66. At the same time, 33% believed that “Washingmachine.com”— which does not correspond to any company—is a brand, and 60.8% thought it was generic>> p. 9.     Tuttavia questo sondaggio non induce il giudice Breyer a cambiare opinione: egli sembra anzi sostenere che l’imprecisione di questi sondaggi impedisca sempre di basarsi su di essi per affermare la distintività del segno. Qui la questione diventa probatoria: bisogna cioè capire se il sondaggio costituisca prova sufficiente di distintività oppure no.  Si tratta di una questione fattuale che può essere decisa solo caso per caso: e potrebbe anche essere decisa nel senso che un sondaggio è sufficiente a dare questa prova qualora secondo le regole della scienza statistica sia fatto molto bene e cioè sia  altamente rappresentativo.

E’ interessante la parte finale dell’opinione di Breyer sui profili anticoncorrenziali della registrazione di termini generici, pp. 10-11. Egli individua i seguenti: – il titolare di brevi e generici nome di dominio sono facili da ricordare;  – possono poi creare l’impressione di una maggiore autorevolezza e affidabilità ; – può comportare vantaggi specifici per la presenza in internet (profilo non chiaro); –  stante il sistema del nome di dominio, attribuisce  una automatica esclusività; – sono più facili da trovare per i consumatori i termini generici; – impediscono l’uso di termini simili (profilo non chiaro poiché se il marchio è assai debole, dobvrà sopportare un avvicinamento notevole dei segni dei concorrenti)

Sulla distintività di un marchio tridimensionale il caso degli stivali da neve Moon Boot

La Commissione di ricorso dell’EUIPO (di seguito solo: la Commissione) ha dato torto alla società italiana, produttrice dei notissimi stivali da neve Moon Boot, che pretendeva di proteggerli come marchio di forma. Si tratta della decisione 18 maggio 2020 nel proc. R 1093/2019-1, Tecnica Group SPA contro Zeitneu GmBH, (leggibile nel database EUIPO https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/1093%2F2019-1 )

Moon Boot richiesti in registrazione come marchio 3D (foto tratta dal database eSearch, EUIPO)

Nel 2011 veniva depositata domanda di marchio tridimensionale del noto stivale (vedi foto sopra) e la domanda veniva accolta con registrazione nell’anno successivo. Nel 2017 ne veniva però richiesto da società svizzera l’annullamento per mancanza di distintività; nel 2019 veniva accolta l’istanza dichiarandosi la nullità del marchio per i motivi indicati al § 6.

La Commissione precisa che la normativa di riferimento è costituita dal reg. 2017/1001, § 11.

Al § 26 la Commissione ricorda la giurisprudenza a cui intende attenersi in materia di marchi tridimensionali.

Particolarmente importanti sono gli ultimi tre trattini che qui riporto

<< –  However, the perception of the average consumer is not necessarily the same in relation to a three-dimensional mark consisting of the appearance of the product itself as it is in relation to a word or figurative mark consisting of a sign which is independent of the appearance of the products it designates. Average consumers are not in the habit of making assumptions about the origin of products on the basis of their shape in the absence of any graphic or textual element, and it could therefore prove more difficult to establish distinctive character in relation to such a three-dimensional mark than in relation to a word or figurative mark (20/10/2011, C-344/10 P and C-345/10 P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 46;    –    Only a mark which departs significantly from the norm or customs of the sector and thereby fulfils its essential function of indicating origin is not devoid of any distinctive character for the purposes of Article 7(1)(b) EUTMR (20/10/2011, C-344/10 P and C-345/10 P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 47);   –    Therefore, where a three-dimensional mark consists of the shape of the product in respect of which registration is sought, the mere fact that that shape is a ‘variant’ of a common shape of that type of product is not sufficient to establish that the mark is not devoid of any distinctive character for the purposes of Article 7(1)(b) EUTMR. It must always be determined whether such a mark permits the average consumer of that product, who is reasonably well informed and reasonably observant and circumspect, to distinguish the product concerned from those of other undertakings without conducting an analytical examination and without paying particular attention (see, to that effect, judgment of 07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 32)>>

Ne segue che <<the shape of the sign must diverge appreciably from the shape that is expected by the consumer – as stated above it must depart significantly from the norm or customs of the sector (19/09/2001, T-30/00, red-white squared washing tablet (fig.), EU:T:2001:223; 04/10/2007, C-144/06 P, Tabs (3D), EU:C:2007:577) – in other words, the shape must be so materially different from basic, common or expected shapes that it enables a consumer to identify the goods just by their appearance. The more closely the shape for which registration is sought resembles the shape most likely to be taken by the product in question, the greater the likelihood of the shape being devoid of any distinctive character for the purposes of Article 7(1)(b) EUTMR  >>, § 27

Dopo una disamina fattuale su altri prodotti concorrenti, la Commisisone affronta il profilo del consumatore d riferimento: è quello di tutta l’UE , non essendo legato a fattori linguistici, § 44. Inoltre si tratta del pubblico medio, dato che il marchio <<was registered in particular for footwear which are common goods for which the attentiveness of the relevant public is considered to be average, as their price is not exorbitant and they are not considered items that last a lifetime>>, ivi.

Poi rirpende quanto detto prima e cioè che the <<the perception of the relevant public is not necessarily the same in relation to a threedimensional mark consisting of the appearance of the goods themselves as it is in relation to a word or figurative mark consisting of a sign which is independent of the appearance of the goods it designates. Average consumers are not in the habit of making assumptions about the origin of goods on the basis of their shape or the shape of their packaging in the absence of any graphic or word element, and it could therefore prove more difficult to establish distinctive character in relation to such a three-dimensional mark than in relation to a word or figurative mark>>, § 45

Le caratteristiche distintive dello stivale o meglio della sua forme, secondo il titolare, sono quelle indicate al § 47: molte però hanno valenza technica o funzionale, § 48.

Inoltre molte sono usate dai concorrenti § 50 e segg. e ciò spt. per il laccio esterno,  § 51.

(si noti poi il profilo procedurale della utilizzabilità dei documenti presenti nei siti puntati da  link indicati dalle parti: ed anche se autonomamente ivi reperiti dall’Ufficio, parrebbe: § 54)

In breve ci sono molti altri concorrenti che offrono prodotti analoghi (per cui non c’è stato il distanziametno dalle prassi commerciali di settore, sopra ricordato) nè c’è stata prova che si tratti di licenziatari del titolare o comunque di prodotti a lui riconducibili, § 55.

La forma sub iudice, del resto, è tipica del c.d. doposci, § 56.

Bisogna insomma capire se <<such a mark permits the average consumer of that product, who is reasonably well informed and reasonably observant and circumspect, to distinguish the product concerned from those of other undertakings without conducting an analytical examination and without paying particular attention>>, § 59

Per cui ciò che alla fine conta è vedere se <<the shape as a whole departs significantly from the norms and customs of the sector. Therefore, although it is relevant, it is not necessarily fatal that some (perhaps even, all) of the features of a shape are not unique to the mark at issue or unusual in the sector concerned. Equally, the presence of one or more features which are  unique to the shape at issue, or at least unusual in the sector concerned, does not automatically mean that the shape as a whole departs significantly from the norms and customs of the sector. This may be a factor when, considered by itself, the unique or unusual feature(s) in question makes only a small contribution to the overall impression created by the shape>> § 61

Nel caso specifico la Commisione conclude che l’associazione, che può fare l’utente tra segno e titolare del marchio, essite ma non è univoca, § 63: infatti <<the design is a recognisable shape that is, and always has, subsisted in the fabric of the skiing industry>> § 65.

Nè serve allegare le molte imitazioni: queste, come la giurisprudenza insegna, provano semmai la mancanza di distintività, § 68 (punto teoricamente interessante e forse un pò frettolosamente trattato)

Del resto la forma ad <<L>>  è tipica degli stivali nè hanno distintività le altre caratteristiche dello stivale (suola antiscivolo, rivestimenti per tener caldo, etc.), § 72. Anche i lacci esterni son diffusi nel mercato, § 74.

In sintesi, <<the constituent elements of the contested mark taken individually and the shape created taken as a whole will be perceived by the relevant consumers as possible — or even common — variants of the presentation and decoration of those goods. It is clear from the above that the contested mark is sufficiently similar to other common shapes which are, thus, likely to be used for the goods at issue>> § 75.

Decisione priva di importanti considerazioni  in diritto ed interessante soprattutto per l’applicazione fattuale ad un prodotto che ebbe grandissimo successo commerciale in Italia.

lite su marchio tra studi legali e concetto di “uso” in caso di presenza su annuari pubblicitari

Interessante caso tedesco portato all’attenzione delle Corte di Giustizia (CG) che lo decide con sentenza 02.07.2020, C-684/19, mk advokaten GbR contro MBK Rechtsanwälte GbR.

Uno studio legale tedesco (MBK Recthtsanäalte, di seguito solo: Mbk R.) ottiene ragione contro altro studio legale (Mk Advokaten, di seguito solo: mk a.) per l’uso indebito del proprio marchio (acronimo, forse) <<MBK>> per servizi giuricici.

La sentenza passa in giudicato.

In seguito Mbk R. si accorge che su Google, digitando <MBK Recthtsanwälte>, le risposte portano ancora a <mk a.> e apre nuova lite.

<mk a.> si difende dicendo che queste nuove presenze in rete derivano dalla propria risalente presenza sull’annuario Das Örtliche . Nulla però può esserle ora addebitato, avendo esso fatto tutto chò che si poteva pretendere e cioè essendosi  cancellata dall’annuario stesso.

Ne segue , direi, che gli utilizzi da parte di terzi (motori di ricerca o altri annuari o comunque servizi pubblicitari) o avevano preso il marchio prima della cancellazione ma l’avevano usato dopo (o già prima ma i titolari non se ne erano accorti) oppuire l’avevano preso dopo poichè l’annuario non aveva dato applicazione (tempstiva) alla domanda di cancellazione (non è chiarito a quando risalga la ripresa da parte di quesrti terzi del segno presso l’annuario, sempre che sia tecnicamente accertabile).

Pertanto la questione giuridica consiste nel capire se la ripresa da parte di terzi dei segni distintivi altrui, presenti sull’annuario, sia qualificabile come <uso del segno> da parte dell’iniziale inserzionista <mk a.> ex art. 5 dir. 2008/95 Diritti conferiti dal marchio di impresa.

La risposta è intuitivamente negativa: la ripresa da parte dei terzi del segno MBK presente sull’annuario non può essere imputato a <mk a.> (in mancanza di responsabilità vicaria o simili).

La Corte così si esprime: <<infatti, il termine «usare» che figura all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/95 implica un comportamento attivo e il controllo, diretto o indiretto, sull’atto che costituisce l’uso. Ciò non accade se tale atto viene effettuato da un operatore indipendente senza il consenso dell’inserzionista … n conformità a tale giurisprudenza della Corte, spetterà, nella specie, al giudice del rinvio esaminare se derivi da un comportamento della mk advokaten, nel contesto di una relazione diretta o indiretta tra essa e i gestori dei siti Internet in parola, che tali gestori avessero messo l’annuncio on-line su commissione e per conto della mk advokaten. In assenza di un comportamento siffatto, si dovrebbe concludere che la MBK Rechtsanwälte non è legittimata, in forza del diritto di esclusiva previsto all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/95, ad agire contro la mk advokaten in conseguenza della pubblicazione on-line dell’inserzione su siti Internet diversi da quello dell’annuario Das Örtliche>> (§§ 23 e 25).

Ciò che non può  essere messo in dubbio.

E’ piuttosto interessante il cenno seguente: <Ciò non pregiudicherebbe, eventualmente, la possibilità per la MBK Rechtsanwälte di reclamare dalla mk advokaten la restituzione di vantaggi economici in base alle norme nazionali né quella di agire contro i gestori dei siti Internet in questione> §26.

Se il riferimetno ai vantaggi è un riferimento all’ingiusto arricchimento, effettivametne la competenza è solo del diritto nazionale.

Se invece il riferimento è al recupero dei profitti illeciti, allora opera l’armonizzazione prodotta dalla possibilità di introdurlo contemplata dall’art. 13 ult. §, dir. 2004/48.

Molto interessante infine è il cenno alla giurisprudenza tedesca sul dovere non solo di cancellarsi da un sito di annunci pubblicitari , su cui ci si era iscritti, ma anche di <<verificare, con l’aiuto degli usuali motori di ricerca, che i gestori di altri siti Internet non abbiano ripreso l’annuncio stesso e, se ciò accade, intraprendere un serio tentativo per far cancellare detti successivi referenziamenti. Tale giurisprudenza sarebbe fondata sulla considerazione che ogni presentazione dell’annuncio va a beneficio della persona i cui prodotti e servizi vengono in tal modo promossi. Spetterebbe di conseguenza a tale persona svolgere, in caso di pregiudizio di un altrui diritto, le attività necessarie affinché tutte le occorrenze su Internet dell’annuncio di cui trattasi siano soppresse.>>, §§ 13-14.

Sarebbe interessante ragionare sul se l’omissione di tale verifica costituisse culpa pure secondo il nostro art. 2043 e/o secondo il (complesso tema del) profilo soggettivo della violazione di marchio.

In sentenza è abbondantamente citato il precedente CG 03.03.2016, C-179/15, Daimler AG contro Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft., di provenienza ungherese ove però i) l’iniziale presenza in internet era stata autorizzata dal titolare in base a contratto poi risolto, ii) l’inserzionista aveva chiesto a vari siti internet di cessare l’abbinamento del proprio nome al segno <Mercedez Benz>. La massima pertinente dice: << L’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2008/95, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, deve essere interpretato nel senso che un terzo, indicato in un annuncio pubblicato su un sito Internet che contiene un segno identico o simile a un marchio di impresa tale da dare l’impressione che sussista un rapporto commerciale tra quest’ultimo e il titolare del marchio, non fa un uso di tale segno che può essere vietato da detto titolare in forza della citata disposizione qualora la pubblicazione di tale annuncio non sia stata eseguita o commissionata da tale terzo, o anche nel caso in cui la pubblicazione dell’annuncio sia stata eseguita o commissionata da tale terzo con il consenso del titolare, qualora detto terzo abbia espressamente preteso dal gestore di tale sito Internet, al quale aveva commissionato l’annuncio, di cancellare quest’ultimo o la dicitura del marchio che vi figura.                  Infatti, se la messa in rete, su un sito Internet di ricerca, di un annuncio pubblicitario che menziona un marchio altrui è imputabile all’inserzionista che ha commissionato tale annuncio e su istruzione del quale il gestore di tale sito, in qualità di prestatore di servizio, ha agito, non si possono, invece, imputare a tale inserzionista atti o omissioni di un tale prestatore che, deliberatamente o per negligenza, non tiene conto delle istruzioni espressamente fornite da detto inserzionista volte, precisamente, a evitare tale uso del marchio. Pertanto, qualora detto prestatore si astenga dal dar seguito alla richiesta dell’inserzionista di cancellare l’annuncio in questione o la dicitura del marchio che vi figura, la comparsa di tale dicitura sul sito Internet di ricerca non può più essere considerata un uso del marchio da parte dell’inserzionista>>