Tag: brevetti di invenzione

Trib. Venezia sulla closest prior art per determinare l’attività inventiva dell’invenzione brevettanda

Trib. Venezia 7 novembre 2022, sent. n° 1873/2022, RG 11305/2018, rel. Boccuni,  JP STEEL PLANTECH c. Danieli spa (notizia e testo da giurisprudenzadelleimprese.it):

Premessa:

<<L’art. 48 D.Lgs. n. 30/2005, nel regolare il requisito di brevettabilità dell’attività inventiva, prescrive che l’invenzione è considerata come implicante una attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulti in modo evidente dallo stato della tecnica, di modo che il brevetto deve considerarsi nullo ove l’invenzione sia in modo evidente ricompresa nello stato della tecnica noto, secondo il parametro di valutazione proprio del tecnico del ramo.   In altre parole, deve giungersi ad affermare la nullità del brevetto ove l’inventore poteva giungere alla soluzione del problema tecnico evidenziato sulla scorta del complesso delle conoscenze ed indicazioni tecniche note al momento della domanda di brevetto. Inoltre, lo stato della tecnica rilevante ai fini del giudizio sulla attività inventiva è quello definito dai commi 1 e 2 dell’art. 46 D.Lgs. n. 30/2005, comprendendosi le conoscenze dello stato della tecnica inerenti il settore di appartenenza dell’invenzione a cui si aggiungono le cognizioni tecniche generali ovvero quelle relative a settori vicini da selezionare, tuttavia, in modo tale da individuare quelle che il tecnico del ramo avrebbe effettivamente preso in considerazione per affrontare il problema tecnico oggetto dell’invenzione brevettata>>.

Andando poi al punto:

<<Al fine di giudicare l’altezza inventiva del trovato, il criterio utilizzato del problem solution approach richiede di individuare la c.d. closest prior art, ovvero l’anteriorità che rappresenti il punto di partenza più promettente per giungere al trovato, dovendo essa essere diretta al medesimo scopo o effetto dell’invenzione o almeno appartenere al medesimo campo della tecnica o a campo molto vicino a quello del trovato. Così, la closest prior art è quella che corrisponde ad un simile uso e che richiede i minori cambiamenti strutturali o funzionali per giungere all’invenzione. Inoltre, il giudizio di evidenza o di non evidenza del trovato deve essere condotto valutando gli insegnamenti che avrebbe considerato e, quindi, ciò che avrebbe fatto, partendo dall’arte nota anteriore più prossima, la persona esperta del ramo: se il problema tecnico spinge l’esperto a cercare la sua soluzione in un altro settore, lo specialista di detto settore è la persona qualificata a risolvere il problema, chiarendosi così che, se lo stato della tecnica non contenga suggerimenti nel senso di guardare a diversi campi, rispetto a quello in cui il problema tecnico si è posto per trovare la soluzione, il riferimento allo specialista di quel campo ed alle sue conoscenze come base di partenza per il giudizio di non evidenza, sarebbe frutto di una analisi a posteriori che penalizzerebbe il titolare, in quanto non sarebbe stato ovvio per l’inventore attingere al sapere di un altro ramo.
Ciò che appare dirimente, quindi, è che la prior closest art contenga suggerimenti oggettivi, anche impliciti ma riconoscibili, per arrivare al trovato di cui si discute della validità in ragione della soluzione data al problema tecnico>>.

La novità nelle c.d purity inventions

Il miglioramento del grado di purezza di un composto chimico è una invenzione brevettabile? Astrattamente si, non c’è dubbio: probabilmente è anzi cosa non infrequente nella storia delle invenzioni farmaceutiche.

E come si colloca il giudizio di novità (distacco dallo stato della tecnica) nel caso specifico? Lo spiega il Bord of appeal dell’EPO 01 giugno 2022, caso T 0043/ 18 – 3.3.02, ” Pharmaceutical dosage form comprising oxycodone hydrochloride
having less than 25 ppm 14-hydroxycodeinone “, titoalre del vrevetto comntetao EURO-CELTIQUE S.A..

Il Board si basa sulla decisione T 1085/13 di cui riporta i passaggi conclusivi fatti propri:

<< 2.4   “A claim defining a compound as having a certain purity
therefore lacks novelty over a prior-art disclosure
describing the same compound only if the prior art
discloses the claimed purity at least implicitly, for
example by way of a method for preparing said compound,
the method inevitably resulting in the purity as
claimed.
Such a claim, however, does not lack novelty if the
disclosure of the prior art needs to be supplemented,
for example by suitable (further) purification methods
allowing the skilled person to arrive at the claimed
purity.
3.8 The question of whether such (further) purification
methods for the prior-art compound are within the
common general knowledge of those skilled in the art
and, if applied, would result in the claimed purity, is
not relevant to novelty, but is rather a matter to be
considered in the assessment of inventive step.”
(emphasis added by the present board) >>

E quindi aplicandolo al caso sub iudice:

<< 2.6  As stated above, it was accepted in the contested
decision that D1-D3 and D15 [cioè le anteriortà dedotte] did not, even implicitly,
disclose the purity recited in claim 1. Furthermore,
the opposition division concluded a lack of novelty
despite accepting that the evidence on file
demonstrated, at the effective date of the patent, that
there was “no specific [oxycodone hydrochloride]
preparation available on the market which would have
met the claimed purity criteria” (contested decision,
3.3.3, second paragraph, final sentence).

It is abundantly clear therefore that in the present case,
the prior art D1-D3 and D15 would need to be
supplemented with suitable further purification methods
in order to (potentially) arrive at the claimed purity,
which, as stated in the second and third paragraph
cited from T 1085/13 above, cannot lead to a lack of
novelty of the claimed subject-matter, but is rather a
matter to be considered in the assessment of inventive
step >>.

Soluzione convincente.

Si v.no le Guidelines dell’EPO al § 6.2.4 Achieving a higher degree of purity.

(notizia dal post di Rose Hughes in IPKat del 30 agosto u.s.)

Breve ma denso saggio su Nature intorno alla brevettabilità delle ivnenzioni prodotte da intelligenza artificiale: è meglio una legge ad hoc

Breve ma interessante intervento su Nature circa il tema in oggetto (George A.-Walsh T., Artificial intelligence is breaking patent law, Nature, 24.05.2022).

In tre pagine gli aa. illustrano efficacemente lo stato dell’arte.

Ritengono sia meglio una legge ad hoc che un’integrazione delle disposizioni esistenti.

Significativo è il ragionamento sui rapporti internazionali, sopratuttto in relazione agli Stati importatori di tecnologica che hanno poche risorse per pagare le licenze (e il caso dei vaccini anti covid19).   Propongono allora un trattato interenazinale

Il Tribunale di Milano sulle invenzioni dei dipendenti (art. 64 cpi) e tutela dei segreti commerciali (art. 98 cpi)

Il Tribunale di Mliano è intervenuto sulle invenzioni dei dipendenti con una sentenza portante qualche interessante riflessione.  Si tratta di Trib. MI 282/2019 del 14.01.2019, Rg 49376/2041, da poco pubblicata su giurisprudenzadelleimprese.it.

L’ex dipendente aveva depositato domanda brevettuale , per cui l’azienda aveva agito in giudizio per far valre la natura di invenzione di servizio, con applicazione della disciplina relativa (art. 64 c.1 cpi). Il convenuto aveva invocato, tra le altre, la natura di invenzione occasionale ex art. 64 c. 3 cpi.

Al § 3 il giudice riepiloga la distinzione tra le tre tipoliguie di invenzione, enucleabili dall’art. 64 cpi.

Poi ravvisa nel caso specifico una invenzione d’azienda, visto che:

<<– non si tratta di un’invenzione di servizio, non prevedendo il contratto di assunzione né direttamente né indirettamente quale oggetto dell’incarico alcuna attività inventiva né essendo prevista una specifica remunerazione a tale fine a titolo di compenso (cfr. doc. 3 di parte attrice). In proposito giova rammentare che, secondo gli indirizzi di legittimità, è onere del datore di lavoro provare la specifica retribuzione per l’attività inventiva svolta (cfr. Cass. 1285/2006), non essendo sufficiente allo scopo neppure la prova di avere corrisposto una somma superiore ai minimi, onere qui non assolto;

– non si tratta di un’invenzione occasionale, estranea all’attività cui il Fischetto era adibito, non sussistendo qui una mera coincidenza temporale tra il deposito del trovato ed il rapporto di lavoro che legava le parti. Il trovato rientrava nello specifico campo di ricerca e sperimentazione a cui era dedita l’attrice>> (p. 10).

Osssrva poi che <<Non colgono nel segno le eccezioni svolte dal convenuto:
-in merito alla mancata menzione nel contratto di lavoro di compiti di ricerca. Come accennato, sono le reali attività e mansioni espletate dal dipendente che vengono in rilievo al fine dell’applicazione delle diverse ipotesi di cui all’art. 64 c.p.i.;>> (p. 12)

Ricorda <<Per completezza: non risulta in questa sede formulata domanda di equo compenso che spetterebbe all’ex lavoratore: tale pretesa non può dunque essere esaminata>>, p. 13. E’ ben strano che il difensore non abbia avanzato questa pretesa, magari in via subordinata.

Circa la protezione dei segreti ex art. 98 cpi, ha ravvisato l”esistenza dei requisiti di legge e quindi ha accolto la domanda.

Sono di interesse soprattutto le osservazioni sulle misure di protezione: <<parte attrice ha allegato e provato la protezione attraverso password e credenziali personali (cfr. le testimonianza resa in proposito da Tiziano Baroni: “anche Fischetto aveva un computer portatile con password personale non conosciuta dall’azienda. Le informazione salvate sul pc personale sono accessibili solo al singolo utente, quelle salvate sul server sono accessibili ad alcuni gruppi di persone autorizzate, poi c’è un ulteriore porzione di server accessibile al singolo utente. Tutte le informazioni strategiche sono salvate sul server per evitare che nell’ipotesi un cui un pc si rompa le stesse vadano perse. Tali informazioni sono accessibili con autorizzazione o con password”).Tali misure adottate da Bettini erano ragionevolmente adeguate a mantenere segrete le informazioni di cui discute. Inoltre, il contratto di assunzione sottoscritto con Ivan Fischetto prevedeva all’art. 10 l’obbligo di segretezza,imponendo al lavoratore di non rivelare alcuna informazione acquisita in costanza del rapporto di lavoro (cfr. doc. 3 di parte attrice);>>

Vediamo infine la statuizione sulla domanda  brevettuale.

L’attrice aveva domandato: <<..; 2) accertare e dichiarare che il diritto al brevetto e al relativo deposito e registrazione della domanda di brevetto italiano n. MI2013A1265 (“Brevetto”), meglio descritto in narrativa, spetta alla Bettini Spa (in sede di conclusioni attrice) ai sensi dell’art. 118 secondo comma CPI; 3) trasferire a nome dell’attrice il Brevetto, nel caso in cui nelle more del giudizio il Brevetto venga concesso ai sensi dell’art. 118 terzo comma lett. a CPI;…; 7) inibire l’uso del processo e prodotto oggetto dell’invenzione tutelata dal Brevetto;>> (p. 2).

Il Giudice così ha provveduto: <<1. accerta e dichiarare che il diritto alla brevettazione e al relativo deposito e registrazione della domanda di brevetto italiano n. MI2013A1265 depositato in data 29.7.2013 presso U.I.B.M. spetta alla Bettini s.p.a. ai sensi dell’art. 118 secondo comma CPI; 2. dispone il trasferimento a favore dell’attrice del brevetto indicato al punto n. 1, incaricando UIBM dei relativi adempimenti; 3. inibisce al convenuto l’uso del procedimento oggetto di invenzione di cui al punto sub. 1;>>