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Sulla rivendicazione di priorità al fine di determinare la novità brevettuale

Due aspetti significativi quando si rivendica una priorità :

1) che si tratti della stessa invenzione;

2) che sia relativa a domande estere designanti l’italia e per le quali siano state pagare le realtive tasse.

Se il primo aspetto manca e quindi la priorità non opera, bisogna vedere  se -passando al punto 2)-  la mancata designazione e pagamento rendano dette domande  delle anteriorità distruttive: e la risposta è negativa, alla luce dell’art. 46,3 cpi.

Si veda Trib. Milano n. 1523 del 21.02.2022, RG 34246/2017, rel. Barbuto, Tuttoespresso srl c. Illycaffè spa:

<<B.3. Ciò posto, reputa il Collegio che occorra esaminare, anzitutto, l’eccezione di nullità della porzione italiana del brevetto di parte attrice, sollevata dalla convenuta incidenter tantum.
B.3.A L’eccezione in parola risulta svolta sotto un duplice profilo, l’uno attinente a dedotta mancanza di novità, per insussistenza di valida rivendicazione di priorità, con riguardo alle due precedenti domande di brevetto europeo del 28.3.06 e del 3.8.06, ricomprese tra le priorità rivendicate nel brevetto Tuttoespresso EP ‘343; l’altro, attinente a mancanza di novità ed altezza inventiva, rispetto allo stato della tecnica.
Ritiene il Collegio che lo scrutinio dei predetti profili, così come svolto dal CTU in relazione, sia interamente da condividere e possa, perciò, essere qui recepito.
Con riguardo al profilo della novità cd estrinseca, cioè della differenza formale tra l’invenzione e lo stato della tecnica rilevante -ex art.54 della Convenzione sul brevetto europeo, del 5.10.1973, secondo l’Atto di revisione adottato dalla Conferenza OEB il 29.11.00 -cd EPC 2000 -entrato in vigore in Italia il 13.12.07, cui corrisponde l’art.46 CPI -il CTU muove dal rilievo per cui le domande di priorità EP 06006430.0 ed EP 06016214.6 non designano l’Italia, poiché non risultano pagate le tasse di esame e designazione, e, non essendo domande di brevetto europeo a tutti gli effetti, denominate Euro-PCT, non possono dirsi regolarmente pubblicate, sicché non appartengono allo stato della tecnica, ex art.46 terzo comma CPI, ed ex art.54, terzo comma, EPC 2000 -nel testo in vigore dopo la modifica introdotta con l’art.26, secondo comma, del D.Lgs.n.131/2010.
Le due domande di brevetto, del marzo ’06 e dell’agosto ’06, descrivono un procedimento, nella fase di pre-immersione, in cui è raggiunta una pressione compresa tra intervalli specifici, mentre in nessun punto vi compare esplicitamente l’insegnamento relativo al fatto che la pressione nella capsula nell’intervallo di mantenimento dev’essere di almeno 3 bar.
Osserva a tal riguardo il CTU che al riguardo si hanno nei brevetti di priorità indicazioni relative ad intervalli che hanno come limite inferiore non sempre e solo almeno i 3 bar, ma anche i 2 bar (EP 541, col. 4, par. [0032] ove si legge: che la prima pressione a cui la pompa viene interrotta può essere compresa tra 2 e 20 bar, preferibilmente tra 3 e 17 bar: con pressioni nell’intervallo tra 3 e 8 bar i risultati sono eccellenti) (relazione, pag.31). Poiché -prosegue il CTU -l’intervallo 3-17 bar è contenuto nel più ampio intervallo di “almeno 3 bar”, ovverosia da 3 bar in su, l’intervallo 3-17 priva di novità l’intervallo di “almeno 3 bar”, sicché, qualora EP ‘343 non godesse del diritto di priorità, la rivendicazione 1 di EP ‘343, e con essa le rivendicazioni dalla 2 alla 8, sarebbero nulle per mancanza di novità.
Ma, appunto, tali due domande di priorità non fanno parte dello stato della tecnica rilevante ai fini del giudizio di novità, poiché non validamente pubblicate, rispetto alla data di deposito del brevetto EP ‘343 -cioè, il 28.3.2007 -e non sono, perciò, opponibili per novità alla rivendicazione 1 di EP ‘343>>

Limitazione di brevetto europeo e decorrenza dei suoi effetti

Il principio di diritto formulato da Cass. 21.402 del 2019), per cui «Ove un brevetto europeo rilasciato per l’Italia sia assoggetto a una procedura di limitazione avanti all’Ufficio europeo dei brevetti, la protezione deve ritenersi definita dal contenuto della limitazione con effetto retraoattivo, e ciò a prescindere dalla nullità che poteva originariamente investire le rivendicazioni modificate attraverso la procedura stessa», viene applicato da App. Milano n. 1154 del 13.04.2021,  RG 4260/2019, Tecnimed c. Artsana (brevetto su termometro misuratore di temperatura).

Nessuna considerazione particolarmetne interessante sul punto.

In presenza di disposizioni come l’art. 68 Conv. brev. europeo, la retroattività non è evitabile (anche se pare esista dottrina contraria: v. Ubertazzi comm. breve alle letgtgi sulla PI, Cedam, 7 ed., ….). In presenza di rinuncia ad una pretesa giuridica, irrilevante è certo il tipo di eventuale difetto di suo fatto costitutuitvo della stessa (nel caso: il motivo di nullità brevettuale).

Va notato che , a differenza della CBE, la disposizione nazionale (art. 79 cpi) non regola l’effetto temporale prodotto dalla limitazione.

Più interessante è qualche considerazione proessuale. Ad es. il rigetto della domanda di pubblicazione, giustificato sulla passata sospensione della commercializzazione e sul fatto che nelle more il brevetto azionato era scaduto.

Rimedi risarcitori, restitutori e punitivi in caso di violazione brevettuale

E’ intervenuta in tema di violazione brevettuale Cass. n. 5.666 del 02.03.2021, rel. Iofrida, Cappellotto spa c. Farid Industrie spa.

A parte alcune interessanti spunti processuali (per i quali servirebbe conoscere gli atti di causa ma sui quali comunque non mi fermo), due sono quelli qui  ricordati: novità intrinseca e rimedi ex art. 125 cpi,

Sul primo, nulla di interessante, ripetendo tralatice posizioni sulla differenza tra invenzine e modello di utliità: <<In conclusione, mentre sono brevettabili come modello di utilità i trovati che incrementano la comodità d’uso, grazie a soluzioni che migliorano l’efficacia di un prodotto noto, senza introdurre modifiche rivolte a risolvere specifici problemi di funzionamento delle versioni precedenti di quello, sono brevettabili come “invenzioni di perfezionamento o di combinazione” tutti quei trovati che consistono in modifiche rappresentanti, ad un tecnico medio del ramo, una soluzione nuova e non evidente ad uno specifico problema posto dal funzionamento dei precedenti prodotti analoghi.

Orbene, poichè le cosiddette “invenzioni di combinazione” sono caratterizzate dall’esplicito utilizzo di tecniche e procedimenti in tutto o in parte già noti, raggiungendosi un risultato nuovo attraverso la loro coordinazione originale, rispetto ad esse i requisiti di novità ed originalità vanno valutati proprio in relazione al quid pluris rappresentato dalla combinazione ed utilizzazione dei suddetti elementi (ancorchè non nuovi), al fine di ravvisare la sussistenza di un contributo inventivo ulteriore rispetto alla pura e semplice continuità tecnica e, trattandosi di questione di fatto, tale accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato, ora nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5>>

Più interessante il secondo tema, relativo all’art. 125 cpi, che richiede ancora sistemazione ermeneutica.

– I-

Qualche passaggio lascia perplessi. Ad es.:  <<Il comma 1 della disposizione in esame individua, tuttavia, dei parametri da cui potere desumere indirettamente il danno, sia pure in via di approssimazione (quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall’autore della violazione e il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione): si fa rinvio, tra i criteri da seguire per determinare l’entità del pregiudizio subito dal titolare della privativa, non soltanto al tradizionale pregiudizio di tipo patrimoniale, ma anche alla categoria del danno morale, quale il danno all’immagine commerciale dell’imprenditore, o la perdita di investimenti pubblicitari, ed al parametro dei benefici ricavati dal contraffattore (indipendentemente quindi dalla retroversione degli utili, di cui al comma 3, della disposizione in esame, che può essere chiesta in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura eccedente tale risarcimento), in un’ottica non solo indennitaria ma anche riparatoria, giustificata dall’obiettivo di tutela di una corretta attività di mercato. Si tratta, in buona sostanza, di una regola speciale nell’ambito del rimedio risarcitorio, di norma volto a compensare per equivalente, attraverso un pagamento commisurato alla perdita et ricchezza sopportata, chi ha subito la violazione.>>

Il danno morale, anche concesso che si applichi alle imprese collettive e non solo alle persone fisiche, non comprende la perdita di inverstimenti pubblicitari (cocnetto -poi- che andrebbe prima definito) , i quali semmai costituiscono danno emergente.

Poi non cbhiarisce la distinzione (civilistica) tra indennità e riparazione, usandolo con troppa leggerezza

Ancora, non è una regola speciale all’interno del risarcimento: o è compensazione d ipregiudizio, e allora vi rientra in toto, o non mira a compensare, e allora è altro dalla compensazione.

-II-

sul c. 2: <<senza l’onere per il titolare della privativa di dimostrare quale sarebbe stata la certa royalty pretesa in caso di ipotetica richiesta di una licenza da parte dell’autore della violazione, non rappresentando detto criterio il danno effettivamente subito ma un c.d. “minimo obbligatorio”.>>.

Bisogna intendersi: non deve dimostrare la propria ipotetica royalty, ma deve però dimostrare (ex onere della prova, art. 2697 cc) quella ipotetica di mercato per casi simili (cosa non facile, dovendosi trovare un’invenzione simile)

-III-

Circa il c. 3 della’rt. 125 cpi, <<il titolare danneggiato potrà chiedere il risarcimento del danno nella forma alternativa della restituzione degli utili del contraffattore.

Si tratta sempre di una forma di ristoro, forfettario, del lucro cessante, che può quindi cumularsi al danno emergente e che può essere chiesta o in via alternativa al risarcimento del mancato guadagno o nella misura in cui gli utili del contraffattore superino il suddetto pregiudizio subito>>.

Errore concettuale: non è risarcimento ma punizione o quanto meno restituzione di indebito (a scusa, però, va detto che c’è pure qualche dottrina che parla di compensazoine).

Quindi nemmeno è ristoro del lucro cessante, essendo statisticametne improbabilissimo che lo stesso utile l’avrebbe prodotto la vittima: esso dipende da svariati fattori (quindi a rigore nemmeno si tratta di restituzine di indebito).

-IV-

Ai sensi del risarcimenot ex c. 1, dice la SC,  <SI DEVE> tener conto degli utili del contraffattore. Passaggio importate, ma forse azzardato.

-V-

calcolo dei profitti: <<Questa Corte (Cass. 8944/2020) ha poi, di recente, rilevato che l’utile percepito dal contraffattore non corrisponde all’intero ricavo derivante dalla commercializzazione del prodotto contraffatto, ma al margine di profitto conseguito da colui che si è reso responsabile della lesione del diritto di privativa, deducendo i costi sostenuti (produttivi e di distribuzione) dal ricavo totale.>>.

Aspetto praticamente assai significativo e di competenza in prima battuta degli aziendalisti (ma poi pure dei giuristi)

-VI-

Perplessi lascia il § 6.8, che censura la royalty media a favore dell’applicazione del MOL (margine operativo lordo) incremetnale proprio della vittima , calcolato però sul fatturato del violatore.

Errato, però.

O si applica il c.1 (eventualmente col minimo sindacale del c.2) o  il c.3.

Se si applica il c-.1 , il fattorato del violatore è irrilevante dovendosi guardare ai suoi profitti/utili e comunqjue è solo  un possibile spunto (a mio parere rararamente sarà utile).

Se si applica il c.3, il MOL della vittima è irrilevante, rlevando solo quellodel violatore.