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La crowded art riduce il tasso di distintività del marchio azionato

Alessandro Cerri in IPKat ci propone High CourT of Justice inglese 19 luglio 2023, Case No: IL-2018-000115, giudice Mellor, per cui il primo dei due marchi seguenti non è violato dal secondo.

Le differenze sono modeste dato che fantino e cavallo non hanno un ruolo dominante (§ 264) e che il settore delle magliette polo è assi affollato di marchi analoghi.

Il passo più interessante è quello circa la valorizzazione della crowded art: essa conta circa il giudizio di distintività del segno azionato, che si riduce se il settore è pieno di prodotti affini marcati in modo assai simile.

Mi pare esattissimo.

<<66  As far as I could tell, the Ds did not engage with the Cs’ arguments as to context but it seems to me that these submissions confuse two separate but related concepts and involve a non-sequitur between the first two and the last two points. The concepts are related in the sense that they both involve things that impinge on the mind of the average consumer and (may) influence the result.

67. There are sound policy reasons for not taking an over-expansive view of the context of the allegedly infringing use. These can be readily understood in the examples which the Deputy Judge had in mind in [24]. The use of ‘Fake Rolex’ or ‘Imitation Louis Vuitton’ does not escape infringement of the famous marks.

68. Although, as I have indicated, the Cs suggested this case was all about context, the Ds put their case differently. Instead, the Ds submitted the key here was to focus on the nature of the mark, the message it conveys to the consumer and hence on its distinctive character. Implicitly, the Ds therefore agreed with the notion that the relevant context was ‘local’, and so do I.

69. Taking a step back from the detail, if I assume for a moment that RL Polo, USPA and all the other third party ‘polo’ brands had never existed and BHPC was the first ‘polo’ brand which created the market and Sign 3 was freshly launched onto the market (for this purpose, assume UK), the infringement action would look very different – in short, it would be far more likely to succeed.

70. Instinctively, the long-standing presence of RL Polo, USPA and possibly other third party ‘polo’ brands must create a different situation. I agree with the Ds that it is necessary to assess the nature of the Cs mark, what it conveys to the average consumer and its distinctive character in this market which can be characterised as somewhat crowded with ‘polo’ themed brands. This is not a ‘context’ issue, and the distinction is clear: context is concerned with an examination of the use complained of, whereas the Ds are saying that it is the Cs mark which brings to that examination the relevance of other ‘polo’ brands in the market, provided they impinge on the way in which the average consumer views and recalls the Cs’ mark>>

<<.74. Once again, it is apparent that Marcus Smith J. considered that the relevance of other ‘polo’ brands went to distinctiveness or the lack of it. I should make it clear that the point I derive from Greenwich Polo is additional support for the point of law that the relevance of a ‘crowded market’ is to distinctiveness of the registered trade mark in issue. I should also emphasise that, whilst that case involved the same Cs’ registered trade marks as in this case, the Greenwich Signs were very different from those I have to consider. Furthermore and most importantly, I have received different evidence in this case – I have not received any evidence from Mr Durbridge>>.

L’ emoji I LOVE YOU per servizi finanziari non è distintivo

Il 2° board of appeal dell’EUIPO , 1 giugno 2023, Case R 2305/2022-2, Käselow Holding GmbH (qui la pag. web del fascicolo e qui il link diretto al pdf in inglese, traduz. automat. da orig. tedesco), conferma che l’emoji I LOVE YOU nell’ ASL american sign language non è distintivo per servizi finanziari

E’ irrilevante che di solito avvenga con mano destra.

<<22 In general, it should be pointed out that the main function of an emojis is to provide emotional references which are otherwise lacking in tilted entertainment. Emojis therefore function as a parallel language, which convey a nuanced meaning and make it  easier to express feelings. They are often connected with positive communication. As a rule, they are not perceived as an indication of origin.
23 This finding is also in line with the case-law, which states that it is sufficient for the finding of a lack of distinctive character if the sign exclusively conveys an abstract promotional statement and is primarily interpreted as an advertising slogan and not as an indication of the origin of the service (05/12/2002, T-130/01, REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, EU:T:2002:301, § 29-30).
24 It also corresponds to the decision-making practice of the Board, according to which the average consumer is accustomed to a large number of pictograms such as emblems and emojis which represent emotions and are generally used in private communication to express generally positive feelings, such as joy, consent, enthusiasm or happiness. Such pictograms (including emojis) are perceived by the relevant public as a general advertising message or purely decorative elements that are devoid of any distinctive character (see, inter alia, 17/01/2018, R 1489/2017-1, DEVICE OF AN emoji WITH A SMILING FACE (fig.); § 24-26 and 34; 04/10/2013, R 788/2013-4, representation of a smiley, § 13; 16/10/2014, R 602/2014-1, LUBILATED:), § 16-17). The pictograms are often also devoid of distinctive character because they are simple geometric shapes, design elements customary in advertising, stylised instructions on the use of the product or the reproduction of the product itself (29/06/2017, R 2034/2016-4, REPRESENTATION OF ZWEI HÄNDEN (fig.), § 11; 21/03/2006, R 1243/2006-4, Biegsame Welle, § 8; see also 02/04/2020, R 2189/2019-4, REPRESENTATION OF A RED (fig.); 02/10/2017, R 570/2017-4, CIRCULAR FIGURE).
25 In connection with the services claimed, namely financial services (Class 36) and, inter alia, building cleaning (Class 37), the sign in question will therefore be perceived as a general advertising message, which means that customers will be particularly satisfied with the services offered under the sign and will think of them on account of their satisfaction with loved affection.
26 In connection with the services objected to, the consumer therefore merely infers from the sign claimed a positive connotation of a general nature, either in the sense of an attractive decoration, in the sense of a general laudatory statement and incitement to purchase. As a simple representation of a positive gesture, the sign does not contain anything that would enable the targeted consumer to assign the goods thus identified commercially.
27 In summary, it must therefore be stated that the sign is not capable of serving to the public concerned as an indication of the origin of the relevant goods>>.

(notizia e link dal blog del prof. Eric Goldman)

Sulla (assente) distintività di marchio costituito dai numeri da 1 a 23 disposti su tre file

Il board of appeal dell’EUIPO , decisione del 2 maggio 2023, case R 1967/2022-1, appl: Margiela, conferma la mancanza di distintività di marchio numerico cioè costiotuito dai numeri da 1 a 23 in progresisone e disposti su tre file, per candele, illuminazione ed altri.

Norma di riferimentoi: art. 7.1.b dell’EUTMR

Primo grado amminisrativo: <<In the contested decision, the examiner found that the relevant public would perceive the sign at issue as, for example, a listing of the product/article number, a bar code, or a pre-printed label. By doing so the examiner determined the way in which the sign applied for will, if registered, probably be shown to the public (see, to this extent, 12/09/2019, C-541/18, Sign comprising a hashtag, EU:C:2019:725, § 24, 25). The Board concurs that the sign at issue will likely be perceived by the relevant public as a pre-printed tag/label to be affixed, for example, on the goods in Classes 4, 11 and 21 or on their packaging or, with particular regard to retail services, in Class 35, on an invoice, on a letter head or on a catalogue>>.

L’ufficio in appello:

<<The fact that the sequence does not highlight any specific number does not make it distinctive for the goods and services covered by the application for registration. In particular, the Board notes that a pre-printed tag/label of long sequences of numbers in three lines, could not provide information to consumers capable of designating the commercial origin of the goods or services. For example, the sequence of numbers in three lines, when put on a tag/label for the goods at issue, could indicate the reference number of three variants of an article in stock (e.g. three variants of the same product in three colours) one on top of the other, or as a way which could enable the shop to circle one number in pen for internal accounting purposes (e.g. to indicate the number of items remaining in stock, which may vary and thus can be indicated by hand). When used for the services at issue, the long sequences of numbers in three lines, could be perceived as providing administrative information for the undertaking (e.g. company number/commercial registration number) and/or its services (e.g. publication authorisation number of the retailer’s/wholesaler’s catalogue, etc.) as explained above.
27 As regards both the goods and services applied for, the Board recalls that there must be certain aspects of the signs at issue which may be easily and instantly memorised by the relevant public and which would make it possible for those signs to be perceived immediately as indications of the commercial origin (see, to that effect and by analogy, 29/09/2009, T‑139/08, Device of smile from SMILEY (fig.), EU:T:2009:364, § 31).
28 In the present case, the sequence of numbers from 0 to 23, in three lines when applied to the goods and services for which protection is sought, would not easily and instantly be recalled by the relevant public as a distinctive sign, but will likely be perceived by the relevant public as one (or three) non-distinctive sequence(s) of numbers.
29 The Board observes that the length of the sequence(s) does not allow the individual details of the mark to be committed to memory, or the sign taken as a whole, to be apprehended. The sign for which protection is sought would be perceived by the relevant public as one (or three) long sequence(s) of numbers positioned on three separate lines, but the relevant public is unlikely to remember what numbers are listed in the sign or positioned at the beginning or at the end of each line. Therefore, the sign, taken as a whole, will be perceived as one (or three) unmemorable sequence(s) of numbers, and therefore the relevant public will not tend to perceive it as a particular indication of commercial origin>>.

Decisione esatta.

Caso comunque interessante: non è distintivo perchè non memorizzabile oppure perchè il pubblico, vedendolo, pensa a comunicaizoni ammnistrative interne all’azienda circa il prodotto?

(segnalazione di Nedim Malovic in IPKat)

Conflitto tra nomi di dominio e applicazione della disciplina dei segni distintivi: una pronuncia veneziana

giurisprudenzadelleimprese.it pubblica Tribunale di Venezia-sez. specializz. imprese RG 4569/2020, 16.03.2022, rel. L. tosi.

E’ interessante perchè non sono molte le vertenze (note) tra nomi di dominio .

Provvedimento corretto tranne in un puinto:

Segnalo solo un passaggio che parrebbe un errore concettuale:

<<Secondo le linee guida EUIPO relative ai marchi – valido supporto anche per la valutazione nel diritto interno, data la diretta ispirazione o derivazione di questo dalle fonti sovranazionali, e comunitarie in particolare – il carattere distintivo può essere valutato solo in relazione, in via primaria, ai prodotti o servizi per i quali è stata chiesta la sua registrazione, e, secondariamente, alla percezione del segno da parte del pubblico di riferimento.>>

L’errore starebbe nel far proprio il giudizio dell’ Ufficio Europeo,  che in effetti nelle sue Guidelines (ediz. 2023, p. 368) scrive (“Such distinctiveness can be assessed only by reference first to the goods or services for which registration is sought and, second, to the relevant public’s perception of that sign (12/07/2012, C‑311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 24 and case-law cited therein”).

Che lo pensi l’EUIPO e la sentenze ivi citt., non fa venir meno l’errore.

Infatti, come la confondibilità va stimata in base al consumatore (al giudizio del pubblici), così la distintività: non può essere diverso il parametro soggettivo di giudizio nei due casi.

Ma potrebbe essere solo un difetto comunicativo e non cognitivo: potrebbe riferirsi solo ai due aspetti logici da considerare (prodotti + soggetti), fermo restando che il giudizio è solo in relazione ai secondi (non ha senso indagare il punto di vista “delle merci”).

Irrilevante è qui la regola della c.d. unitarietà, dato che gli usi in conflitto erano entrambi come domain names

Marchio figurativo costituito da barattolo per confetteria

Si consideri la seg.  figura come marchio per caramelle e confetti:

Il Trib UE 29.03.2023, T-199/22, Perfetti Van Melle spa vc. EUIPO, conferma che si tratta di marchio privo di distintività ex art. 7.1.b reg. 207/2009.

Passo pertinente: << 21  In secondo luogo, dai punti da 31 a 34 della decisione impugnata si evince che, alla luce dei risultati della ricerca effettuata dall’esaminatrice, la commissione di ricorso ha considerato che il segno in questione sarebbe stato percepito, almeno da una parte non trascurabile del pubblico di riferimento, come l’immagine del contorno di un contenitore cilindrico dalle linee ondulate, che presenta nell’estremità superiore tre righe orizzontali, le ultime due delle quali sono unite centralmente tra di loro da cinque trattini verticali. Pertanto, detta commissione ha ritenuto che la forma rappresentata dal segno di cui trattasi fosse solo una mera variazione dalle confezioni e dagli imballaggi cilindrici utilizzati normalmente in commercio per i prodotti in questione. Tale valutazione della commissione di ricorso è priva di errori. Infatti, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il fatto che il segno di cui trattasi non sia rappresentato in prospettiva nella domanda di registrazione o che possa essere percepito anche come figura piana non esclude affatto la possibilità che una parte non trascurabile del pubblico di riferimento percepisca, senza riflessione, il segno di cui trattasi come la raffigurazione di un recipiente che può contenere i prodotti rivendicati nella domanda di registrazione.    22     In terzo luogo, secondo la giurisprudenza, i criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi tridimensionali costituiti dalla forma del prodotto stesso non differiscono da quelli applicabili alle altre categorie di marchi. Tuttavia, in sede di applicazione di tali criteri, la percezione del consumatore medio non è necessariamente la stessa nel caso di un marchio tridimensionale costituito dall’aspetto del prodotto stesso e nel caso di un marchio denominativo o figurativo, che consiste in un segno indipendente dall’aspetto dei prodotti che designa. Non è, infatti, abitudine del consumatore medio presumere l’origine dei prodotti sulla base della loro forma o della forma della loro confezione, in assenza di elementi grafici o testuali, e potrebbe quindi risultare più difficile stabilire il carattere distintivo nel caso di un marchio tridimensionale siffatto che in quello di un marchio denominativo o figurativo (sentenze del 7 ottobre 2004, Mag Instrument/UAMI, C‑136/02 P, EU:C:2004:592, punto 30, e del 20 ottobre 2011, Freixenet/UAMI, C‑344/10 P e C‑345/10 P, EU:C:2011:680, punti 45 e 46).    23      D’altra parte, secondo la giurisprudenza, più la forma della quale è stata chiesta la registrazione come marchio assomiglia alla forma che con ogni probabilità assumerà il prodotto di cui trattasi, più è verosimile che detta forma sia priva di carattere distintivo nel senso di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Ciò premesso, solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore e che, di conseguenza, assolva la sua funzione essenziale d’indicatore d’origine non è privo di carattere distintivo nel senso di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 [sentenze del 29 aprile 2004, Henkel/UAMI, C‑456/01 P e C‑457/01 P, EU:C:2004:258, punto 39; del 15 maggio 2014, Louis Vuitton Malletier/UAMI, C‑97/12 P, non pubblicata, EU:C:2014:324, punto 52, e del 21 aprile 2015, Louis Vuitton Malletier/UAMI – Nanu-Nana (Raffigurazione di un motivo a scacchiera marrone e beige), T‑359/12, EU:T:2015:215, punto 23].     24      Tuttavia, da tale giurisprudenza non si evince che occorra sistematicamente circoscrivere il settore in cui si opera il paragone ai prodotti stessi per i quali è chiesta la registrazione. Non si può escludere che i consumatori di un dato prodotto siano eventualmente influenzati, nella loro percezione del marchio che riveste tale prodotto, dalle modalità di commercializzazione sviluppate per altri prodotti di cui essi siano ugualmente consumatori. A seconda della natura dei prodotti in questione e del marchio richiesto, può essere quindi necessario, per valutare se il marchio sia privo o no di carattere distintivo, prendere in considerazione un settore più vasto (sentenza del 12 gennaio 2006, Deutsche SiSi-Werke/UAMI, C‑173/04 P, EU:C:2006:20, punto 32).     25 In particolare, quando il marchio di cui si chiede la registrazione è costituito dalla forma tridimensionale della confezione dei prodotti interessati, la norma o gli usi pertinenti possono essere quelli che vigono nel settore dell’imballaggio dei prodotti della stessa natura e destinati agli stessi consumatori di quelli per i quali è chiesta la registrazione (sentenza del 12 gennaio 2006, Deutsche SiSi-Werke/UAMI, C‑173/04 P, EU:C:2006:20, punto 33).

26      Tale giurisprudenza, elaborata per marchi tridimensionali costituiti dall’aspetto del prodotto stesso, si applica anche quando il marchio controverso è un marchio figurativo costituito dalla rappresentazione bidimensionale di detto prodotto. Infatti, neanche in un caso del genere, il marchio consiste in un segno indipendente dall’aspetto dei prodotti che contraddistingue [sentenze del 22 giugno 2006, Storck/UAMI, C‑25/05 P, EU:C:2006:422, punto 29, e del 5 febbraio 2020, Pierre Balmain/EUIPO (Raffigurazione di una testa di leone circondata da anelli che formano una catena), T‑331/19, non pubblicata, EU:T:2020:33, punto 25].

27      Pertanto, contrariamente a quanto afferma la ricorrente e conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 26, la commissione di ricorso ha correttamente applicato, nel caso di specie, i principi elaborati nel contesto dei marchi tridimensionali costituiti dall’aspetto del prodotto stesso o della sua confezione al contesto di marchi figurativi costituiti dalla rappresentazione bidimensionale di detto prodotto o della sua confezione. Al riguardo, occorre precisare che detti principi non si applicano unicamente ai casi in cui il marchio bidimensionale consiste in una fotografia o in una riproduzione grafica fedele e in prospettiva del prodotto, ma anche al caso di una rappresentazione molto semplice e puramente schematica del prodotto di cui trattasi, senza alcuna rappresentazione prospettica [v., in tal senso, sentenza del 24 novembre 2016, Azur Space Solar Power/EUIPO (Raffigurazione di linee e mattoni bianchi su fondo nero), T‑578/15, non pubblicata, EU:T:2016:674, punto 13].>>

Da notare la sottile questione del se al marchio figurato in questione possa applicarsi l’elaborazione in tema di marchio tridimensionale (§§ 22 segg.)

Marchio denominativo generico/non distintivo : il caso DECOTEC

Trib UE 29.03.2023 , T-308/22, Celotec GmbH c. EUIPO-Decotec Printing. conferma le decisioni amminisative , per cui il marchio in oggetto per carta tappezzeria cancelleria tappeti etc. (vcl. 16-19-27) non è generico nè privo di distintività.

Norma azionata: art. 7.1.b-c del reg. UE 207/2009.

 

Il termine GRUYERE è generico e non registrabile comer marchio: così l’appello del 4 circuito USA

Sarah Burstein in Mastodon dà notizia di e link a questa interessante sentenza 03.03.3023, No. 22-1041, dell’appello del 4 circuito, INTERPROFESSION DU GRUYERE; SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DU GRUYERE v. U. S. DAIRY EXPORT COUNCIL; ATALANTA CORPORATION; INTERCIBUS, INC..

Il comando è quello secondo cui il marchio denominativo GRUYERE non è registrabile (come marchio di certificazion: che è quelo concesso “to certify regional or other origin, material, mode of manufacture, quality, accuracy, or other characteristics of such person’s goods or services or that the work or labor on the goods or services was performed by members of a union or other organization.“, 15 US Code § 1127 ) perchè divenuto denominazione generica.

Sentenza dettagliata anche nel fatto, come raccomandabilmente si usa in common law.

<<All told, the record reflects sales in 2020 of at least pounds of gruyerelabeled cheese that was produced outside of the Gruyère region of Switzerland and France.

In In Re Cooperativa Produttori Latte E Fontina Valle D’acosta, the TTAB concluded that the term fontina “merely describes or is the generic name for a type of cheese,” in part because “the record reveal[ed] that there is a domestic fontina cheese.” 230 U.S.P.Q. 131 (T.T.A.B. Mar. 19, 1986). Here too, the evidence demonstrates the existence of a domestic gruyere cheese. And even more persuasively, the record establishes that, at least in 2020, non-Swiss and non-French cheese made up a substantial portion of the cheese sold as gruyere in the United States market. “This evidence is probative of generic use because the more members of the public see a term used by competitors in the field, the less likely they will be to identify the term with one particular producer” (or, in this case, one geographic region). Colt Def. LLC v. Bushmaster Firearms, Inc., 486 F.3d 701, 706 (1st Cir. 2007) (cleaned up). And significantly, Wegmans—which sells both domestic and Swiss-produced gruyere cheese—sold more domestic gruyere-labeled cheese than Swiss gruyere-labeled cheese each year between 2016 and 2021 (except 2020). This evidence strongly indicates that “to the American purchaser, [GRUYERE] primarily signifies a type of cheese (much like brie, swiss, parmesan or mozzarella) regardless of regional origin, rather than a mark of certification.” Id.>>

Per cui:

<< Having addressed the Consortiums’ challenges to the district court’s opinion, we conclude that, while the district court made certain improper inferences in its analysis, the record nevertheless contains evidence that is “so one-sided” that there is no genuine issue as to any material fact and Opposers must prevail as a matter of law. Retail Servs., Inc., 364 F.3d at 542. The FDA standard of identity, the pervasive sales of non-Swiss and nonFrench cheese labeled as gruyere in the United States, and the common usage of gruyere “establish[] that when purchasers walk into retail stores and ask for [gruyere], they regularly mean” a type of cheese, and not a cheese that was produced in the Gruyère region of Switzerland and France. Glover, 74 F.3d at 59>>.

Lo slogan è registrabile come marchio solo se è realmente distintivo nella percezione dei pubblico (la relativa prova spetta all’istante)

Questo insegna Trib. UE 01.02.2023 , T-253/2023, Groschopp AG Drives & More v. EUIPO  (solo francese e tedesco, purtroppo).

Si trattava del marchio denominativo <<Sustainability through Quality>> per motori , dispositivi elettronici, carta e simili, servizi di analisi e di ricerca.

Il registrante combatte strenuamente con l’EUIPO e con il Trib. UE  ma non ottiene ragione: per i due uffici il segno è percepito come messaggio solo promozionale, anzichè indicativo della fonte aziendale.

Viene quindi confermata la nullità ex art. 7.1.b), reg. 1001 del 2017

Non viene  valorizzato il precedente in senso opposto « Vorsprung durch Technik» del 21 gennaio 2010, Audi/UAMI , C‑398/08, dato che era stato usato da molti anni nella attività promozionale di AUDI.   In effetti i fatti sono assi simili nelle due liti: bisognere studiare con attenzione le sentenze per vedere se realmente vi sia significativa differenza

Nel caso di segni normalmente non distintivi, la prova della loro distintività nel mercato spetta all’istante , § 46

Distintività del marchio e ruolo della commissione dei ricorsi

Il segno distintivo sub iudice era ” LA TUA PELLE MERITA DI ESSERE TRATTATA BENE”  per cosmetici e simili.

Il segno era stato rigettato in entrambi i gradi della sede amministrativa (UIBM e Commisisone dei ricorsi, art. 135 cpi).

Nè sortisce miglior esito in sede di legittimiutà  con Cass. sez. 1 n° 37.697 del 23.12.2022, rel. Reggiani.

Tre sono i punti di interesse: il ruolo della Commissione dei ricorsi, la registrabilità di uno slogan come mnarchio e il rapprto tra l’art. 7 e l’art. 13 cpi.

1°  PUNTO  :   “In materia di proprietà industriale, la Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti (UIBM), prevista dal D.Lgs. n. 30 del 2005 art. 135, è un organo di giurisdizione speciale esclusiva di merito, che estende la sua cognizione a tutti i rapporti tra i richiedenti e l’UIBM che siano originati dall’attività amministrativa di tale Ufficio, e il suo operato non si risolve in un sindacato sulla legittimità degli atti contro cui è proposto ricorso, ma si sostanzia in una verifica della fondatezza delle richieste, afferenti a diritti soggettivi, che non sono state accolte dall’UIBM”, § 4.4.

Poco sopra a, § 4.3 aveva detto: <<in conclusione, la menzionata Commissione è un organo di giurisdizione speciale di merito, che estende la sua cognizione a tutti i rapporti tra richiedenti ed UIBM che abbiano origine dall’attività amministrativa dell’Ufficio. La Commissione, più che giudice dell’atto è giudice del rapporto, per cui la sua competenza resta modulata su tutto l’ambito in cui esercita funzione di controllo, essendo chiamata a verificare la pretesa del privato che è stata disconosciuta dall’UIBM>>.

2°  PUNTO  :  << 10.4. La giurisprudenza dell’Unione ha, peraltro, maturato un consolidato orientamento in ordine alla possibilità di registrare, come marchio, slogan pubblicitari, il quale si colloca in perfetta sintonia con gli argomenti appena evidenziati.

Con riferimento a marchi composti da segni o indicazioni che sono utilizzati quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti o i servizi cui detto marchio si riferisce, la registrazione non è esclusa in ragione di una siffatta utilizzazione (Corte di giustizia, 4 ottobre 2001, C-517/99, punto 40; Corte di giustizia UE, 21 ottobre 2004, C-64/02, punto 41; Corte di giustizia UE, 6 luglio 2017, C-139/16, punto 28), ma, si precisa, devono essere utilizzati gli stessi criteri selettivi utilizzati per altri tipi di segni (Corte di giustizia UE, 6 luglio 2017, C-139/16, punto 28).

La registrazione di un marchio non può, dunque, essere esclusa a causa del suo uso elogiativo o pubblicitario, ma il segno deve, comunque, essere percepito dal pubblico di riferimento come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti e dei servizi da esso designati.

La connotazione elogiativa di un marchio denominativo non esclude che quest’ultimo sia comunque adatto a garantire ai consumatori la provenienza dei prodotti o dei servizi da esso designati. Un siffatto marchio può contemporaneamente essere percepito dal pubblico di riferimento come una formula promozionale e come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi (Corte di giustizia UE, 6 luglio 2017, C139/16, punto 29).

Ciò comporta che la sola qualificazione di un messaggio come slogan pubblicitario non comporta automaticamente che abbia anche quel carattere distintivo, proprio del marchio, che deve essere accertato perché si compia una valida registrazione.

10.5. Nel caso di specie, come già evidenziato, la Commissione ha ritenuto sussistente il carattere promozionale del marchio e, facendo corretta applicazione delle norme sopra menzionate, ha accertato se avesse anche carattere distintivo, e cioè se fosse in grado di ricondurre il prodotto e i servizi prestati proprio all’impresa che ne ha chiesto la registrazione, escludendo che tale carattere fosse esistente, ritenendo che le espressioni usate non fossero in grado di ricondurre proprio alla impresa che ne ha chiesto la registrazione.

10.6. Il secondo motivo di ricorso, con riferimento alle censure appena esaminate, deve pertanto essere respinto in applicazione del seguente principio di diritto: “In tema di marchio d’impresa, l’imprenditore ha diritto alla registrazione anche di uno slogan pubblicitario, ma l’espressione contenente il messaggio promozionale deve adempiere alla finalità distintiva ossia essere idoneo a distinguere i prodotti o i servizi offerti da quell’impresa” >>.

3° PUNTO   : <<Dalla lettura combinata delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 30 del 2005, emerge con chiarezza che l’art. 7 D.Lgs. cit. individua un requisito la cui assenza impedisce già in astratto di considerare un segno come marchio, perché non è idoneo atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.

Il successivo art. 13 D.Lgs. cit. individua ipotesi in cui i segni in concreto perdono o acquistano capacità distintiva (rispettivamente, i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio e i segni che, a seguito dell’uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo) e contiene la specificazione di alcuni segni che sono senza dubbio privi del carattere distintivo (in quanto costituite esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi

o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono), riportando anche riferimenti esemplificativi.

Ovviamente la disposizione da ultimo menzionata non si sostituisce a quella precedente, contenuta nell’art. 7 D.Lgs. cit., più generale, che individua i requisiti per ottenere la registrazione di un marchio, né esaurisce tutte le ipotesi in cui si deve escludere il carattere distintivo del segno, ma contiene solo una elencazione non esaustiva delle ipotesi in cui tale carattere non può ritenersi esistente>>, § 10.1.

Sulla distintività del marchio LA BIANCA per birra chiara

Trib. Milano n° 10253/2022 del 28.12.2022 , RG 17325/2020, Heineken c. MATTHIAS MÜLLER, rel. Fazzini Elisa, decidendo una lite sull’oggetto, ritiene che il marchio denominativo LA BIANCA per birre sia nullo perchè descreittivo di un tipo di birra di colorazione assai chiara

Due passaggi riporto:

1) <<Pertanto, la valutazione del carattere descrittivo di un marchio, dev’essere effettuata, da un lato, in relazione ai prodotti e ai servizi per il quali la registrazione del segno è stata richiesta e, dall’altro, in relazione alla percezione dello stesso da parte del pubblico di riferimento, costituito dal consumatore di tali prodotti o servizi (Ellos/UAMI (ELLOS), T 219/00, EU:T: 2002: 44, punto 29).  

La evidente ratio di tale disposizione consiste nell’assicurare che i segni descrittivi di una o più caratteristiche dei prodotti o dei servizi, per i quali è richiesta una registrazione come marchio, possano essere liberamente utilizzati da tutti gli operatori economici che offrono prodotti o sevizi. Tale disposizione, pertanto, impedisce che tali segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi e che un’impresa monopolizzi l’uso di un termine descrittivo, a discapito delle altre imprese, comprese le concorrenti, che vedrebbero così ristretta la portata del vocabolario disponibile per descrivere i propri prodotti>>.

2) << Il Collegio ritiene che, a prescindere dalla presenza dell’articolo determinativo, il termine la “bianca” è, comunque, riconoscibile dal consumatore italiano nel senso dell’aggettivo, in quanto la mera assenza di un sostantivo, individuabile evidentemente con “birra”, accanto a tale termine non può impedire un simile riconoscimento da parte del consumatore medio, destinatario del prodotto, trattandosi di un aggettivo di uso corrente, in relazione alla commercializzazione della birra, come si può evincere anche dalle plurime etichette allegate da parte attrice. Si osserva, inoltre, tenuto conto dell’art. 13 sopra richiamato, laddove il legislatore ha previsto che è privo di carattere distintivo il marchio costituito “da indicazioni descrittive” che a esso si riferisce, come nel caso di segno che in commercio possa servire a “designare la specie, la qualità, […] altre caratteristiche del prodotto o servizio”, che sussista, nel caso di specie, dal punto di vista del pubblico di riferimento, un nesso tra il significato “la bianca” e il prodotto interessato, rappresentato dalla “birra”, poiché è evidente che il segno oggetto del contendere sia idoneo a disegnare una caratteristica che può riguardare in astratto la bevanda in oggetto, facilmente riconoscibile negli ambienti interessati. Si ritiene che sia irrilevante al riguardo che la birra prodotta in concreto appartenga alla diversa tipologia delle birre “Wizen” o “Weissen”, di tradizione bavarese, atteso che la valutazione sulla descrittività di un marchio deve essere effettuata in astratto. L’aggettivo qualificativo sostantivato “bianca”, preceduto dall’articolo determinativo “la”, infatti, attribuisce al prodotto specifiche intrinseche caratteristiche a esso inerenti, anche di reputazione presso il pubblico, essendo anche indice di un colore chiaro del prodotto, che, come tali debbono restare patrimonio comune di tutti i produttori della birra che possono o meno fabbricare e commercializzare la tipologia di birra bianca o di colore chiaro>>.

Il punto più interessante è quello in rosso sub 2, tenuto conto che il convenuto soccombente produceva birra non del tipo “Bianco” ma del tipo “Weizen” (che parrebbe merceologicamente diverso e magari anche -ma non è detto- di colorazione diversa e cioè forse meno chiara)