Si trata di utile sentenz aper ripassare ifodnametnali del giudizio di confondibilità, compresa il ruolo del segno costituetne nome/cognome, § 29.ss.
La componente visuale e fonetica porta ad un giudizio di somiglianza media, § 45-46.
Quella concettuale, invece , viene esclusa: <<As regards, next, the earlier mark CYRUS, it must be held that, contrary to what EUIPO claims, the fact that the name Cyrus is not a common surname does not necessarily support the inference, in the present case, that the relevant public will perceive that surname alone as the short version of the full name Miley Cyrus, thus identifying the same person. As has been stated in paragraph 37 above, Miley Cyrus markets her activities and performs on stage using her first name and surname taken together. By contrast, it has been neither suggested nor demonstrated that she has been known as a singer or actress by her surname alone. It is thus apparent that the fact that Miley Cyrus is well known, as a singer and actress, results from her first name and surname taken together, and not from her surname alone. Accordingly, the mere fact that that name is not common does not support the inference that the relevant public will perceive the word ‘cyrus’, taken alone, as referring to the famous singer and actress Miley Cyrus, who, according to the evidence before the Court, has specifically never used the name Cyrus in isolation in the course of her career. It must therefore be held that the earlier mark has no particular semantic meaning for the relevant public.
It thus follows from the foregoing considerations that the applicant is correct in claiming that the marks at issue are conceptually different and that the Board of Appeal erred in finding that the conceptual comparison was neutral.>>, § 58-59.
Le componenti dette sono astrattamente compensabili, § 60, ed è cioè che avviene nel caso sub iudice <<The mark applied for, MILEY CYRUS, has a clear and specific semantic content for the relevant public given that it refers to a public figure of international reputation, known by most well-informed, reasonably observant and circumspect persons, as has been pointed out in paragraph 51 above, whereas the earlier mark has no particular semantic meaning. Furthermore, the reputation of the singer and actress Miley Cyrus is such that it is not plausible to consider that, in the absence of specific evidence to the contrary, the average consumer, confronted with the mark MILEY CYRUS designating the goods and services in question, will disregard the meaning of that sign as referring to the name of the famous singer and actress and perceive it principally as a mark, among other marks, of such goods and services (see, to that effect, judgment of 17 September 2020, EUIPO v Messi Cuccittini, C‑449/18 P and C‑474/18 P, not published, EU:C:2020:722, paragraph 36). It follows that the conceptual differences existing in the present case between the marks at issue are such as to counteract the visual and phonetic similarities set out in paragraphs 44 to 46 above>, §§ 61-63
Il titolare della prima creazione ha agito sia in base a diritto di autore che di diritto di marchio contro il titolare della seconda (anzi la terza, essendo la secodna solo la rappresetnazione geografica dello stato del Michigan)
Il preteso disegno contraffattore << contain a basic line drawing of two hands. High Five does not possesscopyright protection overasimple outlineof a human hand. There is nothing original in such a drawing; it is the most basic representation of something from nature, familiar to every child who has ever traced herown hand. Does the juxtaposition of two such drawings at a right angle, as in the Hand Map, result in copyright–protectible expression? If it does, the protectionfor that expression is “thin”at best,“comprising no more than...original contribution to ideas already in the public domain.” Satava v. Lowry, 323 F.3d 805, 812 (9th Cir. 2003).Two close–fingered hands arranged perpendicular to one another as arepresentation of Michigan is simply a generic expression of the “popular idea of using ones’ hands to indicate the shape of Michigan.” (See Pl.’s Resp.24, ECF No. 17.)High Five did not invent this idea (see id.at 25) and copyright does not protectit. At most, copyright protects original contributions to, or expressions of, that idea.
To be sure, High Five’s Hand Map is not devoid of protected expression. For instance, the folded pinkyand overlapping index finger are arguably protected elements. But those elementsarenot presentin MFB’s design; thus,MFB did not copy them>>, p. 7
Segue poi analisi della domanda di violazione di marchio.
Il giudizio di confonbilitòà va dato in base ai seguenti fattori (che sarebbe interssante paragonare a quelli italiani o europei): <<(1) strength of the senior mark; (2) relatedness of the goods or services; (3)similarity of the marks; (4) evidence of actual confusion; (5) marketing channels used; (6) likely degree of purchaser care; (7) the intent of defendant in selecting the mark; and (8) likelihood of expansion of the product lines.>> p. 9
Come detto, viene rigettata anche tale domanda: <<In summary, the complaint contains very few facts from which to reasonablyinfer a likelihood of customer confusion. Indeed, the facts allegedindicate that such confusion is very unlikely.Only the distinctiveness of High Five’s marksweighs in its favor. But that distinctiveness cannot overcome the dissimilaritiesbetween its marksand the designsused by MFB, as well as the dissimilaritiesbetweenthe parties’ goods and services. Thus, High Five falls far short of stating a plausible claim under the Lanham Act>> p. 13.
Altro tema interessante è quello del rapporto tra le due tutele sulla medesima creazione: necessità di ponderato coordinamento dogmatico o non ci sono attriti?
La fondazione aveva chiesto la registrazione di marchio denominativo VROOM in classe 9 per <<Computer software, namely a mobile application for providing information and learning and educational activities and games in the field of early child development and early childhood education’.>>
E’ fatta opposizione per anteriorità costituta da marchio denominativo POP & VROOM per classi 9 e 42.
La fase amminisrativa va male alla Fondazione.
le va male pure la fase giudiziale, davanti al Tribunale, che rigetta l’impugnaizone.
La sentenza contiene i soliti passaggi logico-giuridici per la conduzione del giudizio, che però è sempre utile ripassare.
V. spt. il § The likelihood of confusion , §§ 48 ss e l’eccezione della Fondazione di non essere concorrente dell’opponente al momento del deposito. Giustamente il T. ricorda che potrà esserlo in futuro: <Moreover, it should be borne in mind that once a mark has been registered its proprietor has the right to use it as he or she sees fit so that, for the purposes of assessing whether an application for registration falls within the ground for refusal laid down in Article 8(1)(b) of Regulation 2017/1001, it is necessary to ascertain whether there is a likelihood of confusion in all the circumstances in which the marks at issue might be used (see, to that effect and by analogy, judgment of 12 June 2008, O2 Holdings and O2 (UK), C‑533/06, EU:C:2008:339, paragraph 66). Thus, it should be noted that the factors which may vary over time and depend on the wishes of the proprietors of those marks are not suitable for the purposes of the prospective analysis of the likelihood of confusion (see, to that effect, judgment of 15 March 2007, T.I.M.E. ART v OHIM, C‑171/06 P, not published, EU:C:2007:171, paragraph 59). It follows that the applicant’s claim that it was not, at the time when the action was brought, a competitor of SNCF Mobilités does not rule out those marks from, in the future, being used so as to create, on the part of the relevant public, a likelihood of confusion within the meaning of that provision>, § 53.
(NB: i fatti di causa sono però giudicati ex reg. 2009 n° 207).
Il giudizio è duplice: la prima parte riguarda la rinomanza, la seconda il marchco ordinario.
Sulla prima parte il giudizio del T si appunta sulla <somiglianza>: la quale ricorre quando il pubblico è portato a ravvisare un link tra i marchi, § 23.
Preliminarmente (il punto è assai importante anche per la pratica), il T. dice che il giudizio va dato sui marchi così come registrati e non così come usati, §§ 25 e 32. Nel caso specifico, essenzialmetne significa che il giudizio va dato tenendo fermi i rispettivi orientamenti verticale e orizzontale indicati in domanda.
Ci sono però opinioni diverse sia in giurisprudenza, pure europea, sia in dottrina italiana (Vanzetti – Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, Giuffrè, 2018, 8 ed., 240-1).
Per vero questi aa. ne parlano sul giudizio di confondibilità di marchio ordinario, mentre il T. circa la somiglianza ad un marchio rinomato: ma non c’è motivo di adottare criteri diversi (la confondibilità si basa, quanto ai segni, proprio sulla loro somiglianza. art. 8.1.b reg. 2007 del 2009). In breve, il concetto di <somiglianza> dei segni a paragone va inteso allo stesso modo nei due casi.
Ci son bensì delle somiglianze, § 34.
Ma anche differenze: <<35. The visual differences between the marks at issue result, first, from the more rounded shape of the curves, resembling the image of two letters ‘c’ in the allegedly reputed mark, as compared with the image of the letter ‘h’ in the mark applied for, second, from the different stylisation of those curves and their arrangement, horizontally in the allegedly reputed mark and vertically in the mark applied for, third, the orientation of the central ellipse, resulting from the intersection of those curves, vertical in the allegedly reputed mark and horizontal in the mark applied for and, fourth, the greater thickness of the line of those curves in the allegedly reputed mark as compared with the line of the curves in the mark applied for, as well as the line forming the circle of the mark applied for as compared with that of the allegedly reputed mark. 36. Furthermore, although the intersection of the interlaced curves of the mark applied for is visible, in that the line is interrupted in the places where those curves cross, the same is not true of the allegedly reputed mark. It can also be noted that the distance between the line forming the circle and the ends of the curves in each of the marks at issue, namely the points where those curves begin and end, differs>>.
Per cui visivamente son diversi, § 37.
Il giudizo fonetico non si può dare, § 38.
Concettualmetne , infine, sono pure diversi, § 39-40: quello di Huawei fa infatti pensare a due U contrapposte verticalmente oppure ad una H.
Secondo giudizio , sulla tutela ordinaria, § 43 ss: le cose non cambiano e anche qui il ricorso Chanel va rigettato, sostanzialmente per le stesse ragioni.
Il marchio denominativo (e collettivo) <HALLOUMI> per prodotti caseari e alimenti impedisce la registrazione del marchio denominativo-figurativo sotto riportato?
Dopo lunga vicenda processuale, il tribunale UE ha detto di no: non c’è confondibilità, dato che si deve valorizzare la debolezza (meglio: nullità) del marchio anteriore (Halloumi è un tipo di formaggio cipriota), § 12, e l’importanza del prefisso <BBQ> (che fa riferimento a barbeque).
Il Trib. UE ha deciso la lite tra Almea di Svezia (filiale inglese) e l’opponente alla registrazione, Sanacorp Pharmahandel GmbH.
Il marchio complesso sub iudice:
L’anteriorità è data dal marchio denominativo (in tedesco, pare, ) << MEA >> , § 6.
Il secondo grado amministrativo dà ragione all’opponente.
Il Tribunale rigetta l’impugnazione della ditta anglo-svedese e accoglie le ragioni dei tedeschi , titolari dell’anteriotià : il marchio sub iudice è confondibile con essa.
Non ci sono passatggi particolarmente significativi nel ragionamento condotto dagli eurogiudici, alla luce ratione temporis del reg. 207/2009, art. 8.1.b.
Il territorio rilevante per il rischio di confusione è la Germania.
Il pubblico è quello di attenzione <da media ad elevata> (essendo i prodotti rivolti pure a specialisti (classi 5 e 8 Acc. Nizza)
Ci sono le solite osservazioni sulla comparazione dei segni: <<assessment of the similarity between two marks means more than taking just one component of a composite trade mark and comparing it with another mark. On the contrary, the comparison must be made by examining each of the marks in question as a whole, which does not mean that the overall impression conveyed to the relevant public by a composite trade mark may not, in certain circumstances, be dominated by one or more of its components … It is only if all the other components of the mark are negligible that the assessment of the similarity can be carried out solely on the basis of the dominant element … That could be the case, in particular, where that component is capable on its own of dominating the image of that mark which members of the relevant public retain, with the result that all the other components are negligible in the overall impression created by that mark>>, § 26.
Forse il passaggio più interessante è sull’esame visuale e fonetico:
<<While it is true that the relevant public will perceive that the signs at issue differ visually due to the figurative elements, the greater number of letters and the group of letters ‘al’ in the sign applied for, that public will also perceive that the said signs share the element ‘mea’. On account of that common element, that public will perceive a certain visual similarity between the marks at issue, which may be described as low as noted by the Board of Appeal. Likewise, the signs at issue have a certain phonetic similarity due to the fact that the earlier sign contains the group of letters ‘mea’ which is entirely contained within the sign applied for. The relevant public will pronounce the sign applied for as a whole and the group of letters ‘mea’ in the sign applied for will be pronounced in the same way as in the earlier sign. The fact that the sign applied for begins with the letters ‘a’ and ‘l’ and that it is therefore longer to pronounce does not lead to the conclusion that there is no phonetic similarity at all between the signs at issue. The relevant public will perceive a low phonetic similarity due to the group of letters ‘mea’ common to those signs>>, § 33
E’ esatto che il segno << AL >> , all’nizio di quello sub iudice, non attiri l’attenzione, § 38 , 41 e 46.
<<In that regard, it should be borne in mind that, as a general rule, two marks are similar when, from the point of view of the relevant public, they are at least partially identical as regards one or more relevant aspects, namely the visual, phonetic and conceptual aspects (see judgment of 10 December 2008, MIP Metro v OHIM – Metronia (METRONIA), T‑290/07, not published, EU:T:2008:562, paragraph 41 and the case-law cited). It is therefore not necessary that the signs at issue be conceptually similar in order to establish that there is an overall similarity between them>>, § 46
Non è possibile la comparazione concettuale, non avendo senso alcuno entrambi i segni, § 51
Altra sentenza-scuola intorno al giudizio di confondibilità tra due marchi , il primo complesso (denominativo-figurativo) e il secondo solo denominativo.
Il Tribunale non ravvisa la confondibilità, confermando il giudizio del Board of Appeal dell’EUIPO.
La parte più interessante è la comparazione tra segni, §§ 28-58, ove i consueti tre profili: visual [prevalgono gli elementi di differenza, § 46], phonetic [simile, § 48] and conceptual comparison [simili per la parte di pubblico che comprende il significato, anche se il marchio successivo è debole, § 56, pur se la parte figurativa riduce la somigliazna, § 58 e § 78].
Interessante è la individuazione del pubblico rilevante: dati i prodotti (abbigliamento sportivo), <<it is appropriate to take into account the public with the lowest level of attention, namely the general public, whose level of attention is normal.>>, § 24.
Però il marchio Decathlon è debole e la nota azienda francese cerca di far riconoscere che ha però acquisito distintività sufficiente (enhanced distinctive character): domanda però rigettata (come già presso EUIPO) perchè le prove riguardavano i servizi di distribuzione commerciale, non i prodotti, § 72, e per latre ragioni
Il Board di appello EUIPO aveva ritenuto che, < in the light of the ‘low’ degree of visual similarity between the signs at issue and of the absence of objective and solid evidence showing an enhanced distinctive character of the earlier mark for the goods upon which the opposition was based, there was, in spite of the identity of the goods at issue, no likelihood of confusion between the marks at issue for the relevant public throughout the European Union that perceived the words ‘decathlon’ and ‘athlon’ as having as similar meaning. According to the Board of Appeal, that applies even more so with respect to the relevant public that does not understand those words or only understands the meaning of one of them>> § 79.
Il Tribunale :
<< Next, it is appropriate to refer to the principle that a global assessment of the likelihood of confusion implies some interdependence between the factors taken into account and, in particular, between the similarity of the trade marks and that of the goods or services covered. Accordingly, a low degree of similarity between those goods or services may be offset by a high degree of similarity between the marks, and vice versa (…) .
Furthermore, in the global assessment of the likelihood of confusion, the visual, aural or conceptual aspects of the opposing signs do not always have the same weight and the extent of the similarity or difference between those signs may depend on their inherent qualities (see judgment of 22 February 2018, International Gaming Projects v EUIPO – Zitro IP (TRIPLE TURBO), T‑210/17, not published, EU:T:2018:91, paragraph 72 and the case-law cited).>>, §§ 87-88.
L’aspetto visuale è predominante nel caso specifico per due ragioni
<<In the first place, it is apparent from the case-law that, where the elements of similarity between two signs are the result of the fact that they have a weakly distinctive component in common, the impact of those elements of similarity on the global assessment of the likelihood of confusion is itself low (see judgment of 22 February 2018, TRIPLE TURBO, T‑210/17, not published, EU:T:2018:91, paragraph 73 and the case-law cited).
In the present case, it was found that the word element ‘athlon’, which was common to the signs at issue, had a weak distinctive character for part of the public and would not therefore be perceived as an indication of commercial origin (see paragraphs 53 to 57 above).
Consequently, the visual differences noted above, which arise primarily from the stylisation of the common word element and of the figurative element in the mark applied for, will dominate in the overall impression on the relevant public created by the signs at issue. Those differences will thus counteract the phonetic similarity and, for part of the public, the conceptual similarity resulting from the common word element ‘athlon’ and the concept to which it refers.
In the second place, the marketing circumstances are a relevant factor in the application of Article 8(1)(b) of Regulation 2017/1001 and are to be taken into account at the stage of the global assessment of the likelihood of confusion and not at that of the assessment of the similarity of the signs at issue (judgment of 4 March 2020, EUIPO v Equivalenza Manufactory, C‑328/18 P, EU:C:2020:156, paragraph 70).
In the present case, the goods at issue, namely athletic clothes and hats, are in a sector in which visual perception of the marks will generally take place prior to purchase. Consequently, the visual aspect is of greater importance in the global assessment of the likelihood of confusion>>, §§ 90-94
Di conseguenza ,<< in the light in particular of the weak distinctive character of the element ‘athlon’, of the dominance of the weak, or even very weak, visual similarity and of the circumstances under which the goods in question are marketed, it follows from all the foregoing that there is no likelihood of confusion.>>, § 95
La Corte di Giustizia (poi solo CG) 4 marzo 2020, C-328/18 P, EUIPO c. Equivalenza Manufactory SL di Barcellona, impartisce alcuni insegnamenti su come va condotto il giudizio di assenza/presenza di novità in relazione ad un marchio precedente.
La norma rilevante ratione temporis è quella di cui all’articolo 8 paragrafo 1 lettera B del regolamento 207/2009 : <<In seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se: …; b) a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.>>
Si vedano i due marchi in conflitto (§§ 5 e 9):
segno anteriore (dell’opponente)
e
segno posteriore (opposto in fase amministrativa)
In pratica l’unico elemento comune è quello denominativo (Label/Labell).
I prodotti di riferimento erano identici (profumi). Il marchio anteriore era oggetto di registrazione internazionale, mentre quello posteriore era un marchio depositato all’EUIPO come marchio dell’UE (§§ 5 e 9).
L’opponente (titolare del marchio anteriore) ottiene ragione in entrambe le fasi amministrative, ma soccombe nella successiva impugnazione davanti al Tribunale UE, paragrafi 12- 16.
Il motivo di ricorso alla CG è unico ma concerne quattro profili (non chiara la distizione tra motivo unico in quattro profili e quattro motivi).
Circa il primo, la CG ribadisce che il vizio di motivazione contraddittoria/insufficiente è una questione di diritto in fase impugnatoria, paragrafo 25; ed allora accoglie il motivo per motivazione contraddittoria, paragrafo 30
Nulla dico sul secondo profilo, poco significativo.
Sul terzo e sul quarto, invece, si concentrano gli insegnamenti più importanti.
La censura dell’EUIPO consiste nell’addebitare <<al Tribunale di aver violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 in ragione di un errore metodologico, in quanto ha esaminato le condizioni di commercializzazione dei prodotti in causa e le abitudini di acquisto del pubblico di riferimento nella fase della valutazione della somiglianza dei segni confliggenti.>>, paragrafo 42.
Inoltre l’ufficio muove un’altra censura: <<il Tribunale ha commesso un errore di metodo in quanto ha neutralizzato la somiglianza fonetica media dei segni in conflitto nella fase di valutazione della somiglianza di tali segni e ha abbandonato prematuramente qualsiasi valutazione globale del rischio di confusione.>>, par. 47.
Cioè: – le condizioni di commercializzazione non possono incidere nel giudizio di somiglianza tra segni; – la compensazione tra la distanza concettuale e la vicinanza visivo-fonetica non può avvenire solo nella fase di giudizio di somiglianza tra segni ed essere ad abbandonata nella fase del giudizio complessivo di confondibilità, come invece successo nel caso specifico, ove è stata prematuramente abbandonata, paragrafo 47 ss.
Ebbene, la CG inizia ribadendo:
– che per costante propria giurisprudenza <<l’esistenza di un rischio di confusione per il pubblico deve essere oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie […], tra i quali figurano in particolare il grado di somiglianza tra i segni in conflitto e tra i prodotti o i servizi designati in causa, nonché l’intensità della notorietà e il grado del carattere distintivo, intrinseco o acquisito mediante l’uso, del marchio anteriore […]>>Paragrafo 57;
– che <<la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto riguarda la somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, sull’impressione complessiva da essi prodotta. La percezione dei segni da parte del consumatore medio dei prodotti o dei servizi di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale di tale rischio. A questo proposito, il consumatore medio percepisce di norma un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi >>, paragrafo 58;
– che <<questa valutazione globale del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione e, in particolare, la somiglianza dei segni confliggenti e quella dei prodotti o dei servizi in oggetto. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi in causa può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i segni in conflitto e viceversa>> , paragrafo 59.
Ribadite queste tre regole, comunemente accettate, arriva la parte più interessante.
Per la CG , <<in assenza di qualsiasi somiglianza tra il marchio anteriore e il segno di cui è richiesta la registrazione, la notorietà o la rinomanza del marchio anteriore, l’identità o la somiglianza dei prodotti o servizi considerati non sono sufficienti per constatare un rischio di confusione […]. Di conseguenza, tale disposizione è manifestamente inapplicabile quando il Tribunale esclude qualsiasi somiglianza tra i segni in conflitto. È soltanto nell’ipotesi in cui tali segni presentino una certa somiglianza, ancorché tenue, che spetta al suddetto giudice procedere a una valutazione globale al fine di stabilire se, nonostante il tenue grado di somiglianza esistente tra di essi, la presenza di altri fattori pertinenti, quali la notorietà o la rinomanza del marchio anteriore, possa dar adito a un rischio di confusione per il pubblico di riferimento (v., in tal senso, sentenza del 24 marzo 2011, Ferrero/UAMI, C‑552/09 P, EU:C:2011:177, punti 65 e 66, nonché la giurisprudenza citata).>>, § 60.
Cioè, stando alla disposizione citata, il giudizio complessivo di …….
E’ in base a questa giurisprudenza che per il tribunale i segni non erano simili secondo un’impressione generale, mancando una delle due condizioni previste dall’articolo 8 comma 1 lettera B del regolamento 207: con conseguente errore dell’ufficio nell’affermare il rischio di confusione., paragrafo 61.
Il tribunale era giunto a questa conclusione con un ragionamento in due fasi: dopo aver detto che i segni presentavano un grado medio di somiglianza fonetica pur essendo visivamente e concettualmente dissimili (paragrafo 63), aveva però <aggiunto chje <<tenuto conto delle condizioni di commercializzazione dei prodotti di cui trattasi, l’aspetto visivo dei segni in conflitto, riguardo al quale tali segni erano diversi, era più importante per valutare l’impressione complessiva da essi prodotta rispetto agli aspetti fonetico e concettuale di tali segni. Inoltre, al punto 54 di tale sentenza il Tribunale ha rilevato che i segni in conflitto erano concettualmente diversi in virtù della presenza, nel segno per il quale si chiede la registrazione, degli elementi «black» e «by equivalenza»>>., § 65.
In breve l’aspetto visivo prevaleva su quello concettual-fonetico, tenuto conto delle condizioni di commercializzazione: e il profilo visvivo portava ad una differenziazione tra i segni (incrementata da una differenziazione anche concettuale paragrafo 65 seconda parte chiuso la parentesi). per questo Il tribunale ha rinunciato ad effettuare la valutazione complessiva del rischio di confusione richieta dalla norma (<<ll marchio richiesto è escluso dalla registrazione se: …b)a causa dell’identità o della somiglianza … sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato>>) dal momento che i marchi non erano similia prevalenza dell’elemento visivo -preonerante alal luce delle circoszante in c ui è commercialzizato- e concettuale paragrafo 66-.
La censura su questo modo di ragionare è duplice.
La Corte ricorda che <<al fine di valutare il grado di somiglianza esistente tra i segni confliggenti, occorra determinare il loro grado di somiglianza visiva, fonetica e concettuale e, eventualmente, vagliare la rilevanza che occorre attribuire a questi diversi elementi, tenendo conto della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi o delle condizioni in cui essi sono messi in commercio (sentenze del 22 giugno 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, punto 27, e del 12 giugno 2007, UAMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, punto 36).>>, Paragrafo 68.
Però ci sono state applicazioni giurisprudenziali divergenti nei vari stati. Pertanto La Corte ribadisce o insegna: <<sebbene le condizioni di commercializzazione costituiscano un fattore rilevante ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, la loro considerazione rientra nella fase della valutazione globale del rischio di confusione e non in quella della valutazione della somiglianza dei segni in conflitto.>>, paragrafo 70.
Infatti <<la valutazione della somiglianza dei segni in conflitto, che costituisce solo una delle fasi d’esame del rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, comporta il confronto dei segni in conflitto onde determinare se tali segni presentino un grado di somiglianza su uno tra i piani visivo, fonetico e concettuale. Per quanto tale confronto debba fondarsi sull’impressione complessiva che detti segni lasciano nella memoria del pubblico di riferimento, esso deve cionondimeno essere operato alla luce delle qualità intrinseche dei segni in conflitto (v., per analogia, sentenza del 2 settembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/UAMI, C‑254/09 P, EU:C:2010:488, punto46).>>, paragrafo 71.
A sostegno di questa affermazione la CG ricorda che <<tenere conto delle condizioni di commercializzazione dei prodotti o servizi coperti da due segni confliggenti ai fini del confronto di tali segni potrebbe sfociare nell’assurdo risultato che i medesimi segni potrebbero essere qualificati come simili o diversi in funzione dei prodotti e servizi che riguardano e delle condizioni in cui questi ultimi sono commercializzati.>>, paragrafo 72.
Ne segue quindi che Il tribunale ha sbagliato laddove ha preso <<in considerazione, ai punti da 48 a 53 e 55 della sentenza impugnata, le condizioni di commercializzazione dei prodotti in causa nella fase di valutazione della somiglianza dei segni in conflitto nel loro insieme e facendo prevalere, in ragione di tali condizioni, le differenze visive tra tali segni rispetto alla loro somiglianza fonetica.>>, paragrafo 73
In secondo luogo il tribunale ha sbagliato nell’effettuare la compensazione tra l’elemento concettuale da una parte e quello fonetico-visivo dall’altra.
Secondo la giurisprudenza addotta dalla Corte infatti <<la valutazione globale del rischio di confusione implica che le differenze concettuali tra i segni confliggenti possano neutralizzare determinate somiglianze fonetiche e visive tra tali due segni, purché almeno uno di questi segni, per il pubblico di riferimento, rivesta un significato chiaro e determinato, tale che questo pubblico possa coglierlo direttamente (sentenze del 18 dicembre 2008, Les Éditions Albert René/UAMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, punto punto 98; v. altresì, in tal senso, sentenze del 12 gennaio 2006, Ruiz-Picasso e a./UAMI, C‑361/04 P, EU:C:2006:25, punto 20, e del 23 marzo 2006, Mülhens/UAMI, C‑206/04 P, EU:C:2006:194, punto 35)>>, § 74.
Secondo i propri precedenti infatti <<la valutazione delle condizioni per tale neutralizzazione si integra nella valutazione della somiglianza dei segni in conflitto dopo la valutazione dei gradi di somiglianza sui piani visivo, fonetico e concettuale. Va tuttavia precisato che questa considerazione è intrinsecamente connessa all’ipotesi, eccezionale, in cui almeno uno dei segni in conflitto possieda, dal punto di vista del pubblico di riferimento, un significato chiaro e definito che possa essere direttamente colto da quel pubblico. Ne consegue che è solo se ricorrono tali condizioni che, conformemente alla giurisprudenza citata al punto precedente della presente sentenza, il Tribunale può risparmiarsi la valutazione globale del rischio di confusione per il fatto che, a causa delle marcate differenze concettuali tra i segni in conflitto e del significato chiaro, definito e direttamente intellegibile per il pubblico di riferimento di almeno uno di tali segni, questi ultimi producono un’impressione complessiva diversa, nonostante l’esistenza, tra di essi, di taluni elementi di somiglianza sui piani visivo o fonetico.>> § 75.
Di conseguenza , quando entrambi i segni confliggenti mancano di questo significato chiaro, <<definito e direttamente intellegibile per il pubblico di riferimento, il Tribunale non può procedere a una neutralizzazione omettendo un’analisi globale del rischio di confusione. In tal caso, invece, detto giudice è tenuto a effettuare un’analisi globale di tale rischio, tenendo conto di tutti gli elementi di somiglianza e di differenza individuati allo stesso titolo di tutti gli altri elementi rilevanti, come il grado di attenzione del pubblico di riferimento (v., in tal senso, sentenza del 12 gennaio 2006, Ruiz-Picasso e a./UAMI, C‑361/04 P, EU:C:2006:25, punti 21 e 23) o il grado di carattere distintivo del marchio anteriore.>>, paragrafo 76
In conclusione il tribunale ha sbagliato, <<quando ha inteso neutralizzare la somiglianza dei segni in conflitto sul piano fonetico alla luce della loro dissomiglianza concettuale e ha rinunciato all’analisi globale del rischio di confusione, pur non avendo affatto constatato, e neppure verificato, che nel caso di specie almeno uno dei segni in questione avesse un significato chiaro e definito per il pubblico di riferimento tale che quest’ultimo potesse coglierlo direttamente.>> para 77
Pertanto alla luce di questo vizio e di quello di motivazione contraddittoria, la sentenza del Tribunale va annullata, § 79.
Nell’ultima parte della sentenza La Corte procede al giudizio di merito: è infatti ammesso dal suo Statuto (articolo 61 comma 1) quando lo stato degli atti lo permetta
Qui la CG applica al caso specifico gli insegnamenti contenuti nella prima parte della sentenza, per cui su questa parte non mi trattengo: anche se non è priva di intresse, come sempre quando i principi astratti vengono applicati al caso concreto.
Mi limito a ricordare che l’esito dello ius dicere sostitutivo operato dalla CG è stato quello di confermare il giudizio di confondibilità dell’EUIPO, quindi rigettando l’impugnazione proposta di Equivalenza Manufactory, del §§ 101-103.
