Victoria Thüsing su IPKat ci notizia di 5th board of appel EUIPO 04 gennaio 2024, proc. R 1934/2023-5, Winch Industry GmbH, su marchio tridimendionale relativo a tende da installare sul tetto di auitovetture e costituito dalla rappresetnazione delle tende stesso:
marchio 3D chiesto in registrazione
La differenza rispetto alle tende consuiete era indicata analitricamente dall’istanze.
Giustamente il primo grado e l’appello de quo rigettano la dom,anda. Tale possibile differenza è insigmnificante (se esistente) per cui l’effetto monopoistico prodotto dalla descrittività non verrebbe evitato.
<<Da un lato, per quanto riguarda il carattere descrittivo del marchio richiesto, il Tribunale ritiene, alla luce degli indizi presi in considerazione dalla commissione di ricorso, che il pubblico di riferimento tedesco comprenda immediatamente il segno EMMENTALER come designante un tipo di formaggio. Dato che, affinché un segno sia rifiutato alla registrazione, è sufficiente che esso abbia carattere descrittivo in una parte dell’Unione, la quale può essere eventualmente costituita da un solo Stato membro, il Tribunale ha dichiarato che la commissione di ricorso ha giustamente concluso che il marchio richiesto è descrittivo, senza che sia necessario esaminare gli elementi che non riguardano la percezione del pubblico di riferimento tedesco. Dall’altro lato, per quanto riguarda la tutela del marchio richiesto in quanto marchio collettivo, il Tribunale ricorda che l’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 prevede che, in deroga all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento, possono costituire marchi collettivi segni o indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi in questione. Tuttavia, tale disposizione deve essere sottoposta ad un’interpretazione restrittiva. In tal senso, la sua portata non può comprendere i segni che sono considerati come un’indicazione della specie, della qualità, della quantità, della destinazione, del valore, dell’epoca di produzione o di un’altra caratteristica dei prodotti di cui trattasi, ma unicamente i segni che saranno considerati come un’indicazione della provenienza geografica di detti prodotti. Poiché il marchio richiesto è descrittivo di un tipo di formaggio per il pubblico di riferimento tedesco e non è percepito come un’indicazione della provenienza geografica di detto formaggio, il Tribunale conclude che esso non gode di una tutela in quanto marchio collettivo>>.
Non è esattissimo parlare di interpretazione “restrittiva”: meglio sarebbe stato “letterale”, alla luce della disposizione cit.
A meno di ricordare che <emmental>, derivando dalla omonima valle svizzera (v. wikipedia), potrebbe essere percepito come indicazione geografica. Ma allora bisognerebbe spiegare che la valenza geografica si è persa nel pubblico , il quale percepisce solo quella delle caratteristiche merceologiche/organolettiche
1) in the present case, the earlier word mark, consisting of the element ‘thermrad’, and the dominant word element of the mark applied for, ‘termorad’, are of the same length, both being formed of eight letters. They thus overlap in so far as they contain the sequence of the letter ‘t’ followed by the string of letters ‘erm’ and ‘rad’. However, those signs are differentiated by the letters ‘h’ and ‘o’ and, in the mark applied for, by the geometric shape contained in the letter ‘t’ and the expression ‘aluminium panel radiator’, as well as by the stylisation of the typeface used.
76 In the light of the analysis contained in paragraph 67 above, it is clear that the elements differentiating the signs at issue either occupy a secondary position owing to their purely decorative character, as regards the stylisation of the typeface and the red geometric component, or are negligible, so far as concerns the expression ‘aluminium radiator panel’, due to its reduced size and proportion. Consequently, it must be held that the similarities between the word elements ‘thermrad’ and ‘termorad’ in the signs at issue outweigh their differences, since, in the present case, those differences are not sufficient to attenuate the visual similarities.
77 Consequently, the Board of Appeal justifiably considered that the marks at issue were visually similar to a high degree.
Phonetic similarity:
In the present case, the signs at issue coincide phonetically in that the word elements ‘therm’ and ‘term’ sound identical when pronounced, since, as is apparent from paragraph 66 of the contested decision, the letter ‘h’ is not pronounced in German, Dutch or French. The sound of the syllable ‘rad’ is also the same in the signs at issue. On the other hand, they differ in the sound of the letter ‘o’ and the expression ‘aluminium panel radiator’ in the mark applied for.
83 As regards that expression, it should be found, as the Board of Appeal considered, that it is highly probable that it will be ignored by the relevant public given its descriptive character and the secondary position it occupies owing to its smaller size and position at the bottom of the mark applied for (see, to that effect, judgments of 11 September 2014, El Corte Inglés v OHIM – Baumarkt Praktiker Deutschland (PRO OUTDOOR), T‑127/13, not published, EU:T:2014:767, paragraph 53; of 7 June 2018, MIP Metro v EUIPO – AFNOR (N & NF TRADING), T‑807/16, not published, EU:T:2018:337, paragraph 48; and of 14 June 2018, Lion’s Head Global Partners v EUIPO – Lion Capital (LION’S HEAD global partners), T‑310/17, not published, EU:T:2018:344, paragraph 39).
84 Consequently, the Board of Appeal was entitled to find that the marks at issue were phonetically similar to a high degree.
Conceptual similarity:
<<the Board of Appeal found that, despite the fact that the word elements ‘thermrad’ and ‘termorad’ did not convey a clear concept in relation to the goods at issue, both signs contained a word element which referred to the concept of ‘heat’ or ‘temperature’, namely ‘therm’ and ‘termo’. Nevertheless, since that similarity was based on an element the distinctiveness of which was weak, the Board of Appeal concluded that the signs at issue were conceptually similar to at least a low degree.
86 Those findings of the Board of Appeal, which, moreover, are not disputed by the applicant, are free from error and must therefore be upheld>>.
Distintività del marchio anteriore: normale, § 95
Sintesi:
<< 102 First of all, although the applicant insists, in the present case, that the distinctiveness of the earlier mark is weak, it has nevertheless been found, contrary to his assertion, that the distinctiveness of the earlier mark was normal.
103 Furthermore, it has been established that the goods covered by the mark applied for were identical or similar to the goods covered by the earlier mark. Similarly, as is apparent from paragraphs 77, 84 and 86 above, the signs at issue have a high degree of visual and phonetic similarity and a low degree of conceptual similarity.
104 In addition, the public to be taken into account for the purpose of examining the likelihood of confusion consists of both the general public and professionals, both displaying a high level of attention on account of the fact that the goods at issue are purchased infrequently and are expensive. In that regard, in so far as, in paragraph 82 of the contested decision, the Board of Appeal included in the assessment of the existence of a likelihood of confusion the part of the relevant public displaying a high level of attention, the Board of Appeal’s error, established in paragraph 34 above, is of no consequence.
105 In the light of all of the factors analysed above, it must be held that the conditions for finding that there is a likelihood of confusion are satisfied in the present case, on account of, in particular, the fact that the goods at issue are identical or similar and the overall similarity of the signs at issue, which are both formed of a fanciful and, therefore, distinctive word element in relation to those goods, and the normal distinctive character of the earlier mark, despite the high level of attention of the relevant public. Thus, in view of the interdependence of the various factors taken into account, it cannot be ruled out that the average consumer of the goods at issue residing in Benelux might believe that those goods come from the same undertaking or from economically linked undertakings.
106 Consequently, the complaint relating to the global assessment of the likelihood of confusion must be rejected>>.
OK. Ci pare tuttavia assai dubbio che il marchi odenominativo THERMRAD per <<<Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilation and water supply; radiators (heating); radiators for central heating’.>> sia valido in quanti mediament distintivit. Ci pare invee assai descrittivo e quindi nullo.
<< 37 It is apparent from the documents submitted by the intervener and on which the Board of Appeal relied that alphanumeric combinations are frequently used in the field of mobile phones and smart phones. The Court also notes that those combinations are generally in the form of the letter ‘v’ followed by a number in ascending order, according to the year or month in which the mobile telephone or smart phone is launched on the market.
38 Since the goods covered by the contested mark are ‘Smart phones; Mobile phones; [and] Wearable smart phones’, it is clear that, when faced with those devices identified by the sign V10, the relevant public will give it the meaning which it has in a technological context. That public will understand that it refers to the abbreviation of the word ‘version’, followed by the version number of the goods in question. The alphanumeric combination ‘v10’ of the contested mark will therefore easily be understood by the relevant public as being intended to identify the tenth version of those goods.
39 Thus, the alphanumeric combination composed of the letter ‘v’ followed by a number indicates to the relevant public a characteristic of the goods at issue relating to their technological evolution and seeks to identify the different versions of those goods, as a variant of the earlier or later forms, which most likely incorporates certain modifications. (…)
It follows from the foregoing that the intervener put forward compelling evidence that the contested mark V10 had, for the relevant public, a sufficiently direct and specific relationship with the goods at issue by referring, inter alia, to several printouts from websites, from which it is apparent that the letter ‘v’ is clearly an abbreviation of the word ‘version’ and that the number which follows it refers to the number of the version in question >>.
Trib. Milano n° 10253/2022 del 28.12.2022 , RG 17325/2020, Heineken c. MATTHIAS MÜLLER, rel. Fazzini Elisa, decidendo una lite sull’oggetto, ritiene che il marchio denominativo LA BIANCA per birre sia nullo perchè descreittivo di un tipo di birra di colorazione assai chiara
Due passaggi riporto:
1) <<Pertanto, la valutazione del carattere descrittivo di un marchio, dev’essere effettuata, da un lato, in relazione ai prodotti e ai servizi per il quali la registrazione del segno è stata richiesta e, dall’altro, in relazione alla percezione dello stesso da parte del pubblico di riferimento, costituito dal consumatore di tali prodotti o servizi (Ellos/UAMI (ELLOS), T 219/00, EU:T: 2002: 44, punto 29).
La evidente ratio di tale disposizione consiste nell’assicurare che i segni descrittivi di una o più caratteristiche dei prodotti o dei servizi, per i quali è richiesta una registrazione come marchio, possano essere liberamente utilizzati da tutti gli operatori economici che offrono prodotti o sevizi. Tale disposizione, pertanto, impedisce che tali segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi e che un’impresa monopolizzi l’uso di un termine descrittivo, a discapito delle altre imprese, comprese le concorrenti, che vedrebbero così ristretta la portata del vocabolario disponibile per descrivere i propri prodotti>>.
2) << Il Collegio ritiene che, a prescindere dalla presenza dell’articolo determinativo, il termine la “bianca” è, comunque, riconoscibile dal consumatore italiano nel senso dell’aggettivo, in quanto la mera assenza di un sostantivo, individuabile evidentemente con “birra”, accanto a tale termine non può impedire un simile riconoscimento da parte del consumatore medio, destinatario del prodotto, trattandosi di un aggettivo di uso corrente, in relazione alla commercializzazione della birra, come si può evincere anche dalle plurime etichette allegate da parte attrice. Si osserva, inoltre, tenuto conto dell’art. 13 sopra richiamato, laddove il legislatore ha previsto che è privo di carattere distintivo il marchio costituito “da indicazioni descrittive” che a esso si riferisce, come nel caso di segno che in commercio possa servire a “designare la specie, la qualità, […] altre caratteristiche del prodotto o servizio”, che sussista, nel caso di specie, dal punto di vista del pubblico di riferimento, un nesso tra il significato “la bianca” e il prodotto interessato, rappresentato dalla “birra”, poiché è evidente che il segno oggetto del contendere sia idoneo a disegnare una caratteristica che può riguardare in astratto la bevanda in oggetto, facilmente riconoscibile negli ambienti interessati. Si ritiene che sia irrilevante al riguardo che la birra prodotta in concreto appartenga alla diversa tipologia delle birre “Wizen” o “Weissen”, di tradizione bavarese, atteso che la valutazione sulla descrittività di un marchio deve essere effettuata in astratto. L’aggettivo qualificativo sostantivato “bianca”, preceduto dall’articolo determinativo “la”, infatti, attribuisce al prodotto specifiche intrinseche caratteristiche a esso inerenti, anche di reputazione presso il pubblico, essendo anche indice di un colore chiaro del prodotto, che, come tali debbono restare patrimonio comune di tutti i produttori della birra che possono o meno fabbricare e commercializzare la tipologia di birra bianca o di colore chiaro>>.
Il punto più interessante è quello in rosso sub 2, tenuto conto che il convenuto soccombente produceva birra non del tipo “Bianco” ma del tipo “Weizen” (che parrebbe merceologicamente diverso e magari anche -ma non è detto- di colorazione diversa e cioè forse meno chiara)
Lo United States Patent and Trademark Office (USPTO) aveva agito davanti alla Corte Suprema dopo due sconfitte nei gradi inferiori, pp. 5-6: in particolare proponeva alla C.S. l’accoglimento della regola per cui un termine generico rimane generico anche se unito al top level domain <.com>.
La Corte rigetta però la domanda
A p. 6 ricorda le regole principali in materia, secondo cui: i) è generico il termine che indica una classe di beni e servizi anziché alcune specifiche caratteristiche o esempi della classe; ii) Il giudizio di distintività riguarda l’intero segno e non una parte isolata; iii) è e decisivo il significato presso i consumatori.
Visto che le prove hanno dimostrato che<booking.com> non è percepito come generico dei consumatori, ciò basta per non ritenerlo generico, p. 7.
La Suprema Corte rigetta poi la forza del precedente Goodyear’s India Rubber Glove Mfg. Co. v. Goodyear Rubber Co., 128 U. S. 598 (addirittura del 1888!), secondo cui Goodyear Rubber Company non è suscettibile di appropriazione esclusiva: <<Standing alone, the term “Goodyear Rubber” could not serve as a trademark because it referred, in those days, to “well-known classes of goods produced by the process known as Goodyear’s invention.” (…) “[A]ddition of the word ‘Company’” supplied no protectable meaning, the Court concluded, because adding “Company” “only indicates that parties have formed an association or partnership to deal in such goods.” Ibid. Permitting exclusive rights in “Goodyear Rubber Company” (or “Wine Company, Cotton Company, or Grain Company”), the Court explained, would tread on the right of all persons “to deal in such articles, and to publish the fact to the world.”>>, p. 8.
Non si può invocare questo precedente, dice la SC, poichè il sistema dei nomi di dominio un’entità sola può avere un certo nome di dominio (ad es. <booking.com>), sì che questa non può che essere un entità determinata e non un nome di genere. Ne segue che i consumatori, quando vedono <booking.com> pensano ad una specifica entità imprenditoriale e non ad un tipo generico di servizio, p. 9.
Infatti l’unico criterio è la percezione nel mercato: <<whether any given “generic.com” term is generic, we hold, depends on whether consumers in fact perceive that term as the name of a class or, instead, as a term capable of distinguishing among members of the class>>, p. 11.
Al § B la Corte affronta i profili di riduzione della concorrenza, che la registrazione comporterebbe: sono pure molto interessanti ma qui non possono essere affrontati perché richiederebbero esame specifico (v. sul punto l’opposta posizione del giudice Breyer, infra).
A parte la concurring opinion del giudice Sotomayor su profili secondari, è invece interessante l’opinione dissenziente del giudice Breyer, secondo il quale invece il segno <booking.com> è generico. Secondo lui, aggiungere il suffisso <.com> ad un termine generico, in linea di massima non aggiunge significato a quello proprio delle singole componenti . Infatti <<when a website uses an inherently distinctive secondlevel domain, it is obvious that adding “.com” merely denotes a website associated with that term. Any reasonably well-informed consumer would understand that “postit.com” is the website associated with Post-its. (…) Likewise, “plannedparenthood.com” is obviously just the website of Planned Parenthood (…) . Recognizing this feature of domain names, courts generally ignore the top-level domain when analyzing likelihood of confusion.(…) . Generic second-level domains are no different. The meaning conveyed by “Booking.com” is no more and no less than a website associated with its generic second-level domain, “booking.” This will ordinarily be true of any generic term plus “.com” combination. The term as a whole is just as generic as its constituent parts>>
Il punto più interessante dell’opinione dissenziente è quello relativo alla unicità del nome di dominio. Come detto sopra, questo punto è stato ritenuto decisivo dalla maggioranza per giudicare il segno “non generico” e per rigettare l’autorità della sentenza Goodyear.
La pensa all’opposto il giudice Breyer. Scondo lui (p. 7/8) questo aspetto di funzionamento tecnico del sistema dei domain names non permette di differenziare dalla fattispecie esaminata in Goodyear.
infatti ad esempio <Wine Incorporated> implica l’esistenza di una specifica ed un’unica società incorporata secondo la legge di qualche Stato _USA. Analogamente i consumatori che si imbattessero in <The Wine Company> penserebbero ad una specifica compagnia e non al genere. L’aggiunta <<of the definite article “the” obviously does not transform the generic nature of that term>>, p.7. E’ irrilevante dire che i consumatori non lo usino come termine di genere e cioè che non direbbero mai <travelocity> [concorrente di Booking] è un booking.com intendo il genere, p. 7.
La questione non è semplice da dipanare ma alla fine è preferibile l’opinione del giudice Breyer. Del resto l’aggiunta di <Spa> o <srl> corrisponde abbastanza sotto il profilo funzionale della comunicazione commerciale all’aggiunta di un top level domain. Anche da noi non può esistere una società con una denominazione identica ad un’altra (artt. 2564 e 2567 c.c.) e il fatto che ciò sia imposto dalla legge, anziché dalla dal profilo tecnico informatico, non permette di giungere a conclusioni diverse.
Quindi il marchio sub iudice doveva essere ritenuto generico, tranne l’effetto salvifico di un secondary meaning (da noi, ex art. 13 comma 3 CPI).
Sul grado di conoscenza del marchio nel mercato, Booking.com aveva portato gli esiti di sondaggi secondo cui <<74.8% of participants thought that “Booking.com” is a brand name, whereas 23.8% believed it was a generic name. App. 66. At the same time, 33% believed that “Washingmachine.com”— which does not correspond to any company—is a brand, and 60.8% thought it was generic>> p. 9. Tuttavia questo sondaggio non induce il giudice Breyer a cambiare opinione: egli sembra anzi sostenere che l’imprecisione di questi sondaggi impedisca sempre di basarsi su di essi per affermare la distintività del segno. Qui la questione diventa probatoria: bisogna cioè capire se il sondaggio costituisca prova sufficiente di distintività oppure no. Si tratta di una questione fattuale che può essere decisa solo caso per caso: e potrebbe anche essere decisa nel senso che un sondaggio è sufficiente a dare questa prova qualora secondo le regole della scienza statistica sia fatto molto bene e cioè sia altamente rappresentativo.
E’ interessante la parte finale dell’opinione di Breyer sui profili anticoncorrenziali della registrazione di termini generici, pp. 10-11. Egli individua i seguenti: – il titolare di brevi e generici nome di dominio sono facili da ricordare; – possono poi creare l’impressione di una maggiore autorevolezza e affidabilità ; – può comportare vantaggi specifici per la presenza in internet (profilo non chiaro); – stante il sistema del nome di dominio, attribuisce una automatica esclusività; – sono più facili da trovare per i consumatori i termini generici; – impediscono l’uso di termini simili (profilo non chiaro poiché se il marchio è assai debole, dobvrà sopportare un avvicinamento notevole dei segni dei concorrenti)
