interpretazione del brevetto

Rivendicazioni e descrizione nell’interpretazione del brevetto

Europeran Patent Office, Board of appeal, 28.-09.2023, case numeber T 0447/ 22 – 3.2.05, Patent Proprietor: Picote Solutions Oy Ltd , § 13.1 Reasons, p. 43 ss:

<<There is an extensive body of case law of the Boards of
Appeal according to which, within certain limits, a
claim may be interpreted with the help of the
description and the drawings for understanding the
subject-matter to be assessed under the requirements of
the EPC.
It is a general principle applied throughout the EPC
that a term of a claim can be interpreted only in
context. The claims do not stand on their own, but
together with the description and the drawings they are
part of a unitary document, which must be read as a
whole (see e.g. T 556/02, Reasons 5.3; T 1646/12,
Reasons 2.1, T 1817/14, Reasons 7.3, and T 169/20,
Reasons 1).
The extent to which description and drawings can
provide an aid to interpret the claims is however
subject to certain limitations.
A decision often cited in this context is T 190/99,
which in point 2.4 of the Reasons states that the
skilled person when considering a claim should rule out
interpretations which are illogical or which do not
make technical sense. He should try, with synthetical
propensity i.e. building up rather than tearing down,
to arrive at an interpretation of the claim which is
technically sensible and takes into account the whole
disclosure of the patent; the patent must be construed
by a mind willing to understand not a mind desirous of
misunderstanding.
The present board concurs with T 1408/04 (Reasons 1)
that this statement must be understood to mean only
that technically illogical interpretations should be
excluded (see also T 1582/08, Reasons 16, and T 169/20,
Reasons 1.3.3). A claim can thus be interpreted in the
light of the description and the drawings to the extent
that they contain logical and technical sensible
information.
Furthermore, interpreting the claims in the light of
the description and the drawings does not make it
legitimate to read into the claim features appearing
only in the description or the drawings and then
relying on such features to provide a distinction over
the prior art. This would not be to interpret claims
but to rewrite them (see T 881/01, Reasons 2.1). In this context, it is important to differentiate between a claim consisting of terms with a clear technical
meaning and an unclear claim wording. The preparatory
material available on the discussions leading up to the
European Patent Convention shows that even in the
framework of Article 69 EPC and its Protocol on
Interpretation (see for instance Armitage, “Die
Auslegung europäischer Patente”, in GRUR Int. 1983,
242; Decker in Stauder/Luginbühl, “Europäisches
Patentübereinkommen”, 9th edition, Art 69, marginal no.
22, with reference to Stauder, “Die
Entstehungsgeschichte von Art 69(1) EPÜ und Art 8(3)
StraßbÜ über den Schutzbereich des Patents”, GRUR Int.
1990, 793, 799), it was never the scope to exclude what
on the clear meaning was covered by the terms of the
claims. Accordingly, many decisions of the Boards of
Appeal have concluded that a discrepancy between the
claims and the description is not a valid reason to
ignore the clear linguistic structure of a claim and to
interpret it differently (see, for example, T 431/03,
Reasons 2.2.2; T 1597/12, Reasons 3.2.1; T 1249/14,
Reasons 1.5). The description cannot be used to give a
different meaning to a claim feature which in itself
imparts a clear, credible technical teaching to the
skilled reader (T 1018/02, Reasons 3.8; T 1391/15,
Reasons 3.5). On a similar note, the board in T 197/10
(Reasons 2.3) held that, in the event of a discrepancy
between the claims and the description, those elements
of the description not reflected in the claims are not,
as a rule, to be taken into account for the examination
of novelty and inventive step>>.

(segnalazione di Rose Hughes in IPKat)

Cass. sez. I, ord. 10/05/2023 n. 12.499, rel. Nazzicone:

Premessa processuale:

<<3.1. – Occorre premettere che l’interpretazione del brevetto per invenzione industriale, a qualunque effetto sia resa, si risolve in un accertamento di fatto circa la determinazione della portata dell’invenzione e la volontà del soggetto che domanda il brevetto in ordine al contenuto del diritto di esclusiva, il quale è rimesso al giudice del merito e non è soggetto a controllo da parte della Corte di cassazione in via diretta e primaria, ma solo mediatamente, attraverso la verifica della correttezza logica e giuridica delle ragioni poste a fondamento del convincimento espresso dal giudice>>.

Poi il profilo sostanziale:

<<3.3.2. – I criteri interpretativi del brevetto, dalla ricorrente invocati, prevedono che alla domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale debbano unirsi la descrizione, le rivendicazioni e i disegni necessari alla sua intelligenza, dovendo l’invenzione essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla (art. 51, commi 1 e 2), e che la descrizione e i disegni servano ad interpretare le rivendicazioni (art. 52, comma 2); essi aggiungono, altresì, che occorre garantire, nel contempo, un’equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi (art. 52, comma 3).

Dunque, la descrizione ed i disegni assolvono alla funzione di interpretare le rivendicazioni, il che deve avvenire secondo una regola di contemperamento, ossia in modo da garantire, nel contempo, un’equa protezione al titolare dell’invenzione e una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi (cfr. Cass. 4 gennaio 2022, n. 120).

Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che la rivendicazione va interpretata alla luce del dato tecnico risultante dalla descrizione (Cass. 4 settembre 2017, n. 20716, non massimata; Cass. 28 luglio 2016, n. 15705; Cass. 8 febbraio 1999, n. 1072) e, dunque, anche dai disegni, espressamente richiamati dall’art. 52, comma 2, cod. propr. ind. (Cass. n. 20716 del 2017, cit.).

Ne’ tali criteri impediscono naturalmente che tale valutazione sia compiuta da soggetto diverso dal tecnico del ramo, secondo i canoni ermeneutici della lettera della rivendicazione, dei dati tecnici descritti e dei disegni allegati.

Come prevede la legge, nell’interpretazione del brevetto si deve fare, invero, riferimento alle cognizioni ed al linguaggio di un tecnico esperto del ramo; ma ciò non implica che solo questi sia in grado di comprendere le descrizioni, né, in particolare, che solo un sarto sia idoneo a comprendere le descrizioni di tagli e cuciture, salva la prova di situazioni eccezionali, nella specie neppure prospettate.

Del resto, l’interpretazione del brevetto va compiuta secondo il nucleo di principi di razionalità ermeneutica, utilizzabili nell’ambito delle interpretazioni anche di atti diversi dal negozio giuridico, alla cui stregua occorre tenere in considerazione il tenore letterale delle parole tecniche usate nelle rivendicazioni ed il significato logico delle stesse, secondo il senso complessivo del contenuto del brevetto, riportato nelle rivendicazioni e nella descrizione, nonché alla luce del criterio esposto del contemperamento tra protezione al titolare e sicurezza giuridica per i terzi. Ne deriva un’evidente contiguità tra le regole speciali e quelle generali di corretta interpretazione degli atti.

3.3.3. – Nella specie, la Corte d’appello non ha esorbitato da tali criteri, come lamentato dalla ricorrente, ma ha, da un lato, affidato le valutazioni ad un tecnico ingegnere, adeguatamente giustificando tale scelta, e, dall’altro lato, proceduto all’interpretazione delle rivendicazioni anche alla luce dei disegni.

Pertanto, la Corte territoriale non ha affatto violato il metodo indicato dalla legge, atteso che questa consente l’ausilio interpretativo delle prime (le rivendicazioni) per mezzo delle seconde (descrizione e disegni), né impone al giudice, ogni volta che sia coinvolto un brevetto nell’ambito merceologico dell’abbigliamento, di consultare un esperto di sartoria, spettando poi sempre al giudice del merito apprezzare le concrete capacità del consulente da lui nominato>>.

Ruolo della descrizione e dei disegni nell’interpretazione della domanda brevettuale

Cass. sez. I del 01.02.2023 n. 3013, rel. Catallozzi:

<<- ciò posto, si osserva che, come osservato anche nello stesso precedente giurisprudenziale di questa Corte richiamato dalle ricorrenti, la descrizione ed i disegni allegati alla domanda di concessione di un brevetto industriale, pur non potendo in alcun modo determinarne l’ambito della tutela concessa dal brevetto laddove questo sia del tutto generico con riferimento all’indicazione dei limiti della protezione, possono essere utilizzati al fine di chiarire e interpretare la rivendicazione (cfr. Cass. 9 aprile 2019, n. 22079);

– infatti, l’individuazione dell’ambito di protezione brevettuale e dei relativi limiti è enucleabile anche attraverso la descrizione e i disegni del brevetto stesso, che assolvono a una funzione esplicativa delle rivendicazioni (cfr. Cass. 16 dicembre 2019, n. 33232; Cass. 5 marzo 2019, n. 6373; Cass. 28 luglio 2016, n. 15705);

– pertanto, pur riconoscendo la validità della regola che pone la sufficiente descrizione dell’invenzione quale requisito per il rilascio del brevetto e la centralità del ruolo delle rivendicazioni nell’individuazione dell’ambito della tutela, deve ritenersi che l’interpretazione di queste ultime non si limita al testo letterale delle stesse, pur non potendosi estendere a tutto ciò che può essere dedotto da un esperto del ramo dalla considerazione della descrizione e dei disegni;

– in particolare, non può disconoscersi la valenza interpretativa della descrizione e dei disegni nei casi, quale quello in esame, in cui tali strumenti, nel circostanziare la struttura di una certa caratteristica del trovato, consentono di puntualizzare, in funzione limitativa, l’oggetto della rivendicazione, formulata in termini ampi e caratterizzati da inevitabile genericità, partecipando alla dichiarazione di volontà del titolare circa il perimetro della tutela richiesta;

– in tali casi, l’utilizzo delle descrizioni e dei disegni, lungi dall’estendere l’ambito della protezione oltre quella espressa dalle rivendicazioni, permette che la concessione della privativa sia maggiormente aderente alla volontà del titolare e, coerentemente con quanto disposto dall’art. 52, comma 3, cod. prop. ind., realizza un’equa protezione del titolare e una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi, potenzialmente avvantaggiati dalla limitazione dell’ambito di protezione;>>

La sentenza, poi , esamina pure l’art. 64 cpi (invenzione dei dipendenti)

Due Cassazioni sulla contraffazione per equivalenti

Cass. sez. I del 4 gennaio 2022 n. 120 , rel. Iofrida, sull’interpretazione dell’art. 52 cod. propr. ind. (e soprattutto sul suo co. 3 bis)

Premessa:

<<Come già rilevato da questa Corte (Cass. 2977/2020), nelle disposizioni della CBE e dell’art. 52 c.p.i. viene colto unanimemente “il superamento del risalente approccio cosiddetto della “central definition theory””, incentrato sulla valutazione dell’invenzione nel suo complesso, quale ricostruita sulla base delle caratteristiche essenziali della soluzione inventiva attribuita al trovato, non rilevando elementi accessori e secondari, anche se riprodotti (si pensi all’orientamento improntato, ai fini del giudizio sull’equivalenza, alla individuazione, nell’invenzione e nel prodotto contraffattorio, della medesima “idea inventiva” o “idea di soluzione” o “nucleo inventivo protetto” o “cuore dell’invenzione brevettata”: Cass. 2848/1960; Cass. 257/2004; Cass. 12545/2004; Cass. 22495/2006); modalità di ricostruzione che aveva incontrato critiche perché prescindeva dal ruolo centrale svolto dalle rivendicazioni e frustrava le esigenze di certezze dei terzi in ordine all’ampiezza dell’esclusiva brevettuale, e “l’approdo alla cosiddetta “peripheral definition theory”, fondata sulla chiara e precisa identificazione dei limiti e dei confini della protezione brevettuale, funzionali alla determinazione del perimetro della privativa”, sulla base delle caratteristiche del trovato espressamente rivendicate nel testo brevettuale, secondo il c.d. esame “elemento per elemento”, fatto proprio dal legislatore Europeo e italiano, che aveva già trovato applicazione nel sistema statunitense (c,d. “element by element rule”, a sua volta corollario della “all elements rule”, secondo cui, perché si abbia contraffazione, ogni elemento rivendicato deve ritrovarsi nell’oggetto o letteralmente o per equivalenti).

Si è quindi rafforzato il ruolo centrale e autonomo delle rivendicazioni, sia nella valutazione dei requisiti di brevettabilità dell’invenzione, in quanto solamente le caratteristiche, come effettivamente rivendicate, debbono essere prese in considerazione per stabilire la differenza tra l’oggetto del brevetto e l’arte nota, sia nella fase di accertamento della contraffazione letterale o per equivalenti>>.

Poi sull’equivalenza come di solito inerpretata:

< 2.4. Vi sono due principali metodologie per valutare l’equivalenza: a) il triple test o metodo FWR (function, way, result), di matrice statunitense, secondo cui, in un’analisi di ogni parte dell’invenzione, nella contraffazione per equivalenti rientrano solo quelle soluzioni che realizzano lo stesso risultato dell’invenzione (result), con le stesse modalità (way) e che svolgono sostanzialmente la stessa funzione (function); b) il criterio dell’ovvietà, di derivazione tedesca, secondo cui rientrano nella contraffazione del brevetto per equivalenti tutte le realizzazioni che, in virtù della tecnica nota, costituiscono, per il tecnico del ramo, un’ovvia variante ovvero una risposta banale e ripetitiva rispetto a quanto rivendicato, salvo che il trovato oggetto di contestazione non risolva un problema tecnico diverso, potendo allora rientrare nel campo delle invenzioni dipendenti, di cui all’art. 68, comma 2, c.p.i..

Questa Corte ha aderito prevalentemente alla seconda teoria (Cass. 257/2004; Cass. 9549/2012 Cass. 24658/2016).

Si è poi rilevato che, al fine di escludere la contraffazione per equivalenza, non rileva la variazione, seppure originale, apportata ad un singolo elemento del trovato brevettato, se la variazione non consenta di escludere l’utilizzazione, anche solo parziale, del brevetto anteriore, occorrendo, in tal caso, l’autorizzazione all’utilizzo da parte del titolare del brevetto antecedente (Cass. 30234/2011).

E’ stato nuovamente ribadito (Cass. 22351/2015, caso Omac-Galli, riguardante un brevetto relativo ad una macchina per carico e scarico e accoppiamento di strisce di pelle) che “una riproduzione solo parziale del dispositivo brevettato non è idonea ad escludere, di per sé, la contraffazione laddove la parzialità non impedisca, secondo un accertamento che costituisce una questione di fatto, affidata all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile se sorretto da motivazione adeguata ed esente da vizi logici, di ritenere l’utilizzazione del brevetto, nella sua struttura generale, anteriore”.

Si è invece esclusa la contraffazione per equivalenti quando un prodotto o procedimento in contestazione sia significativamente diverso rispetto a quello brevettato, tanto che, presentando una differenza tecnica strutturale, qualitativamente apprezzabile e che investe il nucleo inventivo protetto, non possa essere considerata un mero equivalente (Cass. 9548/2012).

Nella pronuncia già citata n. 2977/2020, si è chiarito in motivazione che, tuttavia, al fine di dare, oggi, effettiva applicazione alla regola di contemperamento, contemplata dell’art. 52 c.p.i., commi 3 e 3 bis, l’ambito di tutela del brevetto non può sempre essere determinato sulla base del solo contenuto letterale delle rivendicazioni, che esprimono dichiarazioni di volontà dell’inventore, in quanto “vi sono indubbiamente casi in cui la non coincidenza fra il prodotto e il contenuto oggettivo delle rivendicazioni brevettuali non esclude la contraffazione, allorché la modesta variante incida su di un elemento della rivendicazione che non abbia importanza centrale nell’economia dell’idea inventiva (eliminandolo, o sostituendolo in una diversa soluzione espressiva della stessa idea fondamentale); o allorché il prodotto accusato di contraffazione per equivalenti assolve alla stessa funzione del prodotto brevettato, seguendo sostanzialmente la stessa via e pervenendo allo stesso risultato; o, ancora quando la soluzione sostitutiva adottata dal contraffattore rispetto alla soluzione brevettata appaia ovvia e non originale, tenuto conto, quale parametro di valutazione, delle conoscenze medie del tecnico del settore” >>.

Principio di diritto: ““In tema di brevetti per invenzioni industriali e della loro contraffazione per equivalente, ai sensi dell’art. 52, comma 3 bis, del Codice Proprietà Industriale, di cui al D.Lgs. n. 30 del 2005, come modificato ad opera del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131, il giudice – chiamato a valutare l’esistenza di un illecito contraffattorio deve preliminarmente determinare l’ambito della protezione conferita dal brevetto, poi individuare analiticamente le singole caratteristiche del trovato, così come espressamente rivendicate nel testo brevettuale, interpretate anche sulla base della loro descrizione e dei disegni allegati, e quindi verificare se ogni elemento così rivendicato si ritrovi anche nel prodotto accusato della contraffazione, anche solo per equivalenti, così intendendosi, secondo una delle possibili metodologie utilizzabili, quelle varianti del trovato che possano assolvere alla stessa funzione degli elementi propri del prodotto brevettato, seguendo sostanzialmente la stessa via dell’inventore e pervenendo al conseguimento dello stesso risultato”“.

Passiamo a Cass. sez. I del 20.10.2022 n. 30.943, rel. Falabella:

<< La banalità delle soluzioni tecniche alternative che sono state adottate si traduce, del resto, nella contraffazione per equivalente che la Corte di merito ha positivamente accertato: infatti, al fine di valutare se la realizzazione contestata possa considerarsi equivalente a quella brevettata, così da costituirne una contraffazione, occorre accertare se, nel permettere di raggiungere il medesimo risultato finale, essa presenti carattere di originalità, offrendo una risposta non banale, né ripetitiva della precedente, essendo da qualificarsi tale quella che ecceda le competenze del tecnico medio che si trovi ad affrontare il medesimo problema, potendo ritenersi in questo caso soltanto che la soluzione si collochi al di fuori dell’idea di soluzione protetta (Cass. 2 novembre 2015, n. 22351; Cass. 13 gennaio 2004, n. 257; cfr. pure Cass. 7 febbraio 2020, n. 2977, circa il rilievo che assume, ai fini dell’equivalenza della soluzione inventiva, il fatto che la realizzazione contestata permetta di raggiungere il medesimo risultato finale adottando varianti prive del carattere di originalità, perché ovvie alla luce delle conoscenze in possesso del tecnico medio del settore che si trovi ad affrontare il medesimo problema)>>.