Victoria Thüsing su IPKat ci notizia di 5th board of appel EUIPO 04 gennaio 2024, proc. R 1934/2023-5, Winch Industry GmbH, su marchio tridimendionale relativo a tende da installare sul tetto di auitovetture e costituito dalla rappresetnazione delle tende stesso:
marchio 3D chiesto in registrazione
La differenza rispetto alle tende consuiete era indicata analitricamente dall’istanze.
Giustamente il primo grado e l’appello de quo rigettano la dom,anda. Tale possibile differenza è insigmnificante (se esistente) per cui l’effetto monopoistico prodotto dalla descrittività non verrebbe evitato.
Trib. UE 6 dicembre 2023 , T-297/22, BB Services v. EUIPO-Lego, afferma la validità comer marchio di forma del segno tridimensionsale sopra rappresentato.
Era stata azionata la violazione dell’art. 7.1.e) sub i) (forma del prodotto) e sub ii) (forma necessaria per ottenere un risultato tecnico) Reg. 2017/1001.
La chiave di volta sta nel fatto che , secondo la interpretazione del Trib., per aversi tale nullità bisogna che tutti gli elementi della forma siano volti a riprodurre il prodotto o ad ottenere un risultato tecnico. Quindi, se anche un solo elemento è sganciato da questa necessità, la fattiaspecie astratta non si applica e il marchio è valido
Sub i) :
<< 72 Infatti, le caratteristiche essenziali che derivano dal tenone sulla testa, dalle mani a gancio e dai fori sotto i piedi e sul retro delle gambe della figurina controversa possono essere dedotte dal marchio contestato, tenuto conto della sua rappresentazione grafica, ma anche da altri elementi d’informazione, in particolare dalla conoscenza che ha il pubblico del sistema di costruzione modulare dell’interveniente, come si evince dai documenti versati nel fascicolo dalla ricorrente (v. punti 27, 53 e 54 supra), nei limiti in cui questi sono ricollegabili ai motivi e agli argomenti da essa esposti dinanzi al Tribunale (v. punto 21 supra), e che è altresì un fatto notorio (v. punto 55 supra).
73 Si deve pertanto ritenere che il tenone sulla testa, i ganci sulle mani e i fori sul retro delle gambe e sotto i piedi della figurina di cui trattasi costituiscano caratteristiche essenziali del marchio contestato, tenuto conto della sua natura di «figurina da costruzione incastrabile». Tali elementi risultano importanti per la compatibilità di tale figurina e per la sua idoneità ad essere assemblata con altri prodotti.
77 Si deve concludere che, se è vero che la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che le caratteristiche considerate al punto 51 della decisione impugnata fossero caratteristiche essenziali del marchio contestato, essa ha invece commesso un errore di valutazione omettendo di considerare essenziali le caratteristiche supplementari asserite dalla ricorrente, ossia il tenone sulla testa, i ganci alle mani e i fori sul retro delle gambe e sotto i piedi>>.
Sub ii) :
<<156 Pertanto, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 non può applicarsi qualora vi sia almeno una caratteristica essenziale della forma che non è necessaria per ottenere un risultato tecnico, di modo che il marchio contestato non è costituito «esclusivamente» dalla forma necessaria per ottenere un risultato tecnico (v. punti 121 e 122 supra).
157 Nel caso di specie, la forma controversa è quindi suscettibile di tutela come marchio dell’Unione europea se almeno una delle sue caratteristiche essenziali non deriva direttamente dal risultato tecnico della natura incastrabile o della modularità del prodotto considerato in quanto figurina da costruzione incastrabile. Per inciso, va notato che i risultati non tecnici del prodotto considerato come figurina giocattolo sono irrilevanti ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 e non possono impedire la registrazione del marchio contestato.
158 Orbene, è giocoforza rilevare che la forma cilindrica o «a botte» della testa della figurina controversa non discende direttamente dal risultato tecnico di assemblaggio e di incastro di una figurina da costruzione incastrabile nel sistema di costruzione modulare dell’interveniente. Lo stesso dicasi per la forma corta e rettangolare del collo e per la forma trapezoidale, piatta e angolare del busto, nonché per la forma specifica delle braccia con le mani e per quella delle gambe con i piedi.
159 Infatti, le caratteristiche ornamentali e di fantasia menzionate ai punti da 51 a 54 della decisione impugnata (v. punti 64 e 78 supra) ed elencate al precedente punto 158, derivano dalla libertà dell’ideatore della figurina giocattolo e della figurina da costruzione incastrabile. Mentre la presenza di fattezze umane e di dispositivi di assemblaggio è fondamentalmente richiesta dalla duplice natura del prodotto, vi è una notevole libertà per quanto riguarda la configurazione di tali elementi.
160 La commissione di ricorso, ai punti 53 e 84 della decisione impugnata, ha quindi giustamente ritenuto, in sostanza, che tali caratteristiche essenziali, data la loro natura ornamentale e di fantasia, potessero essere modificate e configurate con, in linea di principio, una notevole libertà di progettazione.
165 La valutazione della commissione di ricorso non contrasta neppure con l’interesse sotteso all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94, che consiste nell’evitare che il diritto dei marchi si traduca nel concedere a un’impresa un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche funzionali di un prodotto (v. punto 101 supra). La commissione di ricorso ha tenuto in debito conto tale interesse al punto 84 della decisione impugnata (v. punto 160 supra). Il marchio contestato non rende impossibile, per i concorrenti, l’immissione sul mercato di figurine che presentano caratteristiche tipiche di tale categoria di giocattoli. Non impedisce neppure la distribuzione di figurine di diversa concezione compatibili con il sistema di costruzione modulare dell’interveniente. Come rilevato, in sostanza, dalla commissione di ricorso al punto 53 della medesima decisione, esiste un’ampia libertà di progettazione per figurine del genere>>.
l’analisi del Tribunale è alquanto approfondita, per cui sarà da tenere in considerazione per chi si occuperà del tema .
Il Trib. UE 29.11.2023, T-19/22, nella lite tra Piaggio e il produttore cinese dà ragione alla prima circa la registrabilità come marchio tridimensionale dell’aspetto della Vespa modello LX, che riproduto qui sotto:
(dal sito curia.eu)
La sentenza è interessante assai, anche per il profilo probatorio reggente l’accertamento di distintività sopravvenuta.
Il Trib. nega la distintività ab origine, ma accoglie la domanda di distintivià sopravvenuta (secodnary meaning), riformando la decisione amminstrativa, con miotivaiozne che riporto di seguito.
Va notato che viene superata l’insidiosa eccezione del produttore cinese, per cui i documenti provatori di Pioaggio erano sì relativi alal Vespa ma non esattamente al modello de quo (§ 95).
Ed ecco la motivaizone pertinetne:
<< 99 Nel caso di specie, dagli elementi del fascicolo risulta che la forma rappresentata dal marchio contestato corrisponde alla raffigurazione tridimensionale dello scooter «Vespa LX» commercializzato dalla ricorrente.
100 Sebbene gran parte degli elementi di prova prodotti dalla ricorrente non si riferiscano direttamente a tale raffigurazione, ma piuttosto alla «Vespa» in generale o ad altri modelli di «Vespa», resta tuttavia il fatto che la ricorrente ha prodotto taluni elementi di prova che riguardano specificamente il marchio contestato, come gli opuscoli e i sondaggi di opinione.
101 Inoltre, occorre osservare che l’apparenza complessiva degli scooter che figurano negli elementi di prova prodotti dalla ricorrente, ivi compreso lo scooter «Vespa LX», resta essenzialmente la stessa.
102 Come rilevato dalla ricorrente, ciò è corroborato, in particolare, dalla circostanza che le tre caratteristiche della forma rappresentata dal marchio contestato che sono state menzionate dalla ricorrente, ossia lo scudo a forma di freccia, la forma a «Ω rovesciata» tra la sella e la pedana nonché la forma a «X» tra le bombature laterali e il sottosella, compaiono in tutti gli altri scooter «Vespa» che figurano negli elementi di prova della ricorrente e in tutti gli scooter «Vespa» commercializzati tra il 1945 e il 2008 che sono stati presentati dalla ricorrente nella sua risposta alla comunicazione dell’esaminatrice del 3 aprile 2014.
103 Tale constatazione è altresì corroborata dalla sentenza del 6 aprile 2017 del Tribunale di Torino (allegato 12 al ricorso), nella quale è stato riconosciuto che le tre caratteristiche summenzionate nonché la forma a goccia della scocca erano ricorrenti in tutti i modelli di «Vespa» dal 1945 a oggi e, in ogni caso, certamente nello scooter «Vespa LX», la cui forma è rappresentata dal marchio contestato.
104 Infine, le variazioni tra i diversi modelli di scooter «Vespa» sono poco numerose.
105 Ne consegue che, tenuto conto dell’esistenza di elementi di prova che riguardano specificamente il marchio contestato, gli elementi di prova che fanno riferimento alla «Vespa» in generale o ad altri modelli di «Vespa» concernono, in un certo modo, la forma rappresentata dal marchio contestato e non possono essere ignorati nell’ambito dell’esame del carattere distintivo acquisito in seguito all’uso del marchio contestato. Infatti, non è escluso che tali elementi di prova, considerati nel loro insieme, siano idonei a dimostrare che il pubblico di riferimento percepisce tutti gli scooter «Vespa», ivi compreso lo scooter «Vespa LX» la cui forma è rappresentata dal marchio richiesto, come provenienti da una stessa impresa determinata, tenuto conto del loro aspetto complessivo, che è rimasto essenzialmente lo stesso dal 1945. La commissione di ricorso ha, pertanto, commesso un errore di valutazione nel ritenere in sostanza, ai punti 72 e 73 della decisione impugnata, che tali elementi di prova non fossero rilevanti.
106 Sotto un secondo profilo, la commissione di ricorso ha rilevato che i dati relativi al volume delle vendite, ai fatturati, alle quote di mercato e agli investimenti pubblicitari non erano affidabili e che nessun elemento di prova consentiva di corroborarli.
107 A tal riguardo, dalla tabella contenente i dati relativi al volume delle vendite e alla quota di mercato della «Vespa» in 26 Stati membri risulta che i modelli di «Vespa» hanno avuto il volume di vendite più elevato, e che essi hanno altresì detenuto una delle quote di mercato più considerevoli in tutti gli Stati membri tra il 2007 e il 2012. Inoltre, per quanto riguarda i dati relativi a Cipro e a Malta, che non figurano nella tabella summenzionata, dalla tabella che presenta il volume delle vendite e il fatturato relativi a detti modelli in tutti gli Stati membri risulta che il volume delle vendite e i fatturati per questi due Stati membri non sono stati particolarmente importanti, ma sono aumentati tra il 2009 e il 2012.
108 Sebbene, come ha correttamente sottolineato la commissione di ricorso, tali dati consistano in semplici tabelle Excel preparate dalla ricorrente stessa, sicché il loro valore probatorio è limitato, resta nondimeno il fatto che la ricorrente ha prodotto elementi di prova idonei a confermare taluni dati relativi al volume delle vendite e alla quota di mercato detenuta dalla «Vespa». Si tratta, in particolare, della lettera dell’ANCMA del 29 gennaio 2015 la quale conferma, quanto meno, i dati relativi al volume delle vendite e alle quote di mercato della «Vespa» in Italia tra il 2007 e il 2012. Parimenti, la relazione di verifica contabile attesta che la ricorrente ha ottenuto notevoli introiti tra il 2005 e il 2013 in Italia, grazie alla vendita di «Vespa».
109 La commissione di ricorso ha, pertanto, commesso un errore di valutazione nel ritenere in sostanza, ai punti 70 e 84 della decisione impugnata, che nessun elemento di prova fosse tale da corroborare i dati relativi al volume delle vendite, ai fatturati e alle quote di mercato della «Vespa».
110 Per di più, dalla tabella relativa agli investimenti pubblicitari della ricorrente risulta che quest’ultima ha destinato importi molto elevati alla promozione della «Vespa», perlomeno in Italia, Germania, Spagna, Francia e Belgio, tra il 2003 e il 2012.
111 Se è vero che anche tali dati sono contenuti in una tabella Excel preparata dalla ricorrente stessa, sicché il loro valore probatorio è limitato, occorre tuttavia osservare che taluni elementi di prova erano idonei a corroborare l’entità degli investimenti pubblicitari realizzati dalla ricorrente.
112 Anzitutto, la relazione di verifica contabile conferma che la ricorrente ha realizzato considerevoli investimenti pubblicitari tra il 2005 e il 2013 in Italia. La ricorrente ha poi presentato opuscoli in inglese e in italiano su diversi modelli di «Vespa», un libro dedicato al «mito di Vespa» e una pubblicazione intitolata «Vespa. Un’avventura italiana nel mondo», i quali erano idonei a dimostrare che la «Vespa» era stata pubblicizzata non solo in Italia, ma anche a livello internazionale. Infine, il catalogo «Eurovespa 2000» e la presenza di «Vespa club» in 20 Stati membri erano parimenti tali da dimostrare che la ricorrente aveva compiuto alcuni sforzi al fine di promuovere la «Vespa» all’interno dell’Unione.
113 La commissione di ricorso ha, pertanto, commesso un errore di valutazione nel ritenere, al punto 71 della decisione impugnata, che nessun elemento di prova fosse idoneo a corroborare i dati relativi agli investimenti pubblicitari realizzati dalla ricorrente rispetto alla «Vespa».
114 Sotto un terzo profilo, la commissione di ricorso ha ritenuto che gli elementi di prova non coprissero l’intero territorio dell’Unione. In particolare, i sondaggi di opinione sarebbero stati realizzati solo in dodici Stati membri e, quindi, coprirebbero solo una parte di detto territorio. Inoltre, i dati relativi al volume delle vendite, ai fatturati e alle quote di mercato non sarebbero corroborati da alcun elemento oggettivo, sicché la ricorrente non avrebbe prodotto elementi di prova rilevanti per quanto riguarda gli Stati membri non interessati dai sondaggi di opinione. Detta commissione ha pertanto ritenuto che, anche ammettendo che i sondaggi di opinione e le altre prove prodotte dalla ricorrente siano rilevanti, i risultati dei citati sondaggi in dodici Stati membri non potevano né essere estesi a tutti gli Stati membri, né essere completati e corroborati, negli Stati membri non interessati dai sondaggi in parola, dagli altri elementi di prova prodotti dalla ricorrente.
115 Se è certo vero che i sondaggi di opinione riguardano solo dodici Stati membri, mentre l’Unione ne contava 27 alla data di deposito della domanda di registrazione, occorre tuttavia sottolineare che, benché occorra dimostrare che il marchio contestato ha acquisito carattere distintivo in tutti gli Stati membri dell’Unione, non è affatto richiesto che gli stessi tipi di elementi di prova vengano prodotti per ogni Stato membro [v. sentenza del 28 ottobre 2009, BCS/UAMI – Deere (Combinazione dei colori verde e giallo), T‑137/08, EU:T:2009:417, punto 39 e giurisprudenza ivi citata]. Infatti, l’assenza di sondaggi non esclude che sia dimostrato che un segno ha acquisito carattere distintivo in seguito all’uso, dal momento che tale dimostrazione può essere fornita mediante altri elementi (v., in tal senso, sentenze del 28 ottobre 2009, BCS/UAMI – Deere (Combinazione dei colori verde e giallo), T‑137/08, EU:T:2009:417, punto 41, e del 10 giugno 2020, Louis Vuitton Malletier/EUIPO – Wisniewski (Raffigurazione di un motivo a scacchiera), T‑105/19, non pubblicata, EU:T:2020:258, punto 63).
116 Inoltre, come ricordato al precedente punto 88, gli elementi di prova del carattere distintivo acquisito in seguito all’uso possono riguardare complessivamente tutti gli Stati membri oppure un gruppo di Stati membri. Taluni elementi di prova possono, di conseguenza, presentare una rilevanza riguardo a più Stati membri, se non a tutta l’Unione (v., in tal senso, sentenza del 25 luglio 2018, Société des produits Nestlé e a./Mondelez UK Holdings & Services, C‑84/17 P, C‑85/17 P e C‑95/17 P, EU:C:2018:596, punti 80 e 87). Come ricordato al precedente punto 85, nessuna disposizione del regolamento n. 207/2009 impone di dimostrare con prove distinte l’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso in ciascun singolo Stato membro, e sarebbe eccessivo esigere che la prova di una siffatta acquisizione venga fornita separatamente per ciascuno Stato membro.
117 Orbene, si deve necessariamente constatare che taluni elementi di prova diversi dai dati relativi al volume delle vendite, ai fatturati e alle quote di mercato potevano essere rilevanti ai fini della valutazione del carattere distintivo acquisito in seguito all’uso del marchio contestato negli Stati membri non interessati dai sondaggi di opinione.
118 Si tratta, in particolare, della presenza della «Vespa» nel Museum of Modern Art di New York, dei numerosi estratti di giornali online che mettono tutti in luce che, secondo esperti internazionali di design, la «Vespa» fa parte dei dodici oggetti che hanno segnato il design mondiale nel corso degli ultimi cento anni, delle fotografie contenute nella pubblicazione intitolata «Il mito di Vespa», le quali mostrano l’utilizzo degli scooter «Vespa» in film noti a livello mondiale, come «Vacanze romane», o ancora della presenza di «Vespa club» in numerosi Stati membri, i quali erano idonei a dimostrare il carattere iconico della «Vespa» e, quindi, il suo riconoscimento a livello globale, anche in tutta l’Unione.
119 La commissione di ricorso ha, pertanto, commesso un errore di valutazione nell’omettere di tener conto degli elementi di prova in questione i quali erano, invece, tali da dimostrare il carattere distintivo acquisito in seguito all’uso del marchio contestato in tutta l’Unione>>.
Il board of appeal EUIPO (6 luglio 2023, 5 camera, R 870/2022-5, n° di deposito 002262327, di cu dà notizia Anna Maria Stein su IPKat; trad. inglese automat., orig. tedesco; questa la pag. del fascicolo nel database dell’ufficio) comnferma la difficoltà di registrare come marchio la forma del prodotto: solo se assi distaccantesi dalle prassi di ettore ci si può riuscire.
Così il BoA:
<<33 However, for the purpose of applying those criteria, account must be taken of the fact that the average consumer’s perception is not necessarily the same in relation to a three-dimensional mark consisting of the appearance of the product itself as it is in relation to a word or figurative mark consisting of a sign which is independent from the appearance of the goods it denotes. Average consumers are not in the habit of making assumptions about the origin of products on the basis of their shape or the shape of their packaging in the absence of any graphic or word element; it could therefore prove more difficult to establish distinctive character in relation to such a three-dimensional mark than in relation to a word or figurative mark (29/04/2004, 456/01 P Metal C 457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 38; 20/10/2011, 344/10 P pads C 345/10 P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 46; 15/12/2016, 678/15, DEVICE OF A CRESCENT (fig.) + DEVICE OF A CURVED LINE WIDENING INTO AN ARC IN SHADES OF GREEN (fig.), EU:T:2016:749, § 22; 26/10/2017, 857/16 , SHAPE OF A TALL GLASS (3D), EU:T:2017:754, § 22).
34 In such circumstances, only a mark which departs significantly from the norm or customs of the sector and thereby fulfils its essential function of indicating origin is not devoid of any distinctive character for the purposes of Article 7(1)(b) EUTMR (20/10/2011, 344/10 P 345/10 P P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 47 with further references). The more closely the registered shape resembles the shape most likely to be taken by the product in question, the greater the likelihood of the shape being devoid of any distinctive character for the purposes of that provision (16/12/2020, 118/20, Form einer Verpackung, EU:T:2020:604, § 28)>>.
E poi:
<< 48 Finally, a heart character is also a simple geometric shape which is generally also devoid of distinctive character (12/09/2007, 304/05 , Pentagon, EU:T:2007:271, § 22, 33; 13/07/2011, 499/09, Purpur, EU:T:2011:367, § 34; 13/04/2011, 159/10, Parallélogramme, EU:T:2011:176, § 28, 30; 06/11/2014, 53/13 , Line which slants and curves, EU:T:2014:932, § 70; 28/06/2017, T-470/16, Darstellung EINES DREIECKS (fig.), EU:T:2017:442, § 23;), although it is not the classification as a geometric shape that is decisive, but that the geometric figure illustrated is not capable of conveying a message that consumers will be able to remember (13/07/2011, 499/09, Purpur, EU:T:2011:367, § 36; 29/09/2008, 139/08 , Smiley, EU:T:2009:364, § 31, 37).
49 It is an obvious fact that heart symbols were perceived by the relevant public (see paragraph 39 above) in exactly the same way as nowadays, namely as an expression of sympathie, affection or connection, at the time of the application in 2001. The fact that the use of a heart shape is not, or was not unusual, on the bakery goods market that is the subject of these proceedings is evident from the Google image search submitted as Annex 2 by the applicant for cancellation on 25 August 2020, and is confirmed in the printouts from websites which show heart-shaped bread rolls submitted by the EUTM proprietor as Annex HE 2 with the grounds of appeal.
50 The decoration of the upper side of bread and bread rolls with the aid of stamps or handles or pushers is not novelty, but rather a longitudinal tradition, as can be seen from the ancient Browup mpel, as can be seen in Annex BG 1 of 3 November 2022 (see, in particular, the article over a 1500-year-old, religious breadth stamp in fts magazine).
51 Overall, it can be seen from the present documents and taking into account obvious facts that the goods that are the subject of these proceedings often had a round shape and were light colour in June 2001. Furthermore, the decoration of the bread surface is a longer-year-end tradition. With regard to simple heart designs, these were not distinctive in principle in 2001 as symbols for affection or enthusiasm. Finally, the use of this symbol for bakery goods, which were purchased and consumed at celebrations of all kinds, for example, was also customary on the market. The fact that the design of cardiac foodstuffs in the form of a heart was at least in 2002 in Germany (see paragraph 39 above) is also confirmed by the decision of the German Federal Patent Court (32 W (pat) 281/03) mentioned by the applicant for cancellation in its written submission of 3 November 2022. In that decision, confectionery in the form of a heart was refused on the grounds that it was devoid of distinctive character.
52 Overall, the contested sign merely consists of a connection between elements that are customary in the sector and devoid of distinctive character, which was already obvious in 2001. Overall, the contested trade mark 2001 was not so striking that it would have been remembered by the consumer (14/02/2019, 123/18 , REPRESENTATION OF A HERZENS (fig.), EU:T:2019:95, § 30)>>
Quindi
<<54 The more closely a sign resembles the shape most likely to be taken by the product in question (or its packaging or packaging), the greater the original distinctive character. Only a mark which departs significantly from the norm or customs of the sector is able to fulfil a function of indicating origin (29/04/2004 , 456/01 P resins C 457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 39; 07/05/2015, C-445/13 P, Bottle, EU:C:2015:303, § 91; 26/10/2017, 857/16 , SHAPE OF A TALL GLASS (3D), EU:T:2017:754, § 23). Novelty and originality are not relevant criteria for the assessment of distinctive character (17/12/2010, 336/08, Hase, EU:T:2010:546, § 24; 26/11/2015, 390/14 , JK KANGOO JUMPS XR, EU:T:2015:897, § 25; 26/10/2017, 857/16 , SHAPE OF A TALL GLASS (3D), EU:T:2017:754, § 23).
55 As already stated, light, round bread and bread rolls were common in 2001. At the time of application, the heart on the bread roll was also perceived as a purely decorative, customary and therefore non-distinctive symbol. 56 Whether it was the EUTM proprietor, which introduced the bread rolls decorated with a heart stamp for the first time on the market is likewise irrelevant and is unable to alter the already established non-distinctive character of the sign (cf. for descriptive expressions: 06/02/2013, 412/11 , Transcendental meditation, EU:T:2013:62, § 92).
57 The fact that the exclamation in the shape of a heart was supposedly a highly innovative design element at the relevant point in time cannot be understood against the background of the longitudinal breadth mist, which was much more elaborate in comparison therewith (see, for example, Annex BG 1 of 3 November 2022).
58 The EUTM proprietor’s reference to Section 50 (2) MarkenG in conjunction with Section 8 (1) (1) MarkenG also comes to nothing. This is because a corresponding provision according to which an application for a declaration of invalidity based on lack of inherent distinctive character can only be made within a period of ten years after the date of registration of the contested trade mark is lacking precisely in the European Union Trade Mark Regulation.
59 The Cancellation Division correctly found that the contested European Union trade mark was devoid of the necessary minimum degree of distinctive character pursuant to Article 59(1)(a) EUTMR in conjunction with Article 7(1)(b) EUTMR. The appeal must therefore be dismissed as unfounded>>.
Questo il drawing chiesto in privativa di marchio, appena rilasciato dall’USPTO.
Indicazioni dell’ufficio: << Mark Drawing Type: 2 – AN ILLUSTRATION DRAWING WITHOUT ANY WORDS(S)/ LETTER(S); Description of the Mark: The mark consists of the distinctive shape of the box in which the goods are sold”.
Si tratta di marchio tridimensionale.
Parrebbe da noi poco distintivo, non essendo raro trovarlo nel mercato dei dolci.
Si v. il post Twitter di Trademarks Are Magic sui due seguenti marchi appena cocnesso dall’USPTO (e i link alle pagine relative dell’ufficio medesimo):
e
La descrizione del primo: <<The mark consists of a three-dimensional configuration of the interior of a retail store. The ceiling in the middle of the store shows a red color circle with a white center as part of an incomplete exclamation point, located directly above the check-out stand and with recessed lighting inside. The top part of the incomplete rounded exclamation point is red with a white center, in a “V” shape, with recessed lighting inside, and extends from the front of the store to the middle of the store. The stylized wording “ME SALVE!” appears on the front of the check-out stand, with the letters in red and the exclamation point having a red color outline and white interior. The broken lines depicting the check-out stand, cash register, lighting fixtures, walls, clothing racks and shelves only show the position of the trade dress in the retail store and are not claimed as individual features of the mark>>.
Descrizione del secondo: <<The mark consists of three-dimensional trade dress configuration of a red and white color ceiling fascia in the shape of an incomplete exclamation mark, in the interior of a retail store. The exclamation mark design is composed of two separate fascia, one is a V shape with a red color outline, a white color center and a rounded corner; and the second is a circle with a red color outline and a white color center. The circle fascia is located in front of the corner of the V shape fascia. The V shape fascia runs from the entrance of the store and the circle fascia is above the checkout stand of the store. The fascia have recessed lightings on their surface. The broken lines depicting the check-out stand, lighting fixtures, walls, windows, clothing racks and shelves only show the position of the trade dress in the retail store and are not claimed as individual features of the mark>>.
I colori rosso e bianco fanno parte della domanda di marchio.
Si consideri la seg. figura come marchio per caramelle e confetti:
Il Trib UE 29.03.2023, T-199/22, Perfetti Van Melle spa vc. EUIPO, conferma che si tratta di marchio privo di distintività ex art. 7.1.b reg. 207/2009.
Passo pertinente: << 21 In secondo luogo, dai punti da 31 a 34 della decisione impugnata si evince che, alla luce dei risultati della ricerca effettuata dall’esaminatrice, la commissione di ricorso ha considerato che il segno in questione sarebbe stato percepito, almeno da una parte non trascurabile del pubblico di riferimento, come l’immagine del contorno di un contenitore cilindrico dalle linee ondulate, che presenta nell’estremità superiore tre righe orizzontali, le ultime due delle quali sono unite centralmente tra di loro da cinque trattini verticali. Pertanto, detta commissione ha ritenuto che la forma rappresentata dal segno di cui trattasi fosse solo una mera variazione dalle confezioni e dagli imballaggi cilindrici utilizzati normalmente in commercio per i prodotti in questione. Tale valutazione della commissione di ricorso è priva di errori. Infatti, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il fatto che il segno di cui trattasi non sia rappresentato in prospettiva nella domanda di registrazione o che possa essere percepito anche come figura piana non esclude affatto la possibilità che una parte non trascurabile del pubblico di riferimento percepisca, senza riflessione, il segno di cui trattasi come la raffigurazione di un recipiente che può contenere i prodotti rivendicati nella domanda di registrazione. 22 In terzo luogo, secondo la giurisprudenza, i criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi tridimensionali costituiti dalla forma del prodotto stesso non differiscono da quelli applicabili alle altre categorie di marchi. Tuttavia, in sede di applicazione di tali criteri, la percezione del consumatore medio non è necessariamente la stessa nel caso di un marchio tridimensionale costituito dall’aspetto del prodotto stesso e nel caso di un marchio denominativo o figurativo, che consiste in un segno indipendente dall’aspetto dei prodotti che designa. Non è, infatti, abitudine del consumatore medio presumere l’origine dei prodotti sulla base della loro forma o della forma della loro confezione, in assenza di elementi grafici o testuali, e potrebbe quindi risultare più difficile stabilire il carattere distintivo nel caso di un marchio tridimensionale siffatto che in quello di un marchio denominativo o figurativo (sentenze del 7 ottobre 2004, Mag Instrument/UAMI, C‑136/02 P, EU:C:2004:592, punto 30, e del 20 ottobre 2011, Freixenet/UAMI, C‑344/10 P e C‑345/10 P, EU:C:2011:680, punti 45 e 46). 23 D’altra parte, secondo la giurisprudenza, più la forma della quale è stata chiesta la registrazione come marchio assomiglia alla forma che con ogni probabilità assumerà il prodotto di cui trattasi, più è verosimile che detta forma sia priva di carattere distintivo nel senso di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Ciò premesso, solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore e che, di conseguenza, assolva la sua funzione essenziale d’indicatore d’origine non è privo di carattere distintivo nel senso di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 [sentenze del 29 aprile 2004, Henkel/UAMI, C‑456/01 P e C‑457/01 P, EU:C:2004:258, punto 39; del 15 maggio 2014, Louis Vuitton Malletier/UAMI, C‑97/12 P, non pubblicata, EU:C:2014:324, punto 52, e del 21 aprile 2015, Louis Vuitton Malletier/UAMI – Nanu-Nana (Raffigurazione di un motivo a scacchiera marrone e beige), T‑359/12, EU:T:2015:215, punto 23]. 24 Tuttavia, da tale giurisprudenza non si evince che occorra sistematicamente circoscrivere il settore in cui si opera il paragone ai prodotti stessi per i quali è chiesta la registrazione. Non si può escludere che i consumatori di un dato prodotto siano eventualmente influenzati, nella loro percezione del marchio che riveste tale prodotto, dalle modalità di commercializzazione sviluppate per altri prodotti di cui essi siano ugualmente consumatori. A seconda della natura dei prodotti in questione e del marchio richiesto, può essere quindi necessario, per valutare se il marchio sia privo o no di carattere distintivo, prendere in considerazione un settore più vasto (sentenza del 12 gennaio 2006, Deutsche SiSi-Werke/UAMI, C‑173/04 P, EU:C:2006:20, punto 32). 25 In particolare, quando il marchio di cui si chiede la registrazione è costituito dalla forma tridimensionale della confezione dei prodotti interessati, la norma o gli usi pertinenti possono essere quelli che vigono nel settore dell’imballaggio dei prodotti della stessa natura e destinati agli stessi consumatori di quelli per i quali è chiesta la registrazione (sentenza del 12 gennaio 2006, Deutsche SiSi-Werke/UAMI, C‑173/04 P, EU:C:2006:20, punto 33).
26 Tale giurisprudenza, elaborata per marchi tridimensionali costituiti dall’aspetto del prodotto stesso, si applica anche quando il marchio controverso è un marchio figurativo costituito dalla rappresentazione bidimensionale di detto prodotto. Infatti, neanche in un caso del genere, il marchio consiste in un segno indipendente dall’aspetto dei prodotti che contraddistingue [sentenze del 22 giugno 2006, Storck/UAMI, C‑25/05 P, EU:C:2006:422, punto 29, e del 5 febbraio 2020, Pierre Balmain/EUIPO (Raffigurazione di una testa di leone circondata da anelli che formano una catena), T‑331/19, non pubblicata, EU:T:2020:33, punto 25].
27 Pertanto, contrariamente a quanto afferma la ricorrente e conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 26, la commissione di ricorso ha correttamente applicato, nel caso di specie, i principi elaborati nel contesto dei marchi tridimensionali costituiti dall’aspetto del prodotto stesso o della sua confezione al contesto di marchi figurativi costituiti dalla rappresentazione bidimensionale di detto prodotto o della sua confezione. Al riguardo, occorre precisare che detti principi non si applicano unicamente ai casi in cui il marchio bidimensionale consiste in una fotografia o in una riproduzione grafica fedele e in prospettiva del prodotto, ma anche al caso di una rappresentazione molto semplice e puramente schematica del prodotto di cui trattasi, senza alcuna rappresentazione prospettica [v., in tal senso, sentenza del 24 novembre 2016, Azur Space Solar Power/EUIPO (Raffigurazione di linee e mattoni bianchi su fondo nero), T‑578/15, non pubblicata, EU:T:2016:674, punto 13].>>
Da notare la sottile questione del se al marchio figurato in questione possa applicarsi l’elaborazione in tema di marchio tridimensionale (§§ 22 segg.)
Cass. n° 30.455 del 17.10.2022 , sez. 1, rel Lamorgese, Hermes c. Buti sas sull’oggetto.
Hermes agisce per contraffazione ma nei gradi di merito è accolta la riconvenzionale di nullità
H. allora ricorre in Cass. e ottiene ragione con rinvio ad appello Firenze-
<<4.1.1.- E’ principio generale che la forma tridimensionale di un prodotto, sebbene presenti un design di qualità o esteticamente apprezzabile, non è suscettibile di privativa, in quanto, almeno di regola, non idonea di per sé a identificare il produttore, a meno che non vi sia un legame esplicito che leghi il prodotto alla sua origine (ad esempio, mediante apposizione del nome o di un segno riferibile al produttore). (…. ).
E’ quindi centrale la verifica della capacità distintiva del marchio, questione esaminata nella giurisprudenza eurounitaria anche con riferimento al marchio di forma e risolta nel senso che “solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore e che, di conseguenza, assolva la sua funzione essenziale d’indicatore d’origine, non è privo di carattere distintivo nel senso della detta disposizione (art. 7, n. 1, lett. b, Regolamento del Consiglio sui marchi comunitari n. 40 del 1994, analogamente i Regolamenti n. 207 del 2009 e n. 1001 del 2017)” (Corte giustizia UE, 29 aprile 2004, C-468-472/01, p. 36-37). La “maniera significativa” in cui deve consistere lo scostamento della forma da quella usuale del prodotto, secondo le pertinenti prassi di settore, dev’essere agevolmente rilevabile dai consumatori, a prescindere dalla “mera novità” della forma che “non è sufficiente per concludere che tale carattere (distintivo) esiste, in quanto il criterio determinante è la capacità di tale forma di svolgere la funzione di indicazione dell’origine commerciale” (Tribunale UE, 5 febbraio 2020, T-573/18).
La giurisprudenza Europea ha osservato che “non si può tuttavia escludere che l’aspetto estetico di un marchio (…) che assume (una determinata) forma (…) possa essere tenuto in considerazione, tra gli altri elementi, per accertare uno scostamento dalla norma e dagli usi del settore, purché tale aspetto estetico sia inteso come richiamante l’effetto visivo oggettivo e inusuale del design specifico del marchio suddetto (sentenza del 12 dicembre 2019, Euipo/Wajos, C-783/18, p. 32)” (Tribunale UE, 14 luglio 2021, T488/20, p. 43 e 44); di conseguenza, “la presa in considerazione dell’aspetto estetico del marchio (…) mira a verificare (…) se tale aspetto è idoneo a suscitare un effetto visivo oggettivo e inusuale presso il pubblico di riferimento” (Tribunale UE 14 luglio 2021 cit., p. 44, che ha annullato la decisione di rigetto per mancanza di distintività della registrazione di un rossetto come marchio di forma). Tale pronuncia ha precisato che, se è vero che una semplice variante di una delle forme abituali di un tipo di prodotti “non è sufficiente a stabilire che detta forma non è priva di carattere distintivo”, tuttavia ciò non esclude la possibilità che una “nuova forma” possa avere capacità distintiva (p. 50)>>.
sentenza impugnata e critica della SC:
<<4.1.2.- La sentenza impugnata è motivata nel senso che la nutrita documentazione, non solo pubblicitaria, prodotta dalle appellanti a dimostrazione della fama conseguita dal prodotto (di lusso) e, per quanto qui interessa, dalla sua forma, riconducibile alla Herme’s, è “non probante” “in quanto, in sostanza, di provenienza della produttrice e non espressione della considerazione dei consumatori e della riconducibilità, da parte dei medesimi, della forma della produttrice” (pag. 11); in altri termini, non sarebbe indicativa del valore che i consumatori attribuiscono al prodotto, trattandosi di messaggi veicolati o filtrati dal produttore stesso (pag. 12).
Si tratta di affermazioni poco comprensibili laddove rilevano la non terzietà della documentazione prodotta dalle appellanti, diligentemente indicata nel motivo di ricorso e genericamente richiamata nella sentenza impugnata senza sottoporla a un esame specifico, al cospetto della vastità della stessa.
Inoltre, la possibilità di registrare come marchio anche “la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche” quando aventi capacità distintiva (art. 7 c.p.i.), può avvenire anche attraverso investimenti pubblicitari che consentono una vasta commercializzazione del prodotto, con l’effetto di favorirne la diffusione nel pubblico e la generalizzata riconducibilità di quella forma del prodotto a una determinata impresa, consentendo l’acquisto (tramite secondary meaning) di capacità distintiva del marchio che ne sia originariamente privo. Se ne ha conferma nella giurisprudenza Europea, la quale ha costantemente ribadito che “ai fini della valutazione dell’acquisizione di un carattere distintivo mediante l’uso, occorre tener conto di fattori come, fra l’altro, la quota di mercato detenuta dal marchio, la frequenza, l’estensione geografica e la durata dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo e la percentuale degli ambienti interessati che identifica, grazie al marchio, il prodotto come proveniente da una determinata impresa. Mezzi di prova adeguati in proposito sono, in particolare, le dichiarazioni delle camere di commercio e d’industria o di altre associazioni professionali” (Tribunale I grado CE, 14 giugno 2007, T-207/06).
La sentenza impugnata, laddove ha affermato che le borse (Omissis) “rispettano nel loro insieme i parametri canonici delle borse normalmente in commercio” e, in altri termini, che le loro forme sono “standardizzate”, risulta quindi apodittica, non essendosi fatta carico di spiegare le ragioni del difetto dell’autonoma capacità distintiva di quelle forme sia originariamente sia alla luce dell’uso e della fama acquisita nel tempo (cfr. Cass. n. 7254 del 2008).
Tale esito non supera il vaglio di legittimità relativo al parametro normativo di cui all’art. 9 c.p.i., alla luce del quale i giudici di merito avrebbero dovuto accertare la sussistenza delle specifiche e autonome ipotesi di non registrabilità dei marchi di forma ivi previste, mediante esame separato, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 22929 del 2009, con riferimento all’analoga previsione di cui al R.D. n. 929 del 1942, art. 18, lett. c, come sostituito dal D.Lgs. n. 480 del 1992, art. 18)>>.
Indagini demoscopiche ai fini del secondary meaning (la parte più interessnte):
< Si osserva che, ai fini dell’accertamento del secondary meaning, cioè della prova del conseguimento del carattere distintivo in seguito all’uso del marchio, i dati risultanti dalle indagini demoscopiche costituiscono indizi, di per sé non decisivi, che devono essere ponderati quanto al valore dei risultati dei sondaggi di opinione, in relazione alla percentuale e al grado complessivo di attendibilità tecnico-scientifica degli stessi (non richiedendosi che la funzione identificativa acquisita dal segno, che può essere costituito anche dalla forma del prodotto, sia accertata sulla totalità o sulla quasi-totalità del pubblico destinatario), nonché accompagnati da altri indizi gravi, precisi e concordanti.
Tanto premesso, le indagini demoscopiche possono essere compiute (e prodotte in giudizio) dalla parte interessata, ma possono anche essere acquisite dal giudice di merito d’ufficio mediante una c.t.u., al quale l’art. 121, comma 5, c.p.i. consente di ricevere nuovi documenti ancora non prodotti in causa per favorire l’efficienza delle operazioni peritali, anche in deroga alla disciplina generale dettata per il deposito dei documenti sia in primo grado che in appello (Cass. n. 31182 del 2018). Analogamente è possibile trarre elementi probatori del carattere distintivo (della forma) del marchio nel pubblico dei consumatori da fonti (documentali e non) diverse (sempreché “almeno una frazione significativa del pubblico destinatario identifichi grazie al marchio i prodotti o servizi di cui trattasi come provenienti da un’impresa determinata” (cfr. Trib. I gr. CE, 2 luglio 2009, T-414/07; analogamente Corte Giust. CE, 4 maggio 1999, C-108/97)>>.
La borsa è oggetto di marchio tridimensionale, ma viene chiesta pure la tutela da autore ex art. 2 n. 10 l. aut.
La violazione di marchio registrato è accertata (i prodotti sono quasi identici: v. foto in sentenza)
E’ negata invece la tutela d’autore per non aver la parte provato la artisticità ( o meglio : fatti sufficienti a persuadere il giudice in tale senso) e si richiama a proprio precedente:
<<Quanto, invece, alla dedotta violazione del diritto d’autore -in linea col precedente di questo Tribunale (n.5443/2017) -non può, qui, ritenersi “applicabile al modello di borsa in questione la tutela autorale di cui all’art.2, comma 1, n.10 L.A. relativa alle opere dell’industrial design, posto che non appare concretamente individuabile nel caso di specie l’effettiva sussistenza del carattere artistico necessario perché dette forme possano godere di tale specifica tutela. In effetti, al di là dell’innegabile successo commerciale di tale modello di borsa, non risultano nemmeno allegati gli elementi che dovrebbero confermare la presenza di un valore artistico nella creazione dell’aspetto esteriore del modello di borsa in questione, la cui prova spetta alla parte che ne invoca la protezione. Come è noto tale valore artistico può essere desunto da una serie di parametri oggettivi, non necessariamente tutti presenti in concreto, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l’esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l’attribuzione di premi, l’acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista”. Infatti, nessuno di tali profili risulta allegato dalle attrici. Inoltre, “tenuto conto del grande successo del modello di borsa delle parti attrici, della sua ampia diffusione e del fatto che esso certamente appare distaccarsi dal contesto del settore come si manifestava all’epoca della sua immissione in commercio, originalità consolidata e sviluppata a seguito dell’apprezzamento del pubblico dei consumatori –la comparazione tra la borsa “Le Pliage” e i modelli che sono stati acquistati dalle attrici presso le parti convenute dimostri con tutta evidenza la riproduzione del tutto fedele sia della forma generale del prodotto delle attrici che di tutti i suoi particolari, anche non necessariamente determinanti rispetto alla sua forma esteriore”>>.
Rilevante a fini pratici, stante l’incerttezza anche teorica che regna in proposito , il rigetto della domanda circa la slealtà ex art. 2598 cc, in quanto assorbita dalla tutela da marchio.
La somma liquidata è di 200,00 euro sia per giorno di ritardo nell’adempimento che per ogni violazione successiva.
(notizia e link alla sentenza da Eleonora Rosati in IPkat blog)
1. Theratio legisfor excluding shapes that are technically necessary is the same in Swiss law and in European law: shapes incorporating a technical solution must remain freely available to the public. It is important to avoid granting a perpetual monopoly through trademark law, and under other intellectual property rights legislators have given inventors a time-limited advantage to recover their investment before allowing free competition after the expiry of a protection. 2. In the present case only those alternative shapes of cap- sules that are compatible with the overall device (coffee machine) must be assessed to determine whether the con- tested capsule shape is technically necessary. 3. Two elements are to be considered when assessing the exclusion of technically necessary shapes. First, a strict standard must be applied when considering the existence of alternative solutions: these must be equivalent and not entail any disadvantages for the competitors, who must be placed on an equal footing. A solution that entails only minor additional costs or which is less efficient is already inadmissible. Second, the alternative capsules have to be sufficiently different from the contested shape in the mind of the purchasing public.
La decisione riguardava la questione della registrabilità come marchio delle forma della capsule di caffè Nespresso, scdaduto il brevetto inventivo. Nestlè l’aveva ottenutga uin Svizzera ma non in altri imporanti paesi (tra cui UE).
Il Tribunale del cantone Vaud annulla la registrazione e così pure la corte Suprema. Questa però cambia lamotivaizone (da noi una simile disposizione processuale prob. è ,l’art. 384/2 cpc): la ragione dell anullità non è il fatto che il marchio è di uso comune nel commercio (emendabile dalla rinomanza), bensì che è costgituito da forma tenciametne necessitata (non emendabile). Il passso più importante allora è quello nella massima 3. Ad es.: <<Furthermore, expert E3.___ indicated that the perforation of the double-cone capsules could be insufficient. It could also be incomplete or non-existent in the case of parabolic capsules. A test with a prototype parabolic capsule (based on capsule 2 [93]) showed that perforation was zero; this type of capsule should be pre-punched. The diameter of the parabolic capsules was also likely to cause sealing problems and even the risk of tearing. Moreover, the five capsules had a smaller volume, allowing less than 5 g of coffee to be stored and causing the drip tray to fill up more quickly. Finally, it is worth noting the ‘theoretical’ aspect of these designs and prototypes, as opposed to competing capsules that have passed the test of commercialization.
These disadvantages already rule out the possibility that these alternative shapes could be reasonably imposed on competitors ‒ not to mention the fact that they do not appear to be sufficiently distinct from the Nespresso capsule.>>
