opera dell’ingegno – Lorenzo Albertini

Trib. Firenze 19.05.2023 n° 1519/2023, RG 16901/2018, rel. Pattonelli (da giurisprudenzadelleimprese.it):

<<Più in generale, la disciplina d’autore non assicura la tutela alle semplici idee,
informazioni, opinioni e teorie espresse nell’opera (come anche chiarito all’art. 9,
comma 2 Accordo TRIPS, all’art. 2, n. 8 L. n. 633/41 e nelle DCE nn. 1991/250 e 1996/9, rispettivamente in tema di programmi per elaboratore e di banche-dati), ma soltanto alle relative forme espressive, ossia alla loro concretizzazione esterna, intesa come rappresentazione nel mondo esterno di un contenuto di idee, fatti, sensazioni, ragionamenti, sentimenti, sicché l’opera dell’ingegno è tutelata soltanto quale espressione, segno palese e concreto della creatività dell’autore, mentre pari tutela non riceve l’utilizzazione dell’argomento o dell’insegnamento espressi nell’opera stessa: ciò in nome di criteri di ragionevolezza, dacché un’esclusiva tanto ampia da abbracciare perfino le idee – ancorché originali – dell’autore o i contenuti dell’opera recherebbe pregiudizio al progresso delle arti e delle scienze. Siffatto principio – esteso anche alle c.d. “idee elaborate”, per tali intendendosi gli schemi che fungono da traccia nello svolgimento di un’attività diretta alla successiva realizzazione di un’opera dell’ingegno completa – è stato ribadito, in particolare, per quanto qui di interesse, con riferimento alle opere di carattere scientifico (Cass. n. 190/62), nel cui ambito, del pari, l’esclusiva deve ritenersi cadere soltanto sull’espressione formale, id est, sulla soluzione espressiva del discorso scientifico, ma non pure sul contenuto intellettuale intrinseco dell’opera scientifica, o sull’insegnamento che da esso può trarsene, dovendo questo invece rimanere a disposizione di tutti, per il progresso delle scienze e della cultura generale (Cass. n. 10300/20; n. 15496/04). E se è pur vero, da un lato, che la visione personale, che dà luogo all’opera dell’ingegno creativa nel senso suindicato, si manifesta non soltanto nella c.d. forma esterna con cui viene espressa l’opera, ossia nell’espressione in
cui l’opera si presenta ai soggetti che intendono fruirne, ma anche nella c.d. forma interna, identificabile con la struttura dell’opera, ovvero con quel nucleo fondamentale che ne costituisce l’originalità creativa, che – come tale – non è appropriabile liberamente dai terzi; è d’altro canto da ribadirsi come, al fine della configurazione di un’opera dell’ingegno, occorra pur sempre una forma esteriore compiuta, determinata e identificabile, in cui la stessa opera si concretizzi e possa pertanto essere percepita come tale all’esterno, non ponendosi altrimenti neppure il problema della sua percezione come frutto dell’attività creativa di un determinato autore.

In altri termini, dunque, un’opera dell’ingegno in tanto riceve protezione, in quanto sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppure minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, a prescindere dal suo carattere edito o inedito, sempreché, tuttavia, ne sussistano i requisiti della concretezza di espressione, e, dunque, una forma come tale riconoscibile e riconducibile al soggetto autore (Cass. n. 22010/15; n. 18073/12) – come è ben evincibile, anzitutto, dalla lettura della clausola di chiusura di cui all’art. 1 LDA (“in qualunque forma di espressione”) e all’art. 2575 c.c., entrambe presupponenti l’esistenza di un’espressione tangibile e percepibile dell’opera>>

Oper dell’integno non ravvisata nel caso specifico in cui <<secondo le prospettazioni attoree (cfr. pag. 4 citazione), “idea, ricerca, formulazione, programma, progetto ed esecuzione” di un laboratorio scientifico, il LISM, costituirebbero un’opera dell’ingegno da tutelare in suo favore, in quanto diretta promanazione dai suoi studi e dalle sue intuizioni, e di cui, pertanto, lo stesso attore avrebbe dovuto essere ritenuto l’unico autore>>.

Decisione ineccepibile anche se facile.

Titolarità dei diritti sulla creazione: all’appaltatore o al committente? dipende se è opera dell’ingegno o meno

Interessante fattispecie concreta decisa da Cass. 15.06.2022 n. 19.335, rel. Scotti, sez. 1, relativa ai diritti sui file creati da una agenzia pubblicitaria per l’azienda committente. In particolare la domanda giudiziale pare chiedesse la restituzione dei file aperti , usati per creare i file c.d. esecutivi (poi usati per creare materiali pubblicai vari).

“1. La s.r.l. B.B. Farma, società farmaceutica operante nel settore dell’importazione parallela di farmaci, ha evocato in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la s.r.l. Imagine, agenzia di grafica, per sentirla condannare alla restituzione dei files aperti, ossia dei files informatici in formato sorgente, apribili e modificabili, sulla base dei quali la convenuta aveva realizzato per conto di BB Farma, in assenza di un contratto scritto, nel periodo 2006-2012 i files grafici esecutivi, relativi a immagini di confezioni, foglietti illustrativi e materiale pubblicitario inerente ai farmaci che essa importava e commercializzava.“

Nel punto di interesse, la SC dice che il diritto sarebbe spettato alla committente se l’incrico avesse avuto riguardato opere dell’ingegno.
Ma ciò non risulta dal fascicolo, dal quale emerge invece che si trattava solo di appalto ordinario. A questo però non si può applicare l’elaborazione di dirito di autore relativa al chi spettino i diritti sull’opera dell’ingegno creata tramite lavoro altrui (autonomo o dipendente).

<<Nel caso in esame, invece, non è affatto pacifico e nemmeno accertato che la prestazione demandata da B.B. Farma a Imagine fosse l’elaborazione di un’opera dell’ingegno, ossia la creazione del file sorgente: questo, nella ricostruzione della sentenza impugnata, era solo un passaggio operativo per adempiere alla prestazione contrattuale di consegna dei files esecutivi.>>

L’accertamento del tipo di contratto è questione di fatto, dice la SC (in realtà tali sono solo i fatti storici: la loro qualificazione giuridica, no).

Ora , bisogna distinguere a seconda che si intenda che la creazione di opera dell’ingegno era stata programmata ex ante oppure che non lo fosse stata ma che pur tuttavia questa sia stata nell’occasione creata dall’appaltatore.

Infine la Sc aderisce alla teoria più diffusa circa il titolo di acquisto del diritto di autore: “Molto si è discusso, inoltre, sull’acquisto a titolo originario o derivativo dei diritti di utilizzazione economica sull’opera dell’ingegno da parte del committente; appare convincente al riguardo l’autorevole opinione che, dopo aver distinto fra carattere e modo dell’acquisto, lo ha qualificato derivativo ma effetto del contratto con l’impresa committente, secondo uno schema concettuale analogo a quello disciplinato dal codice per la vendita di cosa futura ex art. 1472 c.c..”

Banana attaccata con scotch al muro: 1) è opera d’arte ? 2) in caso positivo , riprodurla con leggere differenze viola il copyright?

I distretto sud della Florida risponde positivamente ad entrambe le domande (Southern District of Florida , 6 luglio 2022, Case 1:t21-cv-20039-RNS , Morford c. Cattelan).

Sentenza interssante per il ragionamento condotto sui sempre scivolosi due temi citati.

Si v. le opere a paragone, ben riprodotte in sentenza.

Sub 1: While using silver duct tape to affix a banana to a wall may not espouse
the highest degree of creativity, its absurd and farcical nature meets the
“minimal degree of creativity” needed to qualify as original. See Feist, 499 U.S.
at 345; see also Kevin Harrington Enters., Inc. v. Bear Wolf, Inc., No. 98-CV-
1039, 1998 WL 35154990, at *6 (S.D. Fla. Oct. 8, 1998) (Ungaro, J.) (noting
that originality involves “the author’s subjective judgment in giving visual form
to his own mental conception”) (citing Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony,
111 U.S. 53, 60 (1884)). While the Court cannot—and need not—give meaning
to Banana & Orange, at this stage the Court holds that Morford’s choices in
giving form to Banana & Orange are sufficiently original (p. 8).

sub 2: stabilito che ci fu “access potenziale”, secondo il diritto usa, stante la pluriuma presenza in rete (P. 8/9), IL GIUDICE si volge al requisito della substanzial similarity,. che viene ravvisata. Qui occorre tornare alle riproduizioni dele due iopere.

INizia col ricordare la alternativa ideaespression (solo la seconda è tutelabile)., di difficile applicaizone al caso nostro.

e dice: << While Morford is afforded no protection for the idea of a duct-taped
banana or the individual components of his work, Morford may be able to claim
some degree of copyright protection in the “selection, coordination, [and]
arrangement” of these otherwise unprotectable elements. See Off Lease, 825 F.
App’x at 726 (discussing copyrighted works “formed by the collection and
assembling of preexisting materials . . . that are selected, coordinated, or
arranged in such a way that the resulting work as a whole constitutes an
original work of authorship”) (quoting 17 U.S.C. § 101)).

In particular, Morford
can claim some copyright protection in the combination of his choices in color,
positioning, and angling. See Off Lease, 825 F. App’x at 727 (holding that
copyright protection extended to “the outline, the [component’s] shape, and the
elaborate color scheme”); see also Corwin v. Walt Disney Co., No. 6:02-cv-1377,
2004 WL 5486639, at *16 (M.D. Fla. Nov. 12, 2004) (holding that an “artist’s
selection as to how the [model pieces] were arranged in the painting, the colors
associated with the elements, and the overall structure and arrangement of the
underlying ideas” are protectable) (citing Leigh, 212 F.3d at 1216).
Of course, there are only so many choices an artist can make in colors,
positioning, and angling when expressing the idea of a banana taped to a wall.
In general, this is called the merger doctrine—where the idea and the
expression of that idea merge. See BUC Int’l, 489 F.3d at 1142 (holding that the
merger doctrine “provides that ‘expression is not protected . . . where there is
only one or so few ways of expressing an idea that protection of the expression
would effectively accord protection to the idea itself’”) (quoting BellSouth, 999
F.2d at 1442)). However, Cattelan did not argue that the merger doctrine
applies (ECF No. 53 at 14 n.8), so the Court will not consider whether the
merger doctrine precludes any finding of infringement here.
Last, the comparison step. The Court finds, at the motion-to-dismiss
stage, that Morford sufficiently alleges that there is similarity in the (few)
protected elements of Banana & Orange. In both works, a single piece of silver
duct tape runs upward from left to right at an angle, affixing a centered yellow
banana, angled downward left to right, against a wall. In both works, the
banana and the duct tape intersect at roughly the midpoints of each, although
the duct tape is less centered on the banana in Morford’s work than in
Comedian.
Cattelan argues that the presence of additional elements in Banana &
Orange—namely, an orange, the green background, and the use of masking
tape borders—weigh against a finding of substantial similarity. (ECF No. 49
Case 1:21-cv-20039-RNS Document 56 Entered on FLSD Docket 07/06/2022 Page 10 of 11 at 13.) However, when determining copyright infringement, courts look to “the relative portion of the copyrighted work—not the relative portion of the
infringing work[.]” See Peter Letterese and Assocs., Inc. v. World Inst. of
Scientology Enters., 533 F.3d 1287, 1307 (11th Cir. 2008) (noting that
otherwise defendants would be permitted to copy verbatim as long as they did
not copy an entire work).

In other words, “[t]he extent of copying must be
assessed with respect to both the quantitative and the qualitative significance
of the amount copied to the copyrighted work as a whole.” Id. (citing MiTek, 89
F.3d at 1560 & n.26); see also Newman, 959 F.3d at 1302 (“Quantitatively
insubstantial copying may still be actionable if it is qualitatively substantial.”).
Here, while Banana & Orange contains additional elements that Morford does
not allege were copied, Morford’s duct-taped banana constitutes half of his
work, meaning that it is quantitatively significant to Banana & Orange.
Moreover, given its prominent positioning in Banana & Orange, Morford’s
banana is qualitatively significant as well. See Newman, 959 F.3d at 1310
(holding that “[q]ualitative significance is often apparent on the face of the
copied portion of a copyrighted work”) (citing Peter Letterese, 533 F.3d at 1315).
Therefore, the alleged infringement of Morford’s banana is sufficient,
quantitatively and qualitatively, to state a claim. >>, p. 10-11.

E’ proteggibile come copyright il claim pubblicitario che elabora un marchio altrui?

La risposta è negativa qualora la componente creativa non sia separabile/distinguibile dal marchio denominativo alla base.

Si tratta del noto claim << 500%Fiat >>, che si appoggia sul marchio/denominazione sociale della nota casa automobilistica.

La Cassazione , sez. 1, con sentenza 8276 del 14.03.2022, rel. Fraulini ha in tale senso osservato: <<Del resto, riguardato in via generale, Nell’ipotesi in cui il messaggio pubblicitario faccia riferimento a marchi particolarmente noti e comunque esposti all’ammirazione del pubblico, è evidente che ciò che si cerca di ottenere è l’effetto di trascinamento che, nel costume sociale, è riconnesso alla commercializzazione dei prodotti che recano il detto marchio. Una tecnica di marketing ormai estremamente diffusa, che riguarda non solo le persone fisiche che sovente prestano la loro notorietà a beneficio del prodotto sponsorizzato, ma anche gli slogan che, in tutto o in parte, contengono al loro interno il riferimento essenziale alla notorietà del marchio cui alludono. E tanto accade perché il messaggio pubblicitario viene veicolato facendo leva proprio sulla notorietà, sulla diffusione, sul successo o sulla fama del claim in esso rappresentato. Di talché è ben vero che, nell’accoppiamento dell’elemento notorio con il quid pluris del messaggio, tale elemento innovativo potrebbe astrattamente essere qualificato come innovativo, siccome certamente non comunemente associato all’elemento noto. Ma certamente, in astratto, la necessità che il claim debba essere valutata nella sua complessità può certamente condurre il giudice del merito, cui in concreto spetta l’accertamento caso per caso, a concludere nel senso dell’inscindibilità del claim, siccome derivante da un motivato accertamento che, senza l’effetto di trascinamento dell’elemento notorio, il messaggio pubblicitario non avrebbe alcuna capacità evocativa nel consumatore del settore.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha congruamente motivato nel senso che nel claim in esame l’elemento notorio (marchio notorio Fiat) era inscindibilmente collegato all’altra parte del claim (la percentuale allusiva), siccome peraltro riferita a un modello di vettura di grandissima fama nell’ambito della gamma di prodotto della società. Di talché solo combinando i due fattori, il claim poteva elficamente divenire veicolo di comunicazione nei settori specializzati, come presso il grande pubblico, che non recepirebbe il messaggio pubblicitario convogliato tramite una sola parte (non allusiva al marchio notorio) del claim in esame.

Può quindi pronunciarsi il principio di diritto secondo cui: “In tema di diritto di autore, la rivendicazione, ai sensi della L. n. 633 del 1941, art. 2, n. 4, (legge sul diritto d’autore), del diritto di privativa per intervenuta registrazione di un messaggio pubblicitario (cd. slogan) postula che sia dimostrata l’originalità del creato, da escludersi in ipotesi di utilizzazione, nel medesimo messaggio, del riferimento a marchi già registrati e dotati di determinante capacità evocativa, sì che quel collegamento, per la sua forza evocativa autonoma, faccia venir meno la parte creativa del claim ed escluda l’elemento innovativo“.>>

A nulla , concluide la SC, che la riforma del 2001 (d. lgs. 95 del 2001, art. 22) abbia tolto il requisito della scindibilità dala testo dell’artg. 2 n. 4 l. aut.

Anche la regia di opera lirica costituisce opera protetta dalla legge di autore

Cass. 17.565 del 18.06.2021, rel. Nazzicone, RCS Mediagroup c. De Bosio, afferma la proteggibilità d’autore della regia teatrale o meglio di opera lirica.

RCs aveva pubblicato su Sette del Corsera una fotografia dell’Arena di Verona dall’alto e conseguente riproduzione della scenografia dell’Aida ivi presente, affemando trattarsi di quelle predisposte dal regista Zeffirelli .

Si trattava invece di quelle prèedisposte dal regista De Bosio Gianfranco, il quale agì dunque per danni patrimoniali e non.

La SC conferma la corte di appello che aveva accertato la proteggibilità e condannato RCS a risarcire un danno di euro 5.200,00.

la SC premette qualche considerazione sull’interpretazione letterale e sistematica, ricordando la inaccettabilità del canone per cui in claris non fit interpretaio (considerazioni forse necessarie).

Poi entra in medias res.

<<2.5. orbene, l’opera dell’ingegno consistente nella regia teatrale di opera lirica a contenuto creativo è ricompresa nella nozione generale dell’art. 1, l.a.: il quale, al pari del sopraggiunto art. 2575 c.c., e con proclama di principio, dispone che sono protette le opere dell’ingegno di carattere creativo, enumerando i campi della letteratura, della musica, delle arti figurative, dell’architettura, del teatro e della cinematografia, in qualunque forma di espressione.

La lettera della norma, laddove con ampia previsione contempla il prodotto della creatività umana, in una con la ratio della disciplina, volta a tutelare il diritto morale e patrimoniale di autore – diritto soggettivo assai peculiare, connesso a quanto di più tipico ed imponderabilmente prezioso scaturisca dall’intelletto umano, autentico valore per l’umanità presente e futura – inducono a ricondurre all’enunciato anche l’opera di regia

La regia, invero, quale “reggenza” o “direzione”, per definizione “tiene insieme” l’intero spettacolo: sia esso cinematografico, teatrale o lirico, si tratta della decisione ultima su tutte le componenti che contribuiscono al risultato definitivo, dall’a scenografia ai costumi, dal ritmo ai movimenti sul palco, dai toni alle pause, dai colori alle luci. Come tale, essa è suscettibile del più alto contenuto creativo, secondo la fattispecie normativa ricordata..

La mancata esplicita menzione nelle norme dalla ricorrente richiamate, dunque, non è significativa del principio opposto.>>

Seguono precisazione di storia dell’arte: <<Sotto il profilo storico, si può osservare altresì come, all’epoca della approvazione del R.D. n. 633 del 1941, la notorietà raggiunta specialmente dal cinema americano (le Major) ed Europeo aveva reso ormai palese la rilevanza della regia cinematografica, sorte non ancora occorsa a quella teatrale, all’epoca forse ancora non ben percepita come autonomo ed originale contributo, atteso il predominante rilievo degli attori protagonisti, con la loro personalità ed anche con i loro capricci, sulle scelte artistiche.

Nondimeno, l’ampia previsione letterale e la ratio ricordate sono certamente idonee ad estendere la protezione alla regia teatrale, sia essa di sole parole o di quella particolare forma espressiva che coniuga musica e teatro, qual è l’opera lirica.

Se, nel corso dell’Ottocento, quando fu per la prima volta siglata la Convenzione di Berna del 1887, e poi nella prima metà del Novecento, allorchè furono emanati il regio decreto sul diritto d’autore ed il codice civile, l’opera lirica era affidata spesso allo stesso autore delle musiche, donde la preponderanza assoluta del musicista e del librettista, nonchè degli interpreti, in seguito, allontanandosi nel tempo la prima rappresentazione, è stato via via più chiaro l’apporto determinante, soggettivo ed ampiamente personale e creativo delle diverse “letture” di un testo o di un’opera da parte di una figura a sè stante, il regista.

Onde, da una sorta di presunzione di mera diligente o puramente “descrittiva” messa in scena da parte del regista – figura, per vero, spesso rimasta sconosciuta nelle rappresentazioni di quelle epoche è stato gradualmente più chiaro come soprattutto dai caratteri della “lettura registica” dipenda il risultato ultimo di questi spettacoli: la capacità di suscitare emozione.

Ecco, dunque, che un testo, pur toccante, può alla prova dei fatti lasciare indifferenti, mentre un altro, all’apparenza neutrale, può invece indurre a commozione: ciò che fa la differenza è l’interpretazione artistica di chi abbia il compito di mettere in scena il testo, di trovare il “tono” mediante le scelte di orientamento e di governo di tutti i complessi fattori sopra ricordati.

Pertanto, qualora tale apporto creativo sussista, l’attività di regia è tutelata dalla disciplina sul diritto d’autore.>>

principio di diritto: <<“L’opera dell’ingegno, consistente nella regia teatrale di opera lirica, è ricompresa nella nozione generale del R.D. n. 633 del 1941, art. 1, in forza dell’ampia lettera della disposizione, la quale, al pari di quella del sopraggiunto art. 2575 c.c., ed in piena coerenza con la ratio della disciplina, contempla il prodotto della creatività umana quale oggetto di tutela, non potendo valorizzarsi, in contrario, la mancanza di esplicita menzione della regia predetta nella legge sul diritto d’autore o nella Convenzione di Berna, entrata in vigore il 5 dicembre 1887, e ciò tutte le volte che si debba riconoscere un apporto personale e creativo della “lettura” dell’opera da parte del regista, come è compito del giudice del merito accertare”.>>

copyright su opera derivata

Il tentativo di registrare come opera dell’ingegno derivata la (nuova) statuetta dell’Oscar è stato rigettato anche in appello (amministrativo).

Si v. la decisione 23.07.2021 del Copyright review Board dello US Copyright Office, con le foto dell’opera originaria (non proprio tale, ad onor del vero, essendo anche essa a sua volta derivata: v. ivi, nota 1) messe vicino a quelle dell’opera derivata chiesta in registrazione-

la ragione del rigetto sta nella mancanza di originalità . che deve essere presente anche nella opera derivata (come da noi)

Le linee guida (Compendium) dell’Ufficio dicono al § 311.2 (3a ediz.): <<The amount of creativity required for a derivative work is the same as that required for a copyright in any other work. “All that is needed to satisfy both the Constitution and the statute is that the ‘author’ contributed something more than a ‘merely trivial’ variation, something recognizably ‘his own.’” Alfred Bell & Co. v. Catalda Fine Arts, Inc., 191 F.2d 99, 102–03 (2d Cir. 1951) (citing Chamberlin v. Uris Sales Corp., 150 F.2d 512, 513 (2d. Cir. 1945)). Thus, “the key inquiry is whether there is sufficient nontrivial expressive variation in the derivative work to make it distinguishable from the [preexisting] work in some meaningful way.” Schrock v. Learning Curve International, Inc., 586 F.3d 513, 521 (7th Cir. 2009).“While the quantum of originality that is required may be modest indeed,” courts have recognized that derivative works “[l]acking even a modest degree of originality. . . are not copyrightable.” L.Batlin &Son, 536 F.2d at 490; Durham Industries, Inc. v. Tomy Corp.,630 F.2d 905, 911 (2d Cir. 1980).

Miniscule variations do not satisfy this requirement, such as merely changing the size of the preexisting work. Merely recasting a work from one medium to another alone does not support a claimin derivative authorship. See L. Batlin & Son, 536 F.2d at 491. “Nor can the requirement of originality be satisfied simply by the demonstration of ‘physical skill’ or ‘special training.’” Id.>>

E poi : <<A registration for a derivative work only covers the new authorship that the author contributed to that work. It does not cover the authorship in the preexisting work(s) that has been recast, transformed, or adapted by the author of the derivative work. H.R.REP.NO.94–1476,at 57 (1976), reprinted in1976 U.S.C.C.A.N. at 5670>> (precisaizone peraltro ovvia).

La decisione dunque così applica la regola:

<<Reviewing the new authorship, it is clear that the Work does not qualify for copyright protection. The circular and cylindrical shapes of the Work’s base are not copyrightable, nor is the color or material in which the work is cast or the letters and stylized font. 37 C.F.R. § 202.1 (prohibiting registration of “[w]ords and short phrases . . . familiar symbols or designs; [and] mere . . . coloring”); Darden v. Peters, 488 F.3d 277, 287 (4th Cir. 2007) (the addition of “color, shading, and labels using standard fonts and shapes [to a preexisting work] fall within the narrow category of works that lack even a minimum level of creativity” required for registration); L. Batlin & Son, 536 F.2d at 490 (noting that changes in medium alone do not constitute originality); COMPENDIUM (THIRD) §§ 310.9, 311.2, 906.2, 906.4. Indeed, the newly added cylindrical base is a common shape for standard trophy or statute bases.2 The addition of the words and lettering at the base of the Work is likewise not sufficiently creative, as it amounts to a minor variation of a common trophy design. Taken as a whole, the new authorship simply does not distinguish the Work from the Prior Statuette. While the Office and an observer may be able to identify differences in the Work, these few differences are not sufficient to satisfy the creativity requirement. As discussed above, the new expression merely adds non-copyrightable elements to a prior work. Where a design combines uncopyrightable elements, it is protected by copyright only when the “elements are numerous enough and their selection and arrangement original enough that their combination constitutes an original work of authorship.” Satava, 323 F.3d at 811. Here, the new contributions are too few and minor to make the Work distinguishable from the Prior Statuette in a meaningful way. A claim to register a derivative work that adds only non-copyrightable elements to a prior work is not entitled to copyright registration.SeeBoyds Collection, 360 F. Supp. at 661; Waldman Publ’g Corp., 43 F.3d at 782 (requiring sufficient creativity in the new authorship contained in a derivative work)>

Anche l’eccezione di “modernizzazione” dell’iconica statuetta è rigettata: <<HFPA focuses heavily on the aesthetic value and merit of the Work, asserting that it created a modern version of an award with a “classic and iconic look.” Second Request at 9. The Work, HFPA contends, is thus far from an “inexpensive youth soccer team award.” This argument, however, misses the mark. The Office must use only objective criteria to determine whether a work satisfies the originality requirement.See COMPENDIUM (THIRD) § 310. In doing so, the Office does not consider the aesthetic quality of the Work, look and feel of the Work, the author’s artistic judgment, or the commercial appeal or success of the Work. COMPENDIUM (THIRD) §§ 310.2, 310.4, 310.6, 310.10. As the Supreme Court has cautioned, it is imprudent to make such aesthetic and subjective judgments when evaluating the copyrightability of particular works. See, e.g., Bleistein, 188 U.S. at 251 (“It would be a dangerous undertaking for persons trained only to the law to constitute themselves final judges of [a work’s] worth.”). Therefore, no matter how aesthetically pleasing a work may be, that aspect does not weigh in favor of copyrightability.>>

La sentenza di solito citata intema di creatività nel US common law è quella del 1991 della Corte Suprema Feist Publications, Inc., v. Rural Telephone Service Co., più volte citata.

(notizia appresa dal post di R. Harvey nell’ottimo blog IPKat).

Copyright e opera fumettistica (sull’opera in collaborazione)

Il Tribunale di Milano interviene in un caso di tutela di autore di opera fumettistica (Trib. MI 09.12.2020 sent. 8090/2020, Cardinale v. Sergio Bonelli Editore ed altri)

Non vi sono particolari approfondimenti in diritto, mentre è ricca l’analisi in fatto.

A p. 22-23 si leggono note considerazioni su novità e creatività.

Si v. poi: <<nel caso della rappresentazione grafica, che in ipotesi di opere a fumetti rappresenta il tramite mediante il quale la narrazione si estrinseca, la tutela autorale potrà essere invocata se questa, necessariamente, risulta essere correlata al livello dell’apporto creativo dell’opera, con la conseguenza che ove la creatività grafica non sia particolarmente accentuata varianti anche minime possono escludere la contraffazione (così Trib. Milano 31 maggio 2010)>> , p. 23.

A p. 24 alcune considrzione sul sempre spinoso tema dell’opera in collaborazione: <<La fattispecie costitutiva della comunione originaria dei diritti prevede, sotto il profilo soggettivo, che più soggetti prendano parte alla creazione dell’opera ciascuno apportando un proprio contributo. Anche chi si limiti ad individuare le idee che stanno alla base di un’opera senza peraltro esteriorizzarle in una forma espressiva particolare soggiace al regime di cui all’art. 10 l.d.a.In particolare “quando l’opera nasce dalla collaborazione tra un soggettista/sceneggiatore che lo caratterizza idealmente ed un disegnatore che lo definisce e rappresenta graficamente, il personaggio dei fumetti è assoggettato al regime previsto dall’art 10 l.d.a”(Trib. Milano 21.10.2003). Sotto il profilo oggettivo, occorre che i requisiti dell’inscindibilità ed indistinguibilità dei contributi debbano essere intesi nel senso che gli apporti dei vari soggetti debbano limitarsi a costituire parte di un insieme organico, anche ove questi siano materialmente distinguibili (App. Milano 13.3.1973; App. Milano 16.6.1981; Trib. Milano 14.5.1990). La fattispecie costitutiva della comunione si perfeziona con la creazione congiunta di più soggetti accompagnata da un accordo (anche tacito) sulla destinazione dei singoli apporti ad essere impiegati nell’opera finale>>, p. 24.

E poi sulla posizione specifica di un convenuto: <<Nel caso in esame non si ravvisano i presupposti, innanzi richiamati, della tutela autorale, anche nello specifico regime riservato all’opera collettiva di cui all’art. 10 l.d.a., dal momento che l’attore lamenta la riproduzione di frammenti isolati provenienti da opere diverse a lui riferibili, non proteggibili però perché costituenti elementi marginali non suscettibili di integrare un nucleo narrativo organico, che, come rilevato, costituisce presupposto minimo necessario ai fini dell’individuazione di un atto creativo meritevoledi protezione>, p. 25.

Di una speciica opera di costui: <<va esclusa la condotta contraffattoria dedotta dal momento che gli elementi contesati integrano un toposletterario tipico del genere (l’utilizzo dell’espediente narrativo del rinvio al mondo onirico), non dotato del carattere della novità, specie in ambito fumettistico, nel quale espedienti di questa natura sono largamente utilizzati. In ogni caso non sono riscontrabili, dall’analisi delle tavole prodotte, elementi che possano far ritenere confondibili le due opere per l’utilizzo di un sovrapponibile nucleo narrativo. Un secondo elemento di asserita contraffazione sollevato dal Cardinale riguarda la riproposizione, all’interno dell’opera “Orfani Nuovo Mondo n. 10” della raffigurazione dei sensi di colpa impersonati da figure oniriche tutte uguali tra loro che intimorirebbero il protagonista assumendo atteggiamenti minacciosi.Anche in riferimento a detta asserita violazione il fumetto contraffatto sarebbe “Mickey”, producendo il Cardinale copia delle pagine oggetto di plagio da porre a confronto con il numero 10 di “Orfani Nuovo Mondo”101. Dal confronto tra le due opere emergono però chiare differenze: mentre nel fumetto “Mickey” i sensi di colpa assumono le sembianze di volti di uomini di mezza età e paiono essere dei cloni del padre della protagonista Rose, in “Orfani Nuovo Mondo n. 10” questi sono raffigurati come delle ombre (scheletri di uomini selvaggi che impugnano una lancia) inducendo la protagonista a ritenere che siano un ricordo remoto o delle illusioni. Ferma la chiara differenza a livello narrativo, ascrivibili al diverso espediente psicologico impiegato nelle due opere, occorre ribadire che gli elementi che il Cardinale rinviene come identici sono in ogni caso meri frammenti isolati, che come tali non possono ricevere alcuna tutela perché inidonei a definire un sia pure minimo intreccio narrativo che possa dirsi prodotto di contraffazione>>, p .26

Di altra opera: <<L’opera edita, integralmente prodotta dal Cardinale, consente al Collegio di prendere contezza dell’evoluzione logico–narrativa del fumetto, rimanendo –tuttavia –le censure formulate da parte attrice limitate a soli frammenti minimi, che, presi di per sé, non sono proteggibili.In particolare, il Cardinale lamenta come la copertina del n. 355 di “Dylan Dog” riproponga un’immagine di “Kepher n. 1”, ovvero quella di un personaggio in primo piano con il capo contornato di luce e sovrastatoda un simbolo esoterico, con ombreggiatura e prospettiva dal basso.Occorre preliminarmente sottolineare che l’inquadratura non è altro che una modalità di rappresentazione dell’immagine e come tale non è astrattamente proteggibile, potendo ricevere tutela solo ove sia concreta estrinsecazione di una forma specifica ed originale>> p. 29-30.

Protezione d’autore ex art. 2 n. 10 degli stivali da neve Moon Boot

Il Trib. Milano con sent. 493/2021 del 25.01.2021, RG 30937/2018, conferma la protezione d’autore come opera di design ex art. 2 n. 10 dello stivale da neve Moon Boot della Tecnica Group spa, già affermata nel 2016.

Il punto significativo è naturalmente spt. il concetto di <valore artistico>

A tale proposito, osserva il collegio riprendendo passaggi dalla sua sentenza del 2016 , <non potendo il giudice arrogarsi il compito di stabilire l’esistenza o meno in una determinata opera di un valore artistico – occore rilevare nella maniera più oggettiva possibile la percezione che di una determinata opera del design possa essersi consolidata nella collettività ed in particolare negli ambienti culturali in senso lato, estranei cioè ai soggetti più immediatamente coinvolti nella produzione e commercializzazione per un verso e nell’acquisto di un bene economico dall’altro. In tale prospettiva ha ritenuto questo Tribunale di dare rilievo – al fine di riconoscere una positiva significatività della qualità artistica di un’opera del design – al diffuso riconoscimento che più istituzioni culturali abbiano espresso in favore dell’appartenenza di essa ad un ambito di espressività che trae fondamento e che costituisce espressione di tendenze ed influenze di movimenti artistici o comunque della capacità dell’autore di interpretare lo spirito dell’epoca, anche al di là delle sue intenzioni e della sua stessa consapevolezza, posto che l’opera a contenuto artistico assume valore di per sé e per effetto delle capacità rappresentative e comunicative che essa possiede e che ad essa vengono riconosciute da un ambito di soggetti più ampio del solo consumatore di quello specifico oggetto.
In tale contesto il giudice dunque non attribuisce all’opera del design un “valore artistico” ex post in quanto acquisito a distanza di tempo, bensì ne valuta la sussistenza con un procedimento che in qualche modo richiede un apprezzamento che contestualizzi l’opera nel momento storico e culturale in cui è stata creata, di cui assurge in qualche modo a valore iconico, che può richiedere (come per tutti i fenomeni artistici) una qualche sedimentazione critica e culturale.>, p. 17.

Vi aggiunge alcuni successivi riconoscimenti artistici, p. 18-19.

Irrilevante è la preesistenza di altri modelli: <Né particolare rilievo sembrano assumere – al fine di sostenere una pretesa mancanza di novità dei Moon Boots – le pretese anteriorità costituite dalle calzature utilizzate dagli astronauti nella missione Apollo, cui il modello dell’attrice traeva diretto ed esplicito spunto ma dando luogo ad una del tutto autonoma e diversa autonomia di forme avente indubbio carattere creativo, o di altri modelli di calzature da neve per le quali tuttavia non è stata fornito alcun elemento in base al quale poter confermare la loro preesistenza rispetto all’immissione in commercio dei Moon Boots originali.> p. 19.

Sulla elaborazione creativa, diversa dalla contrraffazione: <l’elaborazione creativa si differenzia dalla contraffazione, in quanto mentre quest’ultima consiste nella sostanziale riproduzione dell’opera originale, con differenze di mero dettaglio che sono frutto non di un apporto creativo ma del mascheramento della contraffazione, la prima si caratterizza per un’elaborazione dell’opera originale con un riconoscibile apporto creativo. Ciò che rileva, pertanto, non è la possibilità di confusione tra due opere, alla stregua del giudizio d’impressione utilizzato in tema di segni distintivi dell’impresa, ma la riproduzione illecita di un’opera da parte dell’altra, ancorché camuffata in modo tale da non rendere immediatamente riconoscibile l’opera originaria (così Cass. 9854/12)…Al di là dell’inconferenza alla tematica del plagio/contraffazione di un’opera del design tutelata dal diritto d’autore della presenza di un marchio sul prodotto, la pretesa autonomia creativa si ridurrebbe di fatto all’estrosità conferita ai modelli dall’uso del glitter. Ritiene il Collegio che tale profilo sia del tutto inessenziale a conferire l’autonomia ed originalità creativa necessaria per conferire al modello “glitterato” dignità di opera autonoma, tenuto presente l’assoluta identità delle forme della calzatura – come si rileva facilmente dal confronto tra le immagini innanzi riportate – con il Moon Boots originale>, p. 21/2.

Afferma anche la violazione di un obbligo contrattuale di non contestzione, il cui danno è però risarcito dalla pronuncia sulle spese, p. 24.

Non c’è spazio per autonomo danno da concorrenza sleale, che non ha autonomia rispetto alla violazione di autore, p. 24.

Sul profilo soggettivo: <Quanto all’illecito consistito nella lesione dei diritti di utilizzazione economica del design dei Moon Boots esistenti in capo a TECNICA GROUP s.p.a., deve confermarsi l’orientamento costante della giurisprudenza in ordine al fatto che nei confronti di tale titolare ogni soggetto che abbia partecipato alla filiera produttiva e distributiva del prodotto contraffatto debba risponderne in via solidale con gli altri appartenenti a tale filiera, avendo essi posto in essere un contributo causale comunque rilevante ai fni della consumazione dell’illecito (v. in tal senso Tribunale Milano 25.1.2006).>, p. 25.

Segue elenco dettagliato delle condotte addebitabili a ciascuno dei convenuti che giustifica la corresponsabilità

Tutela d’autore (e da disegno e modello) quando l’opera è stata creata in ossequio solo a esigenze funzionali? La Corte di Giustizia ha risposto

Nel post del 10 febbraio avevo riferito delle conclusioni dell’AG nel caso Brompton c. Chedech/Get2get , in cui un produttore di bicicletta pieghevole ha tentato di proteggere la sua creazione tramite diritto di autore.

Naturalmente il convenuto aveva eccepito la non tutelabilità per il fatto che la forma scelta era stata dettata da esigenze tecnico-funzionali.

Ora è intervenuta la Corte di Giuszia con la sentenza 11.06.2020, C-833/18.

La sua conclusione è in linea con quelle dell’AG.

Del resto non ci sono dubbi che, se la forma espressiva è dettata da esigenze funzionali, viene meno la creatività dell’autore e cioè il suo apporto personale (art .6 l. aut.). La necessità di questo elemento, che costituisce il proprium della creazione proteggibile, non è emerge in modo esplicito da alcuna disposizione europea o internazionale, ma è comunemente affermata. Si v. nel caso Cofemel – Sociedade de Vestuário SA c. G-Star Raw CV, C-683/17, sia le conclusioni 02.05.2019 dell’AG Szpunar (§§ 23-26) che la successiva sentenza 12.09.2019 della CG (§§ 29-31).

la CG aggiunge che gli altri fattori ricordati nellla seconda questione pregiudiziale (altre possibili forme per il medesimo risultato; l’efficacia della forma per ottebere il risultato; la volontà delle parti; l’esistenza di un brefevtto anteriore) non sono affatto decisivi: contano solo i requisiti propri del diritto di autore (creatività/ originalità).

Come sempre, la CG delega al giudica nazionale l’applicazione di questi generali criteri al caso specifico

Il punto difficile però è rimasto insoluto: quanto di condizionameno impedisce la tutela di autore? solo il condizionament totale o anche quello parziale? Nel secondo caso , in che misura? La disciplina dei marchi ad es. pone un avverbio significativo: non possono essere registrati “i segni costituiti ESCLUSIVAMENTE da una forma che …” (anche se poi nella prassi giudiziale viene parecchio annacquato) . La Corte aggiunge, per vero, l’avverbio UNICAMENTE (§§ 27 e 33, v. sotto), ma non si sa quanto consapevolmente.

Infine ecco i passaggi argomentativi più interessanti:

<<da una costante giurisprudenza della Corte risulta che, perché un oggetto possa essere considerato originale, è necessario e sufficiente che rifletta la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest’ultimo (sentenza del 12 settembre 2019, Cofemel, C‑683/17, EU:C:2019:721, punto 30 e giurisprudenza ivi citata)>>, § 23.

Ne segue che <<un oggetto che soddisfa il requisito di originalità può beneficiare della protezione ai sensi del diritto d’autore anche qualora la realizzazione di tale oggetto sia stata determinata da considerazioni tecniche, purché una simile determinazione non abbia impedito all’autore di riflettere la sua personalità in tale oggetto, manifestando scelte libere e creative>>, § 26. Infatti il cirterio delloriginalità <<non può essere soddisfatto dalle componenti di un oggetto che siano caratterizzate unicamente dalla loro funzione tecnica, poiché risulta in particolare dall’articolo 2 del Trattato OMPI sul diritto d’autore che la protezione ai sensi del diritto d’autore non si estende alle idee. Proteggere queste ultime mediante il diritto d’autore equivarrebbe infatti a offrire la possibilità di monopolizzare le idee, a discapito, in particolare, del progresso tecnico e dello sviluppo industriale (v., in tal senso, sentenza del 2 maggio 2012, SAS Institute, C‑406/10, EU:C:2012:259, punti 33 e 40). Orbene, quando l’espressione di dette componenti è dettata dalla loro funzione tecnica, i diversi modi di attuare un’idea sono così limitati che l’idea e l’espressione si confondono (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010, Bezpečnostní softwarová asociace, C‑393/09, EU:C:2010:816, punti 48 e 49).>>, § 27.

Si tratta del passaggio più originale: la necessità che siano protette non le idee astratte ma solo quelle concretizzatisi in una specifica forma, è usata per dirimere la questione giuridica astratta.

<<A tale riguardo, come ricordato ai punti 24, 26 e 27 della presente sentenza, ciò non può verificarsi qualora la realizzazione di un oggetto sia stata determinata da considerazioni tecniche, da regole o da altri vincoli che non hanno lasciato spazio all’esercizio di una libertà creativa o le hanno lasciato uno spazio talmente limitato che l’idea e la sua espressione si confondono.>>, § 31.

E del resto <<32 (…) anche se vi è una possibilità di scelta quanto alla forma di un oggetto, non si può concludere che esso rientri necessariamente nella nozione di «opera», ai sensi della direttiva 2001/29. Per stabilire se ciò effettivamente avvenga, spetta al giudice del rinvio verificare che le condizioni ricordate ai punti da 22 a 27 della presente sentenza sono soddisfatte. 33. Nel caso in cui la forma del prodotto sia dettata unicamente dalla sua funzione tecnica, tale prodotto non potrebbe rientrare nella sfera di protezione ai sensi del diritto d’autore. 34 Pertanto, al fine di stabilire se il prodotto di cui trattasi rientri nella sfera di protezione ai sensi del diritto d’autore, spetta al giudice del rinvio stabilire se, attraverso tale scelta della forma del prodotto, il suo autore abbia espresso la propria capacità creativa in maniera originale effettuando scelte libere e creative e abbia modellato il prodotto in modo da riflettere la propria personalità.>>

Quanto ai quattro fattori ipotizzati nella seconda domanda pregiudiziale:

<<35 In tale contesto, e dato che deve essere valutata solo l’originalità del prodotto in esame, l’esistenza di altre forme possibili che consentono di giungere allo stesso risultato tecnico, benché permetta di constatare l’esistenza di una possibilità di scelta, non è determinante al fine di valutare i fattori che hanno guidato la scelta effettuata dal creatore. Analogamente, la volontà del presunto contraffattore è irrilevante nell’ambito di una simile valutazione. 36 Quanto all’esistenza di un brevetto anteriore, oggi scaduto nel procedimento principale, nonché all’efficacia della forma per pervenire al medesimo risultato tecnico, se ne dovrebbe tener conto solo nei limiti in cui tali elementi consentano di rivelare le considerazioni effettuate nella scelta della forma del prodotto di cui trattasi>>.

Curiosa la precisazione finale: <<In ogni caso, occorre sottolineare che, al fine di valutare se la bicicletta pieghevole di cui al procedimento principale sia una creazione originale e sia quindi protetta ai sensi del diritto d’autore, spetta al giudice del rinvio tener conto di tutti gli elementi pertinenti del caso di specie, quali esistevano al momento dell’ideazione di tale oggetto, indipendentemente dai fattori esterni e successivi alla creazione del prodotto.>>, § 37.